谈在先使用商标的“有一定影响”

□文/ 董姝丽

（天津大学法学院 天津）

［提要］《商标法》保护“有一定影响力”的在先使用商标。这类商标虽然未经注册，但是在经营活动中已经为一定公众所知悉，具有相应的影响力。但是，对于“一定影响”的判断缺乏统一的标准，因而在实践中存在许多争议。理清“一定影响”的含义和标准对我国商标的保护和发展具有重要意义。

我国的商标采取商标注册，但是也存在很多商标未经注册已经在先使用并产生一定的市场影响力。这类商标虽然未经注册，但已经进入市场实际使用，并产生相应的经济效益，因此其使用人也拥有一定的权利。基于对在先使用商标权利人和市场秩序的保护，我国商标法对在先使用商标的权利保护进行相应的规定。我国《商标法》第59 条第3 款明确规定对于在先使用商标的保护，但该保护也限于在先使用的商标具有一定的影响。而对于“有一定影响”的具体判断标准，《商标法》并没有明确的规定。

从商标的含义来说，商标是快速分辨所需商品的标记，也是商品质量的保证。对企业来说，商标不仅仅是简单的文字、图形，它是企业商业信誉的承载，代表着企业的可信赖程度，商标的保护价值也体现在这里。商标作为商业符号的一种，其价值仍源于在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用才可能发挥标识功能。商标的价值归根结底来源于企业运营中积累的信誉。因此，商标能否受到保护，除了考虑是否已经注册外，更应当考虑是否已经承载了某一企业的市场信誉。只要一个商标已经承载了一定的信誉，那么这个商标就已存在保护的正当性，商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用。因产生的商誉和利益而享有先用权的本质目的在于保护已经存在的“市场先行利益和市场信用”。同时，如果商标只要经过使用就能获得保护，那么将会严重加剧商标保护的难度，同时对于后来的商标注册人来说也极为不公，商标注册制度形同虚设。因此，对于在先使用商标的保护附加一定的限制是必要的。“一定影响”这一条件存在是有其必要性的。

一、在先使用商标的“使用”

在先使用商标不论其是否具有一定影响，首先必须符合《商标法》关于商标使用的规定。《商标法》中对商标使用的规定既包括形式上的商标使用行为，也包括实质上构成用于识别商品来源的行为。而即使构成形式上的使用，如果在实质上并未起到来源识别功能的话，也不能作为商标使用处理。而存在争议的是商标在先使用人的出口行为是否符合商标的使用。有学者认为商标在先使用行为必须发生在我国境内，且定牌加工出口并不满足在先使用中商标性使用的要求。虽然在司法实践中并未发生未注册商标商品出口的实例，但是我们可以类比注册商标的出口行为。

《商标法》第49 条规定了商标使用维持制度，即连续三年未被使用的商标可以被撤销，能够产生维持注册商标专用权效力的使用必须是在我国境内的使用行为，至于在我国境内怎么使用，是在正规的市场上销售，还是在夜市或不定地点叫卖，都不会影响使用的效力。但是，目前的经济发展使我国产生了许多“出口型”企业，这部分企业的商标使用如何界定？2018 年，最高人民法院再审“定牌加工‘USAPRO’商标”争议案，裁定视出口为“合理使用”。如果商标因3 年未使用被撤销，该商标在国内被其他主体注册的话，其产品就可能因商标侵权在国内被海关提前扣留，这显然不利于越来越多外向型企业走出国门、开拓全球市场。而众所周知，出口、投资、消费是拉动我国经济增长的三驾马车，因商标撤销导致出口经济受损既不符合我国企业“走出去”战略的实施，也不利于社会主义市场经济的发展。其次，依据《商标注册马德里协定》第6 条规定的国际注册的“中心打击”原则，即“在5 年期间内，如国际注册的申请人在原国内的申请遭到质疑并在此后失去效力，不管是整体还是部分而言，其根据马德里协定获得的保护在所有的其他国家也就失去效力”。也就是说，一旦我国不承认我国出口型企业的商标使用，该商标在其他国家也会随之失去效力，这对我国的出口贸易会造成巨大的打击。因而，即使是为了保护我国出口型企业的正常经营，维护我国出口贸易的正常发展，也应当将出口视为合理使用。

这其实是对地域性的一种合理突破。不仅我国，其他国家的商标法也灵活突破使用的地域性要求，将商标产品出口境外的行为也包括在了有效的使用范围之内。典型者如《法国知识产权法典》第L.71－5 条第2 款（c）项、《英国商标法》第46 条之（2）和《意大利商标法》第42 条之（2）的规定。而早在2011 年，保护工业产权国际联合会（AIPPI）于印度海德拉巴德召开的“为维持注册保护的商标真实的使用要求”国际大会上，与会者也达成一致意见，认为“仅为出口目的的商品制造行为，也被认为是对所贴附商标的真实商业使用行为”。当然，外向型企业将商标产品出口到境外的行为也被“视为”商标使用行为完全是基于一国国家利益和公共政策所做的制度安排，并非商标使用效力的常态。对注册商标来说，出口被视为合理使用从而得以维持商标的注册。那么，将出口视为未注册商标的使用也是存在其合理性的。

二、“影响”产生的时间

目前《商标法》对于在先使用商标的规定比较笼统，因此在影响力产生的时间方面存在一定的争议。对于这一时间点主要存在三种观点：一是商标的申请注册日；二是商标注册日；三是注册商标的实际使用时间。由于缺乏统一的定论，因此在实际的司法判决中，不同的法院采取的时间点也有所差异。例如在康美达公司商标侵权案中，法院认为商标批准注册的时间是在先使用商标影响产生的时间。而在北京红炉磨坊公司商标侵权案中，法院认为“有一定影响”产生的时间应在商标申请日前。通过对相关案件的了解，在司法实践中更多的法院将商标的申请注册日作为在先使用商标具有“一定影响力”的时间起点，即在先使用商标必须要在商标被申请注册之前就具有一定范围内的影响力。将商标申请注册日作为判断在先使用商标是否具有一定影响的时间点是一种合理的判断方式。

但是不能忽视一种情况，即注册商标可能在注册以前就已经提前使用了。如果在先使用的时间晚于商标注册人使用的时间，这种情况中商标注册人才是真正的在先使用人。是否在先使用人的抗辩权就当然的不成立？答案是否定的。实践中，在先使用人完全不知晓商标注册人的使用情况而使用了相同或近似的商标，并形成“一定影响”，仍然成立在先使用抗辩。也就是说，在先使用人并不知道商标注册人在使用商标，而善意的持续的使用商标进行经营并在商标注册人申请商标注册以前形成一定的影响力，那么在先使用人仍然可以享有相应的权利。

三、“有一定影响”的地域范围

在影响力的地域范围上也存在相应的争议。依据《商标侵权判断标准》第33 条可以得出该影响力应当是在我国境内，也就说在先使用商标应是在国内使用，且被我国消费者知晓。而对于纯粹出口的在先使用商标来说，它的受众群体是域外消费者，很难在我国领域内形成影响力，因而在实际中排除了适用关于在先使用商标的保护条款。具体到我国领域内的影响范围，相关法律并没有明确的规定。《商标审查及审理标准》中规定了对于在先使用商标“有一定影响”的认定所要提交的材料，有关地域范围规定为“该商标所示的商品/服务的销售范围、销售量、销售渠道、方式、市场份额等相关资料”，并未明确规定范围的界限。在司法实践中，对于地域范围的认定，法院一般是根据在先使用商标权人所提交的相关证据材料，例如区域范围内媒体的报道、行政机关出具的证明或者行业自律组织颁发的奖项等，形成一套完整的证据链，用来证明商标在地域内的影响力。而对于区域范围的具体界定则完全依照法官的自身理解，可能认定为影响的范围是一个县，即商标只要在县城内为相关公众所知晓即可；也有可能是一个省或者直辖市，即商标需要在整个省或者直辖市的范围内为公众所知晓。

除此之外，在先使用商标的影响力是否需要商标在该区域内实际使用，只要商标为该区域公众所知晓即可认定为在该区域内具有影响力，还是不仅需要该商标为该区域公众所知晓还需要商标在区域内的实际使用。对于这个问题，司法实践一般采用的是影响力的覆盖范围，而不需要商标的实地使用。

四、网络销售时商标影响力的判断

目前，由于购物渠道的多样化，相关公众可以通过网络知晓某一商标并购买使用该商标的相关商品或服务。此时，对于该商标的影响又该如何界定？对于这种网络的商品或服务，很明显无法通过地域范围来界定，此时就需要一个新的标准来对商标的影响力进行衡量。按照网络销售的一般情形来说，无论是通过何种网站销售，都会有店铺粉丝数以及月销售额度的存在来证明其受众范围。因此，就网络销售的商品可以通过衡量这两个指数或者其他的相关数据来确定商品或服务的受众范围，从而确定相应商标的影响范围。上海知识产权法院判决的“魔都夏日祭”案就是按照商标在先使用人的粉丝数等相关数据对在先使用商标的影响力进行判断的，这也证明了通过粉丝数量等相关数据证明商标影响力的可行性。

五、对“影响”的性质分析

对于“有一定影响”的理解，除了在影响的产生时间和影响区域上有异议之外，“影响”一词本身也是一个值得探讨的问题。一般所理解的“有一定影响”都局限在好的影响之中，这只是一种理想化的状态。而在实践中在先使用商标所产生的不仅仅是有益的影响，同样可能会产生不好的影响。也就是说，如果他人已经在先使用了商标，并在长期的经营中产生了一定的影响，但是该商标所代表的商品是属于被法律禁止在市场中销售或者流通的商品，那么该未注册商标的在先使用人是否可以“在先使用并有一定影响的商标”来排除注册商标专用权人的权益。非法商品在长期经营中产生的影响力是否可以被按照在先使用商标“有一定影响”条款所接纳，非法商品能否得到商标在先使用权的保护？

在最高院审理的“捕鱼达人”商标案中，争议双方曾就这个问题进行过讨论，商标注册方波克公司主张商标的在先适用方希力公司的产品是专用的赌博机工具。而赌博机不是商标法意义上的商品，因此不能成为商标使用的对象。基于这种推断，波克公司不存在抢注“商标”的可能性。此外，如果将赌博机作为商标法意义上的商品对待，认可希力公司在赌博机上的“商标使用”，并基于这种在先使用产生了他人在正当商品、服务上注册商标的“权利”，不仅不符合商标法的本意，也违背了人民法院的基本理念和价值取向。而商标的在先使用方希力公司认为商品的性质与商标的使用无关，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23 条关于“一定影响”的规定并未限定影响的性质。在这个案件中，法院认为在先使用商标并未形成一定的影响力，所以并未对在先使用商标的性质进行过多的讨论，因而对于使用商标的商品性质是否影响在先商标的权利也没有给出明确的答案。但是，这个案件也引起了公众对于影响性质的讨论。对于这个问题，主流观点有两种。一种观点是按照《商标法》第10 条有关不得作为商标使用的规定第（八）项有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的不得作为商标使用，从而排除此类商品所使用的商标的相关权利；另一种观点认为商品本身虽然为其他法律所禁止，但并不代表该商品的商标也同样被商标法所禁止，就像被禁止出版的作品，依然享有著作权。从商标法本身的规定来说，第八条的禁止条款所规定的是商标本身，而不是商标所代表的商品，因而在商标法中并没有任何条款对经营非法商品的不良影响予以排除在“一定影响”之外，因此不能排除商标法的适用。但是，经营非法商品的行为违背了公序良俗，损害了社会公共利益，而我国所有的法律都是为保护公民的合法权益服务的，所以对于这种会造成他人合法利益损害的行为，并不在我国法律的保护范围之内，因而商标法当然也不能对这种通过非法经营而获得的商誉进行保护。

综上，对于商标权人来说，商标的不确定性将直接影响其企业发展。而导致商标不确定原因之一就是由于法律规定的模糊性，“法律的权威有赖于法律适用的准确”，相同情况相同处理，才能维持法律的权威。对于法律规定不清的地方，需要有相关的法律解释，对法律的内涵和适用进行解释，减少一条法律多种理解的情形。明确达到“有一定影响”应具备的影响范围。当然，对于不同种类、不同知名度的商标应当进行合理区分，而不能对所有商标划定相同的使用标准，比如对于一般的餐饮类商标可以划定为在地级县内具有影响力等。

当然，法律不是万能的，法律的修改和法律的解释也不是随意可以发生的。更重要的是司法审判也不能完全刻板地套用法律规定。法官对于法律不能只是盲目的服从，而应是一种有思考的服从。不能要求法官单纯逻辑地适用概念，而是要对其进行利益评价，从而形成考虑到法律之精神与意义的判决。也就是说，在法律规定尚不明确存在有歧义时，法官应综合考虑先使用商标的受众群体、影响范围、宣传效果、销售模式以及行业荣誉等各个方面，确定在先使用商标的影响力，并充分考虑商标在先使用人和商标注册人之间的权利平衡。