美国破产制度下知识产权许可合同处理之借鉴

陈 祺

（华东政法大学 知识产权学院， 上海 200063）

近年来，我国逐渐认识到盘活知识产权等无形资产对提高企业竞争力作用显著。国家大力推进知识产权运营，这是持续推动“十四五”知识产权高质量发展指标体系实施落实，加快迈向知识产权强国的重要一环。但对于企业破产后知识产权许可合同问题重视不足，有碍知识产权的流转。特别是在疫情之下，企业的破产风险突出，在我国的破产制度下，破产管理人可单方面解除知识产权许可合同，这对知识产权的流通和运营产生了消极影响，不仅增加了知识产权许可费证券化过程中证券投资人的风险，而且打击了知识产权被许可人的投资热情。

本文借鉴了美国破产案件对知识产权许可合同的处理经验，并结合我国的制度环境，提出美国相关破产制度对于我国推进知识产权运营的借鉴意义。

一、《美国破产法》：被许可人对是否继续知识产权许可合同有选择权(商标除外)

《美国破产法》第365（a）条规定：债务人进行破产程序后，破产受托机构或债务人在经法院批准后，可以选择承担或拒绝履行债务人的待履行合同。《美国破产法》第365（n）条则针对部分知识产权许可合同，作出了更为详细的规定。根据《美国破产法》第365（n）条，在知识产权许可人破产的情况下，如果破产受托机构或债务人拒绝履行（reject）知识产权许可合同，被许可人可以选择继续履行原合同，即继续支付使用费，在原合同期限内继续使用该知识产权，但同时需要放弃抵销权和共益债务的清偿地位。此外，根据《美国破产法》第101（35A）条对该法中所称的知识产权的定义，此处的“知识产权”不包括商标权。

而在Mission Prod. Holdings， Inc.v. Tempnology，LLC 案（以下简称Mission 案）中，美国联邦最高法院认为，商标许可人破产，破产受托机构或债务人拒绝履行商标许可合同只会导致违约，这并不意味着许可双方之间基于商标许可合同产生的权利义务的终止，也就是说，许可人不能因此终止被许可人的商标使用权。

二、Mission 案(美国联邦最高法院)：破产商标许可人不能剥夺被许可人的使用权

美国时间2019 年5 月20 日，美国联邦最高法院对Mission 案作出判决，认为作为破产债务人的许可人拒绝履行现有商标许可合同不会导致商标许可合同的解除，只会导致合同的违约，被许可人对是否继续合同有选择权，其有继续使用被许可商标的权利。此判决解决了不同联邦巡回法院间的分歧。

Mission 案涉及的原告Mission 公司是一家线上服装公司（被许可人），被告Tempnology 公司是一家生产服装和配件的制造商（许可人）。2012 年，双方签订了一份商标许可合同，Tempnology 公司许可Mission 公司：对于Tempnology 公司的COOLCORE 商标，在美国分销的某些Tempnology 产品上，Mission 公司享有独占使用权，并可在全球范围内非独占使用。

在许可合同到期前，Tempnology 公司根据破产法申请了破产保护，并根据《美国破产法》第365（a）条拒绝履行了该商标许可合同。在破产法院批准其拒绝履行商标许可合同后，Tempnology 公司请求确认判决，确认拒绝履行商标许可合同的行为终止了Mission 公司的对许可商标的使用权，破产法院作出了确认判决。Mission 公司就拒绝履行商标许可合同是否能够终止因许可获得的商标使用权问题，与Tempnology 公司发生了争议。随后，在此问题的处理上，破产上诉合议组和第一巡回法院持有不同看法，由联邦最高法院进行最终判决。

在第一次上诉的审理中，联邦第一巡回法院破产上诉庭未支持破产法院的结论，认为拒绝履行商标许可合同只能构成“违约”，不能构成合同相关权利义务的终止。在第二次上诉的审理中，联邦第一巡回上诉法院驳回了第一巡回法院破产上诉庭的判决，恢复破产法院的判决。

(一)巡回法院间的分歧

联邦最高法院的判决解决了不同巡回法院间的分歧。这个分歧可以追溯到1985 年，第四巡回法院对Lubrizol Enterprises 诉Richmond Metal Finishers 案的判决。在该案中，法院认为，破产许可人根据《美国破产法》第365 条拒绝履行待履行合同，将自动终止专利被许可人依据专利许可合同享有的权利。国会并不认可这一决定，作为对此案的回应，国会修改了《美国破产法》，规定在专利权、著作权或商业秘密的权利人拒绝履行其知识产权许可合同的情形下，被许可人可以保留依据许可合同获得的使用权，但是此修正案并没有涵盖商标权许可。2012 年，第七巡回上诉法院在Unbeam Products 诉Chicago American Manufacturing 案中，认为破产的商标许可人拒绝履行合同只构成违约，而非终止合同，不能因此终止被许可人在合同约定期间使用商标的权利。而第一巡回法院此前在Mission 案中，则做出了相反的认定。

(二)联邦最高法院认为破产商标许可人不能剥夺被许可人的使用权

联邦最高法院的决定肯定了第七巡回法院的观点，其认为在破产程序外，商标许可人不履行许可合同只能导致违约，而不会终止被许可人根据许可合同享有的使用权，这在破产程序中并没有区别。

1.原告Tempnology 公司的主要理由：“拒绝履行无终止的法律效果”非一般原则，商标许可合同不适用

Tempnology 公司主张，根据第365（h），（i），（n）条的规定，特定类型合同的相对方在破产债务人拒绝履行合同时，可以保留特定权利，可以推知这并非一般原则。在一般情形下，拒绝履行合同的法律效果是与此不同的，如会终止相对方依合同享有的权利。而商标许可合同不在规定的特定类型合同之内，因此被许可人没有保留商标使用权的权利。

联邦最高法院认为，不能因为第365（n）条没有涵盖商标许可合同，就认为拒绝履行商标许可合同会产生不同的法律效果。Tempnology 公司忽略了规定拒绝履行的法律效果的主要条款。一方面，第365（g）条明确规定拒绝履行会导致违约，而Tempnology 公司则作出了相反的理解。另一方面，第365（h），（i），（n）条，这些Tempnology 公司提及的条款都是在不同历史时期产生的，跨度长达半个世纪。这些条款的产生都是国会为了回应一些互不关联的问题，纠正法院对这些问题的判决。正如有的破产法专家所说，这正说明了国会对“拒绝履行即终止所有合同下的权利”的观点持否定态度。国会制定第365（h），（i），（n）条正是为了加强或澄清一般原则，即拒绝履行不能终止合同下的权利。因此拒绝履行商标许可合同的法律效果是违约，并不能终止合同下的权利。

2.Tempnology 公司的另一理由：有违《美国破产法》的基本目的

Tempnology 公司主张，如果不能单方面终止被许可人的商标使用权，它就必须在“将稀有的资源用在质量控制上”，或是“承担失去商标权的风险”之间作出选择。因为如果它不监督被许可使用其商标的商品和服务，并进行质量控制，商标的价值自然就会减损，它也可能因此失去商标权。这会影响公司的重组，因此有违《美国破产法》的基本目的。

联邦最高法院对被告这一抗辩理由并不认可，其认为《美国破产法》第365 条，并不意味着允许达成破产重组目标的任何行为，该条并没有免除债务人所有的相关法律责任，债务人的责任承担需要平衡债务人与其合同相对方的利益。

联邦最高法院最终决定，破产商标许可人拒绝履行商标许可合同只能导致违约，不能导致合同的解除，被许可人有权选择是否继续履行合同。

(三)判决意义

联邦最高法院的决定统一了在破产程序中，破产许可人拒绝履行商标许可合同的法律效果，增加了商标许可合同的稳定性。法院的这一决定平衡了破产债务人与其合同相对方的利益，有利于作为非债务人的商标被许可人，因为它赋予了被许可人选择权，被许可人可以选择在许可期限届满之前继续使用商标，或者主张因拒绝许可产生的损害赔偿作为普通债权，与其他债权人按比例请求清偿。

此外，联邦最高法院还明确，在商标许可合同中可以约定：破产将自动终止商标许可合同。商标许可人可以利用这一方式，以避免因Mission 案的判决处于不利地位，而商标被许可人则需要警惕许可合同中的相关条款。

虽然依此判决，若商标被许可人选择继续履行合同，许可人在申请破产的情况下，仍然需要承担许可合同下的义务，如监督被许可使用商标的商品和服务、进行质量控制，但是联邦最高法院并没有明确，破产许可人在不履行此义务时将会承担何种责任。在破产商标许可人不履行合同下的义务时，法院判决的意义可能仅在于免除商标被许可人侵犯许可人该商标权的责任，这也是《美国破产法》第365（n）条面对的问题。

三、美国破产制度对于我国推进知识产权运营的借鉴意义

根据美国立法和司法可知，在美国的破产制度下，知识产权许可人无权单方面终止被许可人依许可获得的使用权，但是被许可人若选择继续履行合同，则需放弃抵销权，以及共益债务的清偿地位。此外，即使许可合同中约定了在许可人对所许可的知识产权产生改进成果时，被许可人可以使用该成果，以弥补因改进成果造成原许可知识产权的价值贬损，在美国破产程序中，根据美国《破产法》第365（n）条，被许可人会丧失这一权利，以实现知识产权许可双方的利益平衡。

美国相关破产制度对于我国推进知识产权运营的借鉴意义，可以总结为如下几点：

(一)有利于降低知识产权许可费证券化的风险

美国破产制度有利于降低知识产权许可费证券化中投资人的风险。目前，我国正在持续推进知识产权强国建设，知识产权证券化是近来在国内兴起的一种知识产权融资模式。知识产权证券化是资产证券化的一种，资产证券化是将未来的现金流变现，起到改善资产流动性的作用。相较于传统融资模式，这种模式有着增加知识产权流动性，降低企业融资成本，改善企业资产负债比率等诸多好处。

在一般的资产证券化中，为了增加证券信用等级，以及保障投资人的利益，往往通过真实销售达到破产隔离的效果，特殊目的载体（special purpose vehicle，以下简称SPV）是资产真实销售的买家。但在我国的知识产权证券化中，转让知识产权所有权的情况较少，证券化的基础资产更多是知识产权许可费债权。因知识产权许可合同的高度待履行性，现金流能实现与否高度依赖于知识产权权利人对许可合同义务的适当履行，在这种情况下，SPV 的设立也不能很好隔绝破产风险。

根据我国《企业破产法》第18 条的规定，在知识产权许可人破产时，对于待履行合同，破产管理人有几乎绝对的权利来决定合同是否继续履行。在破产程序中，若许可的知识产权增值，那么管理人很有可能选择解除合同。在这种情况下，被许可人便丧失了使用该知识产权的权利，作为知识产权证券化项目偿付支持的现金流因此受到影响。

参考美国的破产制度，被许可人仍可以选择继续使用该知识产权，作为偿付支持的现金流因破产受影响的风险则更小。但是美国破产制度也未明确在许可合同继续履行的情况下，如何解决许可人违反合同实质义务的问题，在这种情形下，被许可人仍可能无法很好使用被许可的知识产权，现金流因此会受到影响。

(二)激励知识产权被许可人进行投资

美国破产制度对知识产权被许可人的投资也起到了激励的作用，特别是可以增加中小企业的许可业务。

知识产权被许可人对于被许可使用的知识产权的投资常常是超过知识产权许可费本身的，而其之所以愿意进行投资是因为对于未来收益的预期。被许可人对许可的知识产权进行投资后，知识产权可能因此增值。若知识产权许可人有权因破产而剥夺被许可人的使用权，被许可人的投资将难以得到保障。虽然根据《企业破产法》第53 条，被许可人可以请求损害赔偿，但在破产程序中，债权的清偿率非常低，因此对于被许可人十分不利。也因此，在知识产权许可双方发生争议时，知识产权许可人可能将破产作为威胁被许可人的筹码，以利于自己而损害对方的方式解决纠纷。

此外，若知识产权被许可人在许可人破产后没有选择继续合同的权利，许可人可能主动通过破产程序收回知识产权许可，以获取更多收益。事实上，这正是美国实践中所发生的。

在美国1980 年代，掌握专利技术的主体通常是中小企业，他们将专利技术许可给其他企业，经过被许可人的开发、推广，原专利技术的价值往往会增加。在《美国破产法》赋予被许可人选择权前，有的企业就会主动通过破产程序解除有关的许可使用合同，将技术收回后再高价转让，以获取更多的利益。

上述行为最终的结果都将是严重损害被许可人的利益，打击其投资的热情。这也会导致在中小企业和大企业的知识产权质量相当时，出于对许可人破产的担忧，被许可人倾向于选择破产风险相对更小的大企业。

因此，若被许可人在许可人破产后有选择继续合同的权利，将对被许可人的投资起到保障作用，激励被许可人进行投资，并增加中小企业获得许可费的机会。

[注释]

①11U.S.C.§365(a).

②11U.S.C.§365(n).

③11U.S.C.§101(35A).

④Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 139 S.Ct. 1652 (2019).

⑤Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985).

⑥Sunbeam Products v. Chicago American Manufacturing,686 F.3d 372, 375 (7th Cir. 2012).

⑦11U.S.C.§365(h), (i), (n).