中小企业利用失效专利创新发展探究

李文江 邱永涛

摘 要：创新对企业至关重要，但对企业投入和风险承受能力要求高。失效专利仅仅是法律效力的丧失，其中蕴含的技术价值、无偿使用性特征对中小企业创新具有重要的意义。通过分析失效专利产生的原因及价值，提出失效专利的应用策略和方法。并分析了在失效专利应用时存在一定的侵权风险以及规避的措施。以期为中小企业利用失效专利，在较低投入和风险条件下进行创新发展提供参考。

关键词：失效专利;专利应用;风险防范

中图分类号：F276.44;F273.1   文献标志码：A   文章编号：1003-5168（2022）8-0139-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.08.030

Research on the Innovation and Development of Small and Medium-Sized Enterprises Using Invalid Patents

LI Wenjiang  QIU Yongtao

（Law School of Henan University of Technology， Zhengzhou 450000，China）

Abstract： Innovation is very important to enterprises， but it requires high investment and risk tolerance of enterprises. The invalid patent is only the loss of legal effect， and the technical value and free use characteristics contained in it are of great significance to the innovation of small and medium-sized enterprises. By analyzing the reasons and value of invalid patents， the application strategies and methods of invalid patents are provided. It also analyzes the risk of infringement and the measures to avoid it when the invalid patent is applied. In order to provide reference for small and medium-sized enterprises to use expired patents and innovate and develop under lower investment and risk conditions.

Keywords： invalid patent;patent application;risk prevention

0 引言

专利技术对于企业创新至关重要，但企业在深耕现有专利技术的同时，可更多地关注失效专利。首先，直接加以利用失效专利。对于市场预期好、实施成熟、需求稳定的失效专利，企业可以利用失效专利文献获取专利技术，快速实现创新发展。其次，二次开发利用失效专利。随着竞争加剧，企业面临着严峻的内外部环境，如新技术升级迭代加快、产品寿命周期缩短等，导致企业进行研发的投入和风险越来越高。此时，企业可挖掘所在行业的失效专利，进行二次开发利用。在较低风险和投入下，开辟一条创新发展的新路。

1 失效专利概况

1.1 失效专利的概念及其特点

以中国知网总库为检索范围，设置检索条件：（主题%=‘失效专利’or题名%=‘失效专利’ or title=xls（‘失效专利’） or v_subject=xls（‘失效专利’））。共检索出491篇文献。对其进行计量可视化分析和总结得出：关于失效专利的提法从1995年开始，均是关于失效专利信息的拍卖公告。自1998年12月出版《中国失效专利数据库》光盘后，随后几年中各类研究呈现小爆发趋势，1999年，年发文量达到47篇。近几年年发文量在20篇左右，预计2021年年发文量大约17篇。可见关于失效专利存在持续的研究和关注。

目前，我国的研究多集中为文献资料的研究，存在多种失效专利定义，尚未形成统一的概念。英国知识产权局的英文提法是“Patents Not in Force”[1]，意为不在法律保护范围内的专利。我国知识产权局在其发布年度专利资料中，对专利的“有效性”注释为“报告期末处于专利权维持状态的案卷数量”。结合以上两种解释以及实际应用的方便，解释为广泛的“不在法律保护范围的专利”较为合适。

主要特点为：①无偿使用性。失效专利并不代表技術落后，反之仍具有很高的应用价值，是一笔可观的、可无偿使用的知识财富。②应用的可行性。可投入生产转化为生产力的失效专利，能够直接应用。③具有前瞻性和创新性，目前难以或不能转化的，可进行技术提高和再次开发[2]。④数量巨大。截止到2021年12月，我国失效专利数量已达15 373 020件，失效专利占总体专利数量比例较高。⑤获取便利。随着互联网的发展，日前获取失效专利的渠道更多、时效更快。具体的获取渠道将在下文中展开研究。

1.2 失效专利的产生原因及类型

根据失效专利的产生原因，可分为以下6种类型。

1.2.1 时间性失效。专利具有时效性，超过规定年限即成为失效专利。

1.2.2 专利申请人放弃专利申请权。针对一项发明专利，如果申请人在实质审查中，专利审查部门认为其专利不符合专利法规定的，且无正当理由，逾期拒绝答辩或修改的，即视为权利人放弃该专利，成为失效专利。

1.2.3 专利权人放弃专利权。在法定的保护期内，权利人出于各种原因，书面放弃其对专利的独占实施权，该项专利便成为失效专利。

1.2.4 地域性失效。依据“专利一国独立原则”，某项外国专利未能及时在国内申请专利，优先申请期过后，便不再受我国专利法保护[3]。

1.2.5 被宣告无效。根据单位或个人的申请，经国家知识产权局专利局复审和无效审理部受理，并按复审程序认定宣告无效后，该项专利就是自始无效的专利。

1.2.6 其他原因产生失效专利。如未通过初审的专利申请文件、逾期未进行实质审查、未按规定交纳年费等。

1.3 失效专利的价值

失效专利一般是指失去了法律价值，但大部分专利蕴含着丰富的技术价值和市场价值。

1.3.1 直接实施和二次开发。专利失效后，其客体包括核心技术在内的内容将进入公共领域。中小企业如果能够抓住直接实施的机会，便可以为企业节省高昂的专利使用或转让费用。在直接进行开发利用困难时，可选择二次开发，并在条件成熟时，注册二次深度开发的专利，实现在技术方面的弯道超车。

1.3.2 专利挖掘决策价值。通过挖掘失效专利，可深入了解所在行业内的技术动态。尤其是因尚不具备实施条件而失效的专利，其本身代表着行业内先进的水平或标准，因此，通过分析失效专利的技术特征、技术分布和专利产品的走向，有利于在专利方面的布局和投资做出科学的取舍。

1.3.3 其他价值。如涉及相关失效专利的许可使用费、转让费、侵权赔偿等数额的借鉴价值，以及失效专利的大数据资料的评估价值。

1.4 失效专利信息来源

随着互联网的迅速发展，拓宽了获取失效专利信息渠道。首先，通过官方网络数据库获得失效专利。如在国家知识产权局官方网站、中国知网等网站检索。近年来，国家大力支持地方知识产权网络化建设，如河南省知识产权公共服务平台和河南省科学技术信息研究院官方网站。其次，通过专业专利软件获得失效专利。如东方灵盾、IncoPat、润桐专利等。再次，其他获得方式。如出版的失效专利光盘和说明书，以及世界和欧洲专利机构的数据库等。

总体来说，目前获取失效专利信息较为便捷，但中小企业分析应用失效专利的能力还比较薄弱，即便获取到失效专利资料文献，也存在难以实际发挥其价值的情况。

2 失效专利应用的策略与方法

企业在具体实施专利布局时，可综合企业自身的经济实力、现有实施技术能力、经营状况等因素，策略性地挖掘失效专利，确立可行性方案。结合企业具体生产技术的特点，具体运用失效专利，实现企业创新性发展和核心技术的提高。

2.1 根据失效专利的具体情况，制定相应策略

前期根据失效专利的具体情况，可以提高甄选及后续工作效率。例如，根据失效专利的具体失效原因，一般因专利年限到期的专利，或者维持较长时间的专利，其利用开发价值较大，应当策略性地予以重视。又如，一项专利因与在先专利冲突而失效，那么开发利用该无效专利存在极高的侵权风险成本，需要制定相应的规避风险的策略。此外，因国别地域性失效的专利，企业应有应对相应机遇和挑战的策略[4]。

2.2 建立跟进机制，做好开发准备工作

首先，企业可根据行业内该失效专利或即将失效专利所处的市场价格和趋势、竞争对手实力情况，建立拟选择失效专利的跟踪机制。在完善的追踪机制下，对已失效和即将失效的专利资料进行收集。其次，应进一步分析该失效专利，包括企业实施该专利的技术情况、评估剩余市场或可开发市场。最后，出具细致的可行性报告，完成前期开发准备工作。例如，在专利到期药品中，不乏许多疗效显著且市场需求大的药物，如奥美拉唑、氟西汀、头孢呋辛酯等。企业根据完备的跟踪机制，提前办理相关审批，待相关专利失效后，随即能够投入生产[2]。

2.3 制定具体利用方法

2.3.1 仿制实施，直接投入生产。首先，针对一项成熟的失效专利技术，可以在获得技术资料后，稍加攻关，直接投入生产。其次，根据我国《专利法》规定，被从属的专利失效后，企业便省去申请强制许可的麻烦，直接实施该套专利。此外，当直接实施有困难时，分析与本企业既有的产品相关失效专利，为升级创新提供技术依据。深度利用和升级失效专利技术，促成二次开发利用。

2.3.2 作为引进专利的谈判筹码。在专利引进的谈判中，一般专利转让方占有较大的主动权。此时，如果能够充分地检索拟引进方专利效力情况，尤其是涉及多项专利时，挖掘出其中过期或者临期专利，势必成为谈判的突破口，达到双方满意的价格。企业便节省了成本，并更加充分地了解该引进的专利技术[5]。

2.3.3 了解竞争对手情况。分析同行竞争对手失效专利，根据其是主动放弃、被动失效等原因，判断其研发重心及方向转变，进一步推测出其核心战略的调整与安排。具体实践中，也應注意到竞争对手的反跟踪操作。

3 应用失效专利的风险及防范措施

3.1 应用失效专利存在的风险

被确认为失效的专利是不受法律保护的，但是失效专利在制度上、关联性上仍然存在不确定性。因此，失效专利应用中可能存在侵权风险。

3.1.1 制度上的不确定性造成的侵权风险。

①专利审查制度造成的侵权风险。我国《专利法》规定，实用新型和外观设计专利申请时，不做实质审查。假设这两类专利失效是因为与在先权利相冲突而失效，那么应用这些失效专利就存在侵犯在先权利的风险。

②专利无效宣告制度过程长造成的侵权风险。我国《专利法》的专利无效宣告制度，其宣告和维持的过程需要较长的时间，专利是否真正无效需要经过国家知识产权局专利局复审和无效审理部、知识产权法院多次判定。如果依据其中一个阶段认定其为无效专利，就可能造成专利侵权。

③失效专利恢复制度造成的侵权风险。关于权利恢复的条件，美国法律明确了须同时满足“不可避免的”和“非故意的”;英国法律规定是当事人“非故意”延误期限。《专利法实施细则》的规定，对已失效专利恢复的事由及主体范围均不明确[6]。关于专利共有人能否恢复专利方面，英国和印度法律赋予权利共有人恢复权利。我国《专利法实施细则》的规定始终未提及专利权利共有人是否可以办理权利恢复手续。如此将增加失效专利的判断难度和侵权风险。

④专利延期保护制度造成的侵权风险。部分国家为了更好保护某一领域的专利权人的权益，规定了专利延长保护期制度。美国出台的专利期限补偿法，规定因为行政审批的期限原因，涉及医疗药品、耗材、食品、兽药等多领域的专利期限延长保护制度。如此也将增加失效专利的判断难度，增加侵权风险。

3.1.2 不同专利之间的关联性造成的侵权风险。多数专利存在专利簇，专利之间存在着交织关联性，这些关联性会造成一定的侵权风险。

①因从属关联性的侵权风险。部分失效专利属从属专利，并且该从属关系更多的是在原有技术上增添新的技术特征，而不是对原来专利技术特征的抛弃，因而表面失效的专利是有赖于原有专利的实施。当原有专利处于有效期内，实施该失效专利便构成侵权。

②因申请关联性的侵权风险。部分发明创造受制于“同样的发明创造只能授予一项专利权”以及较长的专利申请审查期限。权利人放弃的在先实用新型专利与之后申请成功的专利便存在重合，利用该实用新型专利会造成侵权。

③因防御组合专利关联性的侵权风险。专利申请人在申请专利时，通常就整体专利技术方案申请专利，又将专利产品的各部件申请若干专利，作为核心专利的防御专利。此时应用部分或者整体的失效专利，则构成对核心专利的等同侵权。

④不同法律保护关联性造成的侵权。专利失效制度不能简单适用于外观设计专利，部分外观设计专利自始具有艺术性特征或者在使用中具有了企业核心竞争因素特征，因此受到著作权法和反不正当竞争法的保护。贸然使用即使不侵犯专利权，也会产生其他方面纠纷的风险。

3.2 侵权的防范措施

3.2.1 根据失效专利的形成原因进行风险评估。不同的失效原因，侵权的风险大小不同，以下对不同失效专利的原因的风险高低进行了归纳。

①低风险利用。因不符合初审要求被驳回或者未缴年费而失去保护的专利，侵权的概率极小，只需简单确定其法律效力后加以利用;对保护期届满的失效专利，部分技术可能已经落后，但单从风险角度考虑，应属于优先考虑的范围。②存在风险利用。典型的为未在我国申请专利保护的专利，在丧失优先权后，我国企业在实施时，避免将产品销往权利所在国家，即规避了相应的风险。此外，应注意其专利延长保护风险。③较高风险利用。对被视为撤回的专利申请、专利权人放弃专利权或被宣告无效形成的失效专利，往往存在专利簇群和专利陷阱。企业在检索或者利用时应加以注意，以避免对现有有效专利侵权从而导致纠纷。

3.2.2 全面检索专利文献。检索专利的法律状态是避免专利侵权的前提，也是规避失效专利利用风险的有效手段。主要从以下3个方面进行检索。第一，对权利人的检索。深度进行检索失效专利的发明人和申请人，厘清个中的关系，规避专利陷阱。第二，对权利名称的检索。总结归纳失效专利的完整名称、行业术语或简称、相近的名稱等，排查权利人或其他人相同的权利名称及其内容。第三，对权利技术内容的检索。对内容的检索除了要求全面外，还要求对权利要求书等内容的准确判断，典型的是保护范围的判断。此外，检索外国专利时，还应注意翻译或者解读上的差异问题。

4 结语

2021年12月，许多城市出台政策，力争培育认定“专精特新”中小企业，推荐一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的“专精特新”升级为“小巨人”企业。企业作为创新的主体，离不开专利技术方面的创新。而中小企业在引进专利技术时常常受制于资金、产出等方面因素，使得一些企业在专利创新方面进展缓慢。而作为可免费使用的失效专利，在缩短研发时间，减少研发投入方面具有巨大优势，不失是一个可以考虑的创新捷径。

参考文献：

[1] 韩兵兵.失效专利应用研究[D].镇江：江苏大学，2010.

[2] 符颖.论失效专利的开发与利用策略[J].研究与发展管理，2005（3）：96-100.

[3] 孟婷婷，贾宝平.利用情报分析方法降低失效专利侵权风险[J].中国新技术新产品，2011（15）：201-202.

[4] 国家知识产权局条法司.《专利法实施细则》修改专题研究报告（上卷）[M].北京：知识产权出版社，2008：326-328.

[5] 向凌.我国专利权限制制度的革新路径：基于比较法的分析[J].知识产权，2013（2）：83-88.

[6] 于海.药品知识产权保护理论与实务[M].北京：人民军医出版社，2009.