论商标反向混淆案件中侵权不停止的司法适用

黄武双，陈芊伊

（华东政法大学知识产权学院，上海 200042）

一、问题的提出

从早期的“冰点”案、“蓝色风暴”案、再到后期的“G2000”案、“非诚勿扰”案、“奥普”案、“新百伦”案、“MK”案，再至2020 年底落下帷幕的“MIKA 米家”案与“亚马逊通AWS”案。当前理论界与司法实践中对于反向混淆侵权行为的判定思路已较为明确，对于反向混淆侵权行为构成要件以及规制路径亦探讨颇多。通过对典型案例判决结果的梳理总结，笔者发现法院对于反向混淆侵权的救济途径通常是采用传统商标侵权的救济方式，即判决被告承担停止侵害、赔偿损失等民事责任，但通常在后使用者的商品或服务在相关市场上已具有一定知名度，即便商标权人胜诉，法院判令侵权人停止使用诉争商标也难以切断诉争商标与侵权人商品或服务之间的联系，若商标权人想使其商标恢复至原有状态须投入较大的成本与精力。所以，本文将根据商标反向混淆典型案件的裁判情况，以及对商标权人利益、被诉侵权人利益、消费者利益和社会资源利用率的分析，探讨商标反向混淆案件中侵权不停止司法适用的合理性以及可行性。

二、侵权不停止判令司法适用的情况

关于停止侵权请求权的法律性质，有学者认为，“停止侵权请求权”既属于“物上请求权”又系“侵权赔偿请求权”，针对知识产权侵权行为，权利人有择一或者并用“物上请求权”与“侵权赔偿请求权”的权利。笔者更赞成另一些学者的观点，即考虑知识产权“准物权”的属性，停止侵权仅是权利人基于对知识产权的物上请求权提出的物权之诉，在知识产权的圆满状态受到侵害时，权利人有权请求使权利恢复圆满状态。在知识产权侵权案件中，侵权人通常须承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等民事责任。侵权不停止，系指在侵权案件中虽然侵权人存在侵权行为，但法院不要求侵权人承担停止侵害的民事责任。

（一）侵权不停止判令在一般知识产权案件中的适用情况

（二）侵权不停止判令在商标反向混淆案件中的适用情况

虽然在一般商标侵权案件中存在判令侵权不停止的情形，但在商标反向混淆案件中通常是双方和解后签订商标转让协议，法院目前暂无判决侵权人继续使用诉争商标的情形。关于侵权不停止判令在商标反向混淆案件中的适用，持反对观点的学者认为，不应当一味追求效益最大化，这与明晰产权以及鼓励中小企业创新发展背道而驰。持支持态度的学者认为，固守单一的侵权救济模式，虽形式上保障了权利人的商标权，但是折损了社会公众利益且忽视了对消费者内心认知的考量。亦有持支持态度的学者认为，通过“Boxed Pig Game”博弈理论分析论证可得，在商标反向混淆案件中，当双方当事人处于绝对理性状态时，出于对利益最大化的考量，双方当事人会选择让侵权人继续使用涉案商标，让商标权人坐收“渔翁之利”，这一解决方案不仅实现了双方当事人利益最大化，同时兼顾了公平正义与社会资源的最优分配。

表1 10件反向混淆典型案件基本情况

从表1 中看，其中8 件判决结果为“停止使用+赔偿损失”，2 件判决结果为双方达成和解，如被告通过支付一定费用受让诉争商标或被告向原告支付合理的商标使用费。通过对近期“MIKA 米家”“亚马逊AWS”“新百伦”等案件判决情况的梳理，可见反向混淆商标侵权的救济方式是以传统的“停止侵权+损害赔偿”判令为主，旨在平衡双方当事人利益失衡的状态、填平被侵权人的损失，但笔者认为对于商标反向混淆这类特殊的商标侵权行为，传统救济方式未必是最佳途径。譬如，在“iPad”一案中，双方当事人在国内国外多地提出诉讼，多地海关对于iPad产品采取行政执法措施。面对多区域工商部门开展调查、各苹果专卖店下架iPad产品并等待行政处罚的情形，法院积极促进双方当事人和解并达成调解协议，各主体实现了效益最大化，形成双赢的局面。大多学者亦认为双方在该案中的和解实现了iPad 商标商业价值的最大化。由此，笔者认为虽然商标法旨在赋予商标权人专用权，但并不意味商标权人对商标具有绝对的垄断地位。知识产权法是公共政策追求利益平衡的产物，保护专用权同时需要考虑双方当事人的利益、社会公共利益、消费者利益以及社会资源利用率等多个方面，不应当过度倾向于对权利人私权的保护，应当尝试效益更高的救济路径。所以，在反向混淆案件中可以尝试对传统救济模式进行突破。

三、商标反向混淆案件中侵权不停止判令司法适用的合理性分析

诚然，商标反向混淆的本质是一种侵权行为。从国内外的司法现状来看，对于反向混淆案件法院通常判决侵权人“停止使用+赔偿损失”，但侵权人停止使用诉争商标是否可以真正地实现各方主体的利益平衡，对于商标权人、侵权人、消费者以及社会利益来说，突破传统的侵权救济模式，采用“侵权不停止+替代措施”是否是更优的救济途径，应当结合各方主体利益对反向混淆案件中侵权不停止司法适用的合理性进行分析。

（一）侵权不停止判令适用于一般商标侵权案件的合理性分析

首先，知识产权是一种私权，国家设立该制度系为了追求公共政策的利益平衡，故知识产权具有一定的政策属性，其与经济、政策以及公共利益相关联，是国家以私权的形式引入市场机制从而实现创新目标的法律工具。我国知识产权法中存在合理使用、法定许可，以及强制许可等制度，由此可见，在一定条件下存在国家为公共利益的需要对知识产权这一绝对权加以限制的情况。其次，关于停止不侵权原则在知识产权领域适用的合理性，支持该观点的学者已从不同角度进行论述：有学者认为，出于对其他公共政策因素的考量或基于比例原则，对于知识产权领域特定的侵权行为法院可以不判决停止侵权。另有学者主张适用添附理论，知识产权的无形性降低了侵权人知晓侵权行为的可能性以及实施侵权行为的主观恶性，侵权人基于对其行为合法性的认知，在商标上投入了大量的资金与精力，这些投入无法与商标分离，停止侵权将会对侵权人造成重大影响，使其遭受巨大损失，导致权利人与侵权人之间的利益失衡。再者，在商标法领域亦存在诸多权利人怠于行使权利的情况，若权利人为谋求更多的损害赔偿故意拖延时间、怠于寻求救济途径，法院更应当慎重考量支持其停止侵权请求权的合理性。

（二）侵权不停止判令适用于反向混淆案件的利益平衡分析

1.侵权不停止有利于商标权人利益最大化

规制反向混淆侵权行为的宗旨是防止“大鱼吃小鱼”。通常情况下，商标权人商品在相关市场上的知名度远小于侵权人商品的知名度。反向混淆行为将对商标权人造成严重的损害：一是商标权人使商标恢复至原有状态需要较大的成本，商标权人对诉争商标在宣传方面的投入远不如在后使用者对诉争商标在宣传方面的投入，诉争商标现有的商誉与价值是因在后使用者的投资而产生，在后使用者在诉争商标上赋予了自己的价值并且塑造了独特的品牌形象，使诉争商标与自己的产品形成较为稳定的对应关系。当法院判决被告“停止侵权”后，虽然在后使用者无法继续使用诉争商标，但是诉争商标与在后使用者商品或服务之间的联系依旧存在，若商标权人想塑造自己的品牌，切断诉争商标与在后使用者产品之间已有的稳定联系，重新在自己产品与诉争商标之间建立密切联系，需要投入更多的资金与精力。二是商标权人难以恢复对相关市场的控制能力。因为，在后使用者带有诉争商标的商品或服务在相关市场上已具有一定地位，在法院判决侵权人“停止使用诉争商标”后，在后使用者可能会通过在诉争商标上添加区别特征以重新申请注册商标，然后继续在市场中销售相同产品，这使资金不够雄厚的商标权人更难在相关市场中掌握主动权，尤其难以进行市场扩张。以“新百伦”案为例，即使法院判决新百伦公司停止使用“新百伦”商标，但是如果“新百伦”商标权人周乐伦想将产品从商务皮鞋市场扩大到运动鞋市场，其在宣传与销售时依旧难以消除因新百伦公司侵权行为所带来的影响，商标权人的产品极易被消费者误认为是来源于新百伦公司。

因此，考虑停止侵权为商标权人在日后市场发展中带来的巨大阻碍，选择侵权不停止的救济路径可以将商标权人的不可控风险以及潜在投入成本降到最低。通过建立商标许可关系或提高损害赔偿等方式替代被告承担停止侵权的民事责任，更将有利于商标权人的利益最大化。

2.侵权不停止有利于保护侵权人的权益

3.停止侵权会损害消费者的利益

商标法制度下的消费者利益保护主要体现在防止消费者发生混淆，以及通过促进市场自由竞争扩大消费者福利。消费者的利益分析在侵权不停止司法适用的问题中十分重要，消费者、商标权人、侵权人是商标案件中必须要考虑的三大要素。笔者认为，在商标反向混淆案件中，法院判决侵权人停止使用诉争商标会使消费者的利益受到损害。首先，会造成消费者的混淆。部分消费者对于在后使用者的商品与诉争商标之间的联系已经形成较为稳定的认知，虽然法院判决侵权人承担停止侵害、消除影响等民事责任，并要求在后使用者在公开渠道发表声明，但在后使用者的商品与诉争商标之间的联系在短时间内依旧难以切断。当在后使用者停止在产品上使用诉争商标，在后使用者带有诉争商标的产品在相关市场上的数量不断减少，商标权人带有诉争商标的产品在相关市场上的数量相对增多，这更容易造成消费者的误认，即认为购买到的商标权人的商品是来自在后使用者。其次，会增加消费者识别商品或服务来源的信息成本。通过在后使用者对于商标的使用与宣传，消费者已将在后使用者的商品或服务与诉争商标建立联系，法院仅有权禁止侵权人使用诉争商标，但无法禁止侵权人的商品或服务在市场上继续流转，对于想购买侵权人商品的消费者来说，这无疑会增加识别商品或服务来源的信息成本。美国的相关判例表明，若多数消费者受惠于在后商标的使用大于在先商标的使用，则禁止在后商标使用人的使用行为将会造成消费大众的损害。再者，会增加消费者的购买成本。在法院判令侵权人停止侵权后，在后使用者会将诉争商标的商誉向新商标移植或重新宣传新商标。例如，在加多宝公司与广药集团发生争议后，加多宝公司开始将王老吉商标上的商誉移植到加多宝商标上，如前所述商誉移植会产生巨大的商业成本，根据商业逻辑，最终这些成本的增加会由消费者来“买单”。笔者认为应当注意的是，出于对商标法律制度长远发展的考量，在分析消费者利益时应当准确把握公众利益的范围，不应当将公众利益的范围限于稳定的公众认知。针对消费者的利益平衡分析应当采取审慎的态度进行个案判定，杜绝家长式监管风，禁止假想消费者受损严重性。在司法实践中，侵权不停止判令的适用主要是基于对国家利益与公共利益的考量，过度的假想消费者利益严重受损将会影响市场公平自由的竞争，不利于商标市场秩序的稳定发展。

4.停止侵权将阻碍社会资源利用率最大化

在衡量停止侵权民事责任适用的利弊得失时，应当充分考虑社会资源的利用率，要求反向混淆侵权者停止使用诉争商标会造成社会资源的浪费。通过在后使用者强力度、大范围地宣传，诉争商标的价值实现了大幅度提升，并产生了巨大的商业价值和经济利益，在后使用者的商品或服务也通过营销活动产生一定的市场影响力与知名度。法院判决侵权人停止使用诉争商标的确符合法律规定，但骤然停止使用诉争商标会使在后使用者与对诉争商标的商业投入完全脱离关系。商标价值的提升、品牌的塑造及产品价值的维持都离不开资金的持续投入，法院判令侵权人停止使用诉争商标后，在后使用者具有提升商标价值的能力，但却被禁止使用诉争商标，商标权人有权使用诉争商标，却因经济实力不足而无法维持诉争商标原有规模的使用与宣传。脱离大规模的持续宣传后，诉争商标商誉会大幅度降低，甚至会逐渐被竞争激烈的市场淘汰，最终使得在后使用者对商标投入的所有资本化为乌有，造成商标资源被闲置、浪费的情况，这将严重妨碍社会资源利用率最大化。

四、商标反向混淆案件中侵权不停止判令司法适用路径的完善

权利人基于物上请求权提出停止侵权的请求，从本质上来看，只有在当事人利益平衡与公共利益相冲突时，法院才会对权利人的停止侵害请求权加以限制。笔者认为可以通过对司法程序的完善增加侵权不停止司法适用的可行性。

（一）法院应依被告申请适用侵权不停止判令

在专利侵权案件中，大多数侵权不停止判令是法院依自由裁量权主动适用的结果，法院通过判令侵权不停止强行让双方当事人达成专利许可交易。一些学者认为法院不应当主动判令侵权不停止，最高人民法院在一案件中表示，被告应当提供证据证明停止使用侵犯涉案专利产品会对社会公共利益产生严重影响，二审法院不应当主动适用侵权不停止判令。笔者赞同此观点，首先，法院为保护公共利益主动判令侵权人侵权不停止，并以被告向权利人支付合理使用费替代被告承担停止侵害的民事责任，这可以视为法院强行使双方当事人建立专利许可法律关系。虽然这与专利法的强制许可制度存在差异，即强制许可属于行政程序，而侵权不停止属于司法程序，须以确认行为人构成侵权为前提，但强制许可可以作为法院适用侵权不停止判令的理论依据。著作权法与商标法涉及的公共利益并不当然小于专利法涉及的公共利益，虽然我国著作权法与商标法中无强制许可制度，但可以参照专利强制许可制度中“由符合条件者提出申请”的规则，在著作权侵权案件与商标侵权案件中依被告申请适用侵权不停止判令。其次，根据《中华人民共和国民事诉讼法》中“谁主张，谁举证”的规则，笔者认为被告在诉讼中主张不停止使用诉争商标是基于行为不构成侵权的主张，虽二者皆为不停止使用诉争商标，但逻辑不同，因此不应当由被告举证。并且，侵权不停止判令在反向混淆案件中的适用是基于利益平衡对双方当事人、社会资源以及公共利益最大化的考量，不应认为侵权人因此判令受益更大。考虑到法院的中立地位，适用侵权不停止又是对商标权人物上请求权的限制，属于对绝对权的限制，故由被告申请适用并举证更为合理。

（二）考虑侵权人的主观意图

（三）采用合理的替代措施

虽然在商标反向混淆侵权案件中适用侵权不停止判令具有可行性，并可以选择其他替代方式来填平商标权人因侵权不停止受到的损失。但既要打击以“掠夺”他人注册商标为目的的侵权者，保证各方主体利益平衡以及效益最大化，又要保证市场竞争的公平与自由，避免“弱肉强食”现象的发生。这对司法者来说存在巨大考验，故在司法实践中应当审慎平衡，严谨适用侵权不停止判令。

结语

反向混淆这一商标侵权行为对于商标市场秩序影响巨大，侵权行为的传统救济模式存在一定弊端，应当考虑突破传统救济模式，寻找高效益的救济路径。商标反向混淆案件中侵权不停止的司法适用具有一定的合理性与可行性，有利于惩治侵权违法行为，避免小企业的注册商标被大企业以不正当手段夺取，亦可防止小企业怠于行权导致消费者利益受损与社会资源的浪费，有益于最大限度地实现各方主体的利益平衡，并使诉争商标在商业活动中价值最大化。