民法典时代企业知识产权管理对法务的要求

2021-04-12高原

中阿科技论坛(中英文) 2021年5期

高原

（湖南师范大学法学院,湖南长沙 410081）

随着国家知识产权战略的深入实施，与知识产权相关的法律制度在经济社会中的地位日益凸显。企业作为市场经济的主体，其知识产权管理就提升企业竞争能力、扩大企业经济效益、进行市场垄断方面越来越成为强有力的手段。新时期、新形势为知识产权法务提供了广阔的舞台，同时，也对知识产权法务提出了新的要求。

1 民法典时代知识产权管理的新特点

2021年1月1日《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）正式施行，《民法典》包括物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、继承编和侵权责任编辑等，共计七编，我国民事权利保障进入“民法典时代”。《民法典》是我国第一部以“法典”命名的基础性法律，是我国民商事法律制度建设的重要里程碑，对于我国知识产权法律制度的体系化构建和发展具有重要意义[1]。民法典时代的知识产权管理主要呈现以下特点。

1.1 明确知识产权的属性及客体

在权利属性方面，知识产权是一种私权，是独立于物权的无形财产权，为知识产权归类于民事范畴提供了依据；在规制隶属方面，知识产权隶属于民事法律规制，对于知识产权相关法律制度建设具有重要现实意义；在知识产权保护的范围上，商业秘密首次被列为知识产权的客体，成为民法典体系的组成部分，为知识产权与民法之间建立了逻辑关系。

1.2 加强知识产权技术类合同规范，推动技术成果的知识产权化

《民法典》中技术合同部分与知识产权关联性较强，修改变化相应较多，新增了技术许可合同和技术转让合同的分别立法、其他技术类知识产权的转让合同及其许可合同等，拓宽了技术类知识产权合同适用范围。在技术合同部分首次明确了技术合同与知识产权的关系，将知识产权保护作为签订技术合同的重要目的和任务之一。在技术合同的条款上，进一步对知识产权的权属划分、商业运营以及收益分配进行了法律规制，最终有利于技术成果的知识产权保护与商业化。

1.3 明确知识产权质权的保护

《民法典》分则部分明确了知识产权权利保护的相关规定，如物权编的权利质权、侵权责任编辑部分的“损害赔偿”等，特别是在知识产权质权条款中确立了出质人转让权和许可权，引入了知识产权价值评估机制，为知识产权作为无形财产权、私权的产业化实施和市场化流转创设了有利条件，为充分发挥知识产权资本化的作用铺平了道路，从而实现知识产权价值的保值增值。

1.4 增设恶意知识产权侵权行为惩罚性赔偿条款

《民法典》第一千一百八十五条明确规定：“故意侵害他人的知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”通过增加惩罚性赔偿这一创设性规范，极大地提高了受害人获取赔偿的积极性，对于遏制知识产权侵权行为、提高侵权成本、强化知识产权保护具有重要意义。

2 民法典时代企业知识产权管理面临的主要问题

随着全球经济一体化的快速发展，我国知识产权工作虽然有了一定发展和进步，但与国外一些公司，特别是跨国公司相比，仍有较大差距。企业法务也仅仅局限于各种证照办理以及事后的被动产权保护，不能站在更高位置进行深度参与，影响其创新思维与方法的发挥。具体而言主要有以下几个方面的问题。

首先，企业法务的知识产权战略意识不足。企业法务缺乏对知识产权在企业发展中作用的深入研究，不能结合企业自身特点、规模、行业技术发展趋势及相关法律法规，制定和实施适合企业自身的、具有助推企业整体战略作用的知识产权战略。其次，企业法务知识产权创新能力不足，产权化的方式、方法不够灵活。虽然我国专利申请数量连年攀升，在每年的申请数量上已经占据相当的优势，但大数量并不代表高质量，更不能代表高价值，这就需要努力创新知识产权的创造的方式方法，提高知识产权的质量和价值。再次，企业法务知识产权财产属性意识不强，运用能力不够。国内企业，绝大多数还停留在知识产权的自我实施上，而对于知识产权许可、转让、入股、质押、保险等方式的运用却不够清楚，需要进行深入学习、了解和运用。

3 民法典时代企业法务知识产权管理的新作为

《民法典》赋予了企业知识产权管理新的特点，提出了新要求，它不仅赋予了知识产权财产权的属性，一定意义上也潜移默化地赋予了知识产权“商品”的属性。作为企业法务，要立足当前形势，做好以下几个方面的工作。

3.1 企业法务从自身工作性质和定位上对知识产权管理的再认识

知识产权是一种“合法的垄断”，属财产权中的无形财产权，是一种私权，探讨知识产权的管理不能狭隘地只探讨知识产权保护，更应该着眼于用好知识产权。企业法务工作根据其性质和定位可以划分为法律专业事物（服务）和法律管理事务（管理）两个方面。

在法律专业事务（服务）方面，传统法务工作以法律专业事务处理为主要工作内容，强调法务工作以业务为中心，基本定位是提供法律服务与支撑，如各类证照与许可的办理、知识产权相关诉讼或非诉讼事件的处理、法律状态与他人权利的界限的明确、维权证据的积累以及日常管理运营的法律咨询等；在法律管理事务（管理）方面，新时期的企业法务仅具备法律思维是远远不够的，敏锐的商业思维和管理思维逐渐成为企业法务的必备技能，学会从企业整体工作和效益角度去考虑问题，把法律风险管控、企业成本和效益紧密结合起来，才能统筹企业知识产权的法务管理工作。

3.2 企业法务知识产权管理的战略思维

国家知识产权战略从创造、管理、保护、运营四个方面系统总结了知识产权管理体系，而作为企业的知识产权战略应该更深入、更具体。本文认为，企业法务作为知识产权管理的主要角色，其具有的企业战略性思维才是其更高层次、更高标准的战略发挥。以专利战略为例，专利战略在知识产权管理中的地位毋庸置疑。一个企业的竞争力可能很大程度上依赖于其专利、技术秘密等的支撑，而且保持持续发展活力、行业竞争力，甚至因此具备决定性的行业话语权。比如我们家喻户晓、异军突起的比亚迪，从电池研发到汽车研发，采取的知识产权战略就是：“广泛借鉴非专利技术和参考成熟技术”。比亚迪从电池的“借鉴与参考”的成熟经验，推广到以“中国的花冠”为市场竞争卖点的F3上市一炮打响，再到以“中国的凯美瑞”推广F6火爆市场，比亚迪采取的“借鉴”与“参考”的知识产权战略，对于比亚迪的发展、崛起起到了决定性的作用，这个战略从根本上来说也可以认为是比亚迪的企业发展战略。再如东芝公司，首先以专利形式形成一张完全能够支撑自己产品体系，并确保市场优势的专利网络，在不断地检索、选择和淘汰的过程中，确定自己未来下一代产品或新型产品研发方向，从而把专利申请分为战略性发明发掘阶段、统筹性专利申请阶段和专利网构筑阶段，周而复始，始终拥有自己的专利网，持续不断地叠加更新或者实现新的技术发明。如果说东芝公司的专利战略是一张网，那么还有一种知识产权战略的表现形式是一条生态链。华为公司战略性地意识到知识产权对于一个企业的重要性，早早开始了战略性的知识产权生态链的研发和布局。这种布局是全方位的，链条不单单是向下延伸，而是向技术的上端延伸。比如，去年5月，谷歌断供Android系统更新，并禁止华为继续使用GSM服务后，华为先是准备着自研系统，又在今年推出了自己的HMS服务，组建自己的软件生态。华为自己研发芯片、自己建立软件生态、自己建立系统，这个过程既是基于企业发展的商业战略，更是通过知识产权管理对自身发展的潜在风险的考量和预见。

3.3 企业法务基于新形势下行业需要所需具备的知识储备和视野

3.3.1 从知识产权本身的“技术性”角度出发

自主创新道路曲折而漫长，知识产权的积累更是以时间、人才以及高额投入为基础。从一个新的领域和起点创新是艰难的，且最终结果无法预料，特别是依靠技术维持生存和保证发展的企业。而现在的企业技术创新，往往都要面对现有技术这个无形壁垒，尤其是行业中的领先企业铜墙铁壁般的专利盔甲，让人无从下手。要实现对现有的技术进行突破或赶超，最好的办法就是“站在巨人肩上永远比巨人高”。在企业创新过程中，有一种资源往往被忽视，那就是同行业甚至竞争对手的知识产权。如上文谈到的比亚迪的“广泛借鉴非专利技术和参考成熟技术”的知识产权战略，既是战略，更是做法，而如何合理合法的借鉴参考，需要法务人员和研发团队的共同参与和努力来完成。“知识产权的法务管理策略，既要展现法务人员的法律专业，又要强调法务人员的管理意识，还要显示出内部法务人员相对于外部律师的独特优势”[2]。法务人员这个过程的参与，本质上讲是科技成果创造的参与，对法务人员的要求必然是对企业技术和现场的深度了解和掌握，科学合理地进行法律界定、准确评估和判断法律风险，找到合法的、效率更高的、技术更优的、成本更低的技术创新的路径。“关于知识产权法的理论，过去更强调知识产权的专有性和知识产权保护，对于知识产权制度中的公共领域问题容易被忽视，对于知识产权保护合理边界的研究也比较缺乏”[3]。而做好知识产权边界研究并加以合理、合法的利用，将会给企业带来意想不到的收获。比如比亚迪黄章辉律师在接受《中国质量报》采访时表示：索尼的专利对电池液容量的要求是0.4 毫升之上，比亚迪就将其控制在 0.4 毫升以内；索尼的专利对电池极片厚度术要求在80～250 微米范围内，比亚迪研的电池厚度就控制在这个范围之外。

3.3.2 从知识产权的组合划分方式出发

“在知识经济时代，知识产权以更多、更丰富的形式融入经济，通过转化运用获得实际价值，为高质量发展源源不断注入动力”[4]。开发一个商业地产项目，盖一座大厦，总面积是既定的，要权衡大厦要盖多少层，不同楼层的面积分别是多少，每层分别设多少房间，每间房的面积如何划分，商业、住宅面积占比等，其中的精打细算无非两个目的：一是便于销售——好卖，在最短的时间内回收资金；二是价值最大化——价高，平均价格最大化。企业的知识产权技术链或技术网的运作也是一个道理，在将技术成果专利化的过程中，要科学划分技术单元进行申报，从而获得不同的专利，以便于实施和流通的同时，使其价值最大化。比如有些企业将成果拆分为设备、装置甚至零部件，划分为各类方法、软件等不同单元分别进行专利申请。再如手机行业各自做系统的生态链，也是一种知识是产权的组合，可能这种组合需要超越企业的界限，但同样强大而牢固。当然，不同知识产权种类的组合也同样需要重视，如在汽车技术的流转过程中被广泛应用的专利技术与专有技术的组合。

3.3.3 从知识产权的金融属性出发

“企业通过知识产权的运营，不仅可以构建起对竞争对手的防御系统，还可以直接将其转化为经济价值，即知识产权的商业化或资本化[5]”。《民法典》赋予了知识产权的财产权、私权的属性，在技术合同章节也对知识产权的流动、变现以及质押等做了大篇幅的明确界定和规范。如何将企业的各种知识产权，在尽可能短的时间内，以尽可能高的价值，以何种形式，更安全、更高效地予以产业变现或者利用是其重要的工作任务。随着经济和社会的发展，知识产权的资本化运作形式日益丰富，质押、入股、证券化等新形式占比越来越大，成为知识产权运用的重要方向之一。“2019年，全国专利转让、许可、质押等运营次数达到30.7万次，同比增长21.3 %。专利和商标质押融资金额达到1 515亿元，同比增长23.8 %[6]。”通过充分释放知识产权管理金融属性，提高企业运行的经济性，实现“权”生“钱”，这个钱既可以是实际意义上的资金，也可以是资金流。

知识产权的交易是一种无形财产权的交易，它与一般交易很大的不同在于其无形性、非物质性，很多时候不是独立存在的，而是与其他知识产权相依附、交织形成一个技术组合。例如，一些大型设备的引进，附着在设备上可能包括几种专利、专有技术、商业秘密等不同知识产权客体，这时候就需要重点做好不同知识产权客体的界定及价值评估，对于权利状态及其稳定性、法律风险、权属是否独立、流动方式、权利是否自由运用以及纠纷如何解决等都要进行评估和确认，同时做好交割工作。

在知识产权质押方面，《民法典》删除了《专利权质押登记办法》规定的书面合同的要件，这无疑简化了交易成本，便利了产权人的知识产权融资。在质押中，银行等金融部门需要的是一种担保或保证，而知识产权流动性低、变现周期长的特性导致了金融部门对于知识产权质押业务不够积极，出现知识产权质押难的问题，除了借鉴知识产权交易中采取知识产权组合的方式进行组合质押外，还有知识产权证券化等方法。本文认为，可以在知识产权交易的基础上，借鉴房屋租赁合同质押的做法，进行知识产权的延伸性质押。比如，甲公司转让给乙公司包含专利、专有技术的知识产权组合，根据合同约定，乙公司付给甲公司的转让金分五年付清，在银行认可乙公司信誉、乙公司书面认可的情况下，甲公司可以用乙公司的分期应付未付转让金作为质押，予以融资。这种变相的质押既可以解决金融部门的“不积极”，又能充分盘活应收未收的资金占用，一举多得。