浅析中国企业应诉海外专利纠纷的策略

2021-04-10柳春

专利代理 2021年2期

柳春

一、引言

近年来，越来越多中国企业拓展海外市场。然而，一些企业在拓展海外市场时频频遭遇专利纠纷。海外专利纠纷导致企业产品在海外被扣押、没收和/或禁售，海外市场拓展进程延滞，经济和商誉损失严重。随着中国企业科技实力增强，高科技产品出口比重不断提高，仍将不断地遭遇海外专利纠纷。中国企业应增强应诉海外专利侵权指控的能力。

二、中国企业遭遇海外专利纠纷的原因分析

（一）中国企业缺少海外专利和海外专利侵权风险意识

目前中国发明专利申请量连续多年位居世界第一。然而，除少数企业外，中国企业申请注册海外专利意识薄弱，在国内注册专利而未注册海外专利或注册海外专利少。2017 年，中国申请人在海外提交6 万余件同等专利申请，向国外申请专利的比例只占4.6%；中国拥有有效发明专利企业中，仅有2.2%向境外（含PCT 途径）提交专利申请。PCT 途径是中国申请人申请海外专利的主要途径。2018 年，中国申请人通过PCT 途径提交国际专利申请5.3 万余件，居世界第二位；2019 年，中国申请人通过PCT 途径提交了5.8 万余件专利申请，跃居全球第一。

但中国申请人每件PCT 申请进入国家的平均数量少，2017 年为1.2 个（含中国）。美国和欧盟是中国企业重要目标市场。2018 年，中国企业获得美国专利12,589 件，仅占美国专利商标局（USPTO）授权专利量的4%；中国在欧洲专利局（EPO）获专利授权4,831 件。加之缺乏海外专利侵权风险意识，企业开拓海外市场时，不实施相关专利排查并规避设计，又未取得海外竞争对手或非专利实施实体(NPE)（以下简称“海外竞争对手”）专利许可，频频被控侵犯专利。因事先未在印度申请专利，小米在印度被爱立信起诉专利侵权，法院裁定小米侵犯专利并禁止销售部分型号手机。在美国，Maxell 诉中兴专利侵权，德州法院裁决中兴赔偿损失；摩托罗拉在美国国际贸易委员会（ITC）起诉深圳海能达通信股份有限公司侵犯专利，ITC 裁定海能达（新设计产品除外）专利侵权，禁止侵权产品进口和销售。在欧盟，Unwired Planet International 在英国起诉华为专利侵权，Sisvel公司在德国诉海尔侵犯专利，英国英格兰-威尔士高等法院和德国法院分别判决禁止在英国销售华为手机、海尔停止销售涉案产品并赔偿经济损失。

（二）海外竞争对手将专利侵权诉讼作为市场竞争的手段

中国企业拓展海外市场时，影响海外竞争对手既有市场份额，海外竞争对手为阻止中国企业进入市场、争夺或垄断市场、索取高额专利许可费和/或赔偿金，频频指控中国企业侵犯其专利技术、方法（工艺）或外观设计。本世纪初，为索取巨额专利使用费，飞利浦申请欧盟国家海关扣押了中国DVD 企业产品。为阻止中国企业进入并挤占其市场份额，TI 汽车燃油系统股份有限公司(TI Automotive Fuel Systems SAS)（以下简称“TISAS”）在温州华润电机有限公司（以下简称“华润电机”）参加法国国际汽车工业展览会时指控其专利侵权；瑞士TF Est.1968（以下简称“瑞士公司”）在瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展上投诉天津海鸥手表集团公司（以下简称“海鸥”）陀飞轮不锈钢袖扣饰品外观设计侵权；德国Tractel Greifzug GmbH 公司在江苏申锡建筑机械有限公司参加德国宝马展时起诉外观设计侵权。为限制通领科技集团（以下简称“通领科技”）拓展美国市场，以高昂诉讼成本拖垮乃至迫使通领科技退出美国市场，莱伏顿公司在美国起诉通领科技及其经销商专利侵权；为阻碍正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）拓展市场，施耐德公司在全球范围内向正泰集团发起20 多次侵权诉讼；为抑制浙江医药股份有限公司（以下简称“浙江医药”）抢占其市场份额，维持垄断地位和垄断利润，日本Kaneka 公司在德国、美国指控浙江医药生产辅酶Q10 工艺专利侵权；京信通信系统控股有限公司（以下简称“京信通信”）海外市场拓展威胁到美国安德鲁天线市场，安德鲁在巴西对京信通信提起专利侵权诉讼；为逼迫接受过高专利许可交易条件，交互数字技术公司（InterDigital Technology Corporation，IDC）在美国ITC 和法院起诉华为专利侵权等等。

三、应诉专利纠纷策略

由于缺乏海外专利及存在的竞争关系，中国企业拓展海外市场时被海外竞争对手指控专利侵权在所难免。在欧美发达国家，不应诉意味着败诉和放弃海外市场；应诉并胜诉则扫除拓展海外市场障碍。因此，中国企业在海外市场拓展中被指控专利侵权时，应借鉴成功应诉经验，积极应诉。

（一）保存好研发设计、注册专利、生产、销售及风险预警资料

应诉海外专利侵权指控，需提供海量技术性强的抗辩证据。在深圳比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）应诉日本索尼公司专利侵权指控过程中，比亚迪提交辩论文件和证据材料近200 份，共计5,000多页①田力普.中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录[M].北京：知识产权出版社，2010：52.。在赛开利公司和达克泰集团起诉申锡公司外观设计侵权案中，申锡公司搜集整理研发记录1,900多页。江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江动集团”）在美国应诉美国本田公司商业外观侵权时，收集提交资料达十几万页②田力普.中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录[M].北京：知识产权出版社，2010：59.。因此，中国企业应增强海外专利纠纷风险意识，在开拓海外市场前研究海外竞争对手专利技术、方法或外观设计及其所在国专利法律和判例，研发创新、设计产品时规避相关技术、方法或外观设计专利保护范围，避免相同或等同侵权，必要时申请注册国内外专利；按研发设计时间发展，书面详细记录、保存研发设计过程、注册国内外专利、生产、销售及风险预警资料，同时检索、搜集可能影响海外竞争对手专利权稳定性的专利文献、非专利文献、在先公开销售和使用证据及梳理风险点，制定好应诉可能侵权指控的预案，以便遭遇海外专利侵权指控时按时提交抗辩证据，降低应诉成本及经济损失，避免举证不能或被判恶意侵权③。由于保存了相关研发数据和资料，广东生益科技股份有限公司应诉美国埃索拉股份有限公司发起的专利侵权337 调查时，快速提交了10 万页应诉证据，埃索拉公司撤诉。由于江动集团在研发设计之初对本田公司专利进行了规避，美国本田与江动集团在诉讼中达成和解与互不追究协议。中微半导体设备（上海）有限公司（以下简称“中微”）研发时对MOCVD 设备领域专利进行侵权风险评估，避开竞争对手专利，检索大量专利无效证据，注册关键专利，准备详细诉讼应对方案，在美国Veeco Instruments 公司（以下简称“Veeco”）起诉中微供应商西格里碳素（以下简称“SGL”）专利侵权时，中微积极应对，Veeco、中微和SGL 达成和解。

（二）主张没有侵犯专利，起诉或反诉原告专利侵权

根据各国专利法，权利要求书界定专利保护范围，说明书及附图辅助确定权利要求保护范围。而按照各国司法实践，专利侵权判定采用全面覆盖原则，被控侵权产品或方法技术方案的技术特征与专利技术方案的全部技术特征相同或等同，构成相同或等同侵权。在一些国家，专利审查、无效、异议程序中的相关文件、无效诉讼决定可作为确定专利权利要求保护范围的重要参考。因此，中国企业应检索、搜集原告专利权利要求书、说明书、图片及专利审查、无效、异议相关文件、无效诉讼决定，分析专利权利要求、技术方案、解决的技术问题、技术特征、图片及原告对权利要求的解释以及被控产品技术、方法或外观设计与原告专利差异，向法官提交专利审查、无效、异议相关文件及规避设计被控侵权产品的资料，提供权利要求与被控侵权技术、方法或外观设计差异的图片、不侵权律师意见、专家报告及相关判例，主张原告违反禁止反悔或捐献原则，被控侵权技术方案未包含专利权利要求的全部技术特征、被控侵权技术方案与专利技术方案解决技术问题手段不相同或相似、被控侵权技术方案实现的技术效果不同，被控产品不是按权利要求保护方法生产、被控侵权技术与专利技术不相同也不等同、被控外观设计与专利外观设计不相同也不近似，企业产品属于自主创新设计，技术、方法或设计未落入专利权保护范围，没有侵犯专利技术、方法或外观设计。申锡公司提供自主研发外观设计资料，内华达州地方法院驳回了赛开利公司和达克泰集团的诉讼请求；在美国超视技术有限公司（Ultravison Technologies）指控中国LED 显示屏企业专利侵权337 调查案中，中国LED 显示屏企业向ITC 提交自主研发、在先生产和销售材料，Ultravison Technologies撤诉。海鸥参展的一款双陀飞轮机械表在巴塞尔国际钟表珠宝展上遭瑞士历峰集团独立制表人投诉侵犯专利时，海鸥提供研发资料和中国专利复印件，展会组委会裁定争议手表没有违反(瑞士联邦)专利法。经过通领科技积极应诉，新墨西哥州联邦地区法院判定通领科技产品未包含莱伏顿公司涉案专利权利要求的相关要素，也不是以相同方法完成同样功能的相同或等同的结构，不侵犯专利权。

同时，转守为攻，起诉或反诉原告侵犯专利，以顺利拓展海外市场和捍卫合法权益。对施耐德公司无休止起诉，正泰集团在中国起诉施耐德电气低压(天津)有限公司（以下简称“施耐德天津”）专利侵权，最终施耐德天津与正泰集团达成和解协议，施耐德天津支付补偿金1.575 亿元，施耐德公司与正泰集团停止全球范围内现有诉讼；瑞士公司在巴塞尔国际钟表珠宝展上指控海鸥侵权时，海鸥反诉瑞士公司侵犯袖扣中嵌入动态陀飞轮瑞士外观设计专利，瑞士公司产品下架并接受罚款。

（三）主张原告专利无效

受专利审批机构审查能力限制，授权专利或许无效，如专利缺乏新颖性、创造性和/或实用性，说明书公开不充分或修改超出原始公开范围，权利要求得不到说明书支持，专利权利要求范围不确定、权利要求不清楚而无法生产被控产品，主题不可专利等。大部分国家，如中国、德国、法国等，不对外观设计和实用新型专利申请④目前大概有75 个国家提供实用新型保护。进行实质审查，外观设计和实用新型专利无效可能性大。一些国家对专利申请不进行实质性审查，如南非、意大利，或进行有限实质审查，如法国，或不对进入该国PCT 申请进行实质审查或依据PCT 国际检索报告及书面意见授予专利权⑤，或不对非PCT 申请进行相应审查即授予专利权，专利权不够稳定。因此，根据原告专利授权时专利法界定的现有技术⑥目前绝大多数国家如中国、德国（实用新型采用相对新颖性标准）、英国、法国、意大利、瑞士、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、美国和加拿大等，采用绝对新颖性标准，现有技术是指在专利申请日前世界范围内出版物公开、使用公开、销售公开和以其他方式公开的技术。一些国家曾经或当前采用相对新颖性标准，现有技术是指在专利申请日前世界范围内出版物公开，或在本国公开使用或以其他方式公开的技术；极少数国家采用国内新颖性标准，现有技术是指专利申请日前在本国以任何方式公开的技术。，检索、搜集专利审查时没有考虑的影响可专利的申请日⑦目前绝大多数国家实行先申请原则，对内容相同的发明，专利权授予最先申请的人。前已被他人以法定方式公开技术、外观设计或方法的专利文献、非专利文献，并提交专利无效的专家报告、律师意见，主张原告专利与现有技术或方法相同或等同、与现有外观设计相同或近似，专利属于现有技术、方法或外观设计，不具备新颖性、创造性和/或实用性；或者，主张专利技术方案不完整，说明书公开不充分或修改超出原始公开范围，权利要求书得不到说明书的支持，缺少必要技术特征，无法确定专利权保护范围；或主张专利不符合原告国家法律规定的可专利范围，比如，属于美国专利法第101 条规定的不授予专利权的主题，请求法院或专利审批机构宣告专利无效⑧美国、英国、俄罗斯和日本等国法院和专利行政机构均有权宣告专利无效。法国专利权无效宣告诉讼由巴黎民事一审法院及巴黎上诉法院管辖，中国专利局复审和无效审理部负责专利权无效宣告，德国联邦专利法院管辖专利无效纠纷。。华润电机提供TI SAS 的涉案专利被在先专利公开证据，主张专利不具有新颖性和创造性，法国巴黎大审法院判决TI SAS涉案专利权利要求无效。就索尼在日本法院起诉比亚迪专利侵权一案，比亚迪以涉案专利不具有创造性、新颖性和说明书公开不充分为理由，向日本特许厅提出专利无效宣告请求，日本特许厅裁定索尼专利无效。对安德鲁在巴西的专利侵权指控，京信通信在巴西提起专利无效申请，巴西里约热内卢联邦法院裁定安德鲁涉案4 件巴西专利无效，安德鲁的诉讼请求被巴西圣保罗法庭全部驳回。在美国、德国应诉Kaneka 公司发起的专利侵权诉讼时，浙江医药请求美国休斯顿地区法院宣告Kaneka 公司涉案专利无效并确认未侵权，向德国联邦专利法院提起专利无效宣告请求，最后ITC 和美国联邦法院裁决浙江医药生产辅酶Q10工艺未侵犯Kaneka 公司专利，德国联邦专利法院宣告Kaneka 公司涉案专利权无效。

同时，请求宣告原告其他法域专利无效，以更大范围扫清拓展市场障碍。在德国法院判决取消Tractel Greifzug GmbH 的外观设计专利号后，申锡公司在专利注册地西班牙起诉Tractel Greifzug GmbH 公司外观设计专利存在不正当模仿，西班牙法院判决宣告专利无效。Veeco 在美国提起专利诉讼后，中微除请求USPTO 撤销Veeco 专利外，还在中国、韩国对涉诉专利提起无效宣告请求，最终Veeco 与中微达成全球和解。

（四）反诉或起诉原告滥用专利权或垄断

专利权人对专利享有独占权，他人未经许可或没有正当理由，实施专利技术、方法或外观设计的行为属侵权行为。专利权人可提起专利侵权诉讼以禁止专利侵权并获得赔偿。但是，原告不合理地向客户广为发送警告函，明知专利可能无效或不侵权，没有无法律和/或事实依据、无正当理由，或拒绝基于FRAND 原则许可其标准必要专利或附加不合理交易条件，涉嫌不正当竞争或垄断。原告达克泰集团没能再次提供更为有力的新证据，美国加利福尼亚州上诉法院判决原告向申锡公司赔付诉讼费用83 万美元。思科系统公司（以下简称“思科”）在美国法院起诉华为侵犯知识产权时，华为积极应诉并反诉思科垄断，思科与华为和解；而针对IDC 在美国提起的专利侵权诉讼，华为在中国起诉IDC 垄断，最终中国法院判决IDC 构成垄断并赔偿2000 万元，ITC 终裁华为不侵权。因此，依据规制专利恶意诉讼威胁和恶意诉讼法律和判例，提供客观清楚且令人信服证据，反诉或起诉原告滥用专利权或垄断，要求法院判令赔偿包括律师费在内经济损失。

（五）达成和解协议

海外专利侵权诉讼的实质是商业利益之争。专利诉讼过程漫长，双方要花费大量时间、精力和财力，专利侵权判定又具有不确定性。若原告起诉目的是迫使被告支付高额赔偿金或专利使用费，不在于打压或排除被告，随着诉讼中被告提出越来越多不侵权或专利无效证据、起（反）诉原告侵权或采取其他反制措施，和解或许是解决纠纷的最好选择。因此，经研判，被控产品技术、方法或外观设计涉嫌侵权，综合考虑应诉成本、败诉后赔偿金与和解需支付专利使用费、预期商业利润，在以海外专利为筹码和/或反制原告基础上，适时达成和解协议，实施（交叉）许可，改变产品技术、方法或外观设计、必要时支付赔偿金，贴牌或合资生产，收购专利或并购，或将争议提交仲裁。由于高通与爱立信之间专利交叉许可协议，小米在印度被爱立信起诉专利侵权后与高通达成专利授权协议，采用高通处理器的红米1S 手机得以在印度市场再度销售。针对MPEG LA 在德国发起专利侵权诉讼，华为成为MPEG LA 的AVC 专利组合授权的被许可方。美国Segway 公司和DEKA 公司在ITC 指控纳恩博科技有限公司（以下简称“纳恩博”）侵犯专利权后，纳恩博收购了Segway。杜比在印度新德里高等法院起诉OPPO 侵犯专利权后，原被告签订战略合作协议。与海外竞争对手和解，企业需支付不菲专利使用费，影响海外市场销售产品成本和竞争力，但可早日摆脱诉累，节省应诉费用，专注创新和海外市场拓展；一旦败诉，企业将面临产品禁止入关或海外市场禁售和支付高额赔偿金的困境。

（六）寻求政府相关部门和行业协会援助

应对海外专利纠纷，除需提供海量抗辩证据外，费用动辄百万美元以上，单一企业难以承受，因而由政府相关部门、行业协会协助企业（共同）应诉⑨柳春.中国企业应诉美国337 调查的策略[J].中国发明与专利，2018（1）：93.，“力量大”，和解或胜诉率高。中国企业的DVD 被欧盟海关扣押后，中国电子音响工业协会代表DVD企业与飞利浦达成专利许可协议；杭州减速机厂等4 家企业在德国汉诺威设备展上被德国SEW 传动设备公司指控侵犯外观设计专利和撤展后，经中国齿轮专业协会牵头，德国SEW 与3 家企业和解。美国Teragren 公司起诉中国安吉天振竹地板有限公司（以下简称“天振公司”）销售商美国Smith&Fong 公司侵犯专利时，中国林产工业协会竹材专业委员会牵头同行企业筹集数百万应诉资金，与天振公司共同应诉Teragren 公司专利侵权指控；在应诉美国劲量电池公司指控侵犯无汞碱性电池专利337 调查案中，经商务部和电池工业协会协调，中国被诉电池企业按规模和出口量分担费用，部分没有被诉企业也分担了30%费用。天振公司和中国电池企业在海外专利纠纷中胜诉，商务部和相关行业协会功不可没。因此，若拓展海外市场时被海外竞争对手指控专利侵权，中国企业应及时向政府商务部门、行业协会求助，请求参展企业知识产权服务站、海外知识产权维权联盟、知识产权维权援助中心、国家海外知识产权纠纷应对指导中心和/或商务部驻外经商机构推荐中外律师和技术专家，提供侵权判断和抗辩意见、法律及资金援助；若多家企业被诉或诉讼结果影响整个行业，可请求政府商务部门、行业协会组织和协调相关企业共同搜集证据和分摊费用，群策群力地应诉，以提高和解或胜诉几率。