浅析专利复审程序中的依职权审查

田 涛

复审程序就是针对专利申请因不满足授予专利权的条件而被驳回后，专利申请人对驳回决定不服而启动的救济程序。复审程序本身具有行政复议的色彩，因此，在复审阶段中，复审合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请进行全面审查的义务。但是复审程序又不是大家通常认为的一般意义上的行政复议程序，专利制度的特殊性决定了其同时也是审批程序的延续，也就是说复审合议组可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。在日常的审查工作中，不少复审审查员对于依职权审查的介入时机以及依职权审查的范围存在不同的观点。本文将结合审查实践，阐述作者关于依职权审查的认识和见解。

《专利审查指南（2020）》规定合议组可以依职权审查驳回决定未指出的明显实质性缺陷。此处的实质性缺陷包括两方面内容：第一，不同于驳回决定指出的实质性缺陷；第二，该实质性缺陷本身是“明显的”。第一点比较直观，不存在争议。然而对于第二点的理解，则一直存在争议，不同的复审合议组或专利申请人对于是否“明显”存在不同的理解。因此，下文结合相关案例针对缺陷是否在作出驳回决定之前听证过、缺陷影响对于驳回决定指出的缺陷的审查、缺陷比驳回决定指出的缺陷更加严重三个方面对依职权审查行为进行分析和说明。

一、缺陷是否在作出驳回决定之前听证过

如果本申请存在作出驳回决定之前已经听证过的缺陷，一旦撤销该驳回决定将直接导致程序振荡。

复审案例1：

实质审查过程：第一次审查意见通知书指出某权利要求中对某种成分的含量范围概括过宽，说明书中缺乏充分的解释说明，而且具体实施例限定的上述成分的含量范围也不足以支持权利要求中对于该成分含量范围的概括，导致该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。在答复第一次审查意见通知书时，申请人对所述权利要求进行了修改。第二次审查意见通知书指出所述修改不符合专利法第33条的规定，申请人继续对所述权利要求进行了修改，但依然没有克服修改超范围的缺陷，最终实质审查部门以所述权利要求的修改不符合专利法第33条为由作出驳回决定。

在复审程序中，由于是以权利要求修改超范围为由进行了驳回，所以合议组在复审通知书中指出了该权利要求的修改不符合专利法第33条的规定。为了克服复审通知书中指出的缺陷，复审请求人将所述权利要求修改为了原始权利要求，显然这时已经不存在修改超范围的问题了，即驳回决定中指出的缺陷实际上也已经克服了。合议组假如据此撤销驳回决定，由实质审查部门继续审查，则第一次审查意见通知书指出的该权利要求存在的得不到说明书支持的缺陷依然存在，实质审查部门会继续审查该缺陷，导致程序振荡。所以合议组在该权利要求符合专利法第33条规定的基础上，需要依职权进一步对其是否符合专利法第26条第4款进行审查，在权利要求得到说明书支持后最终撤销了原驳回决定，从而避免了程序振荡。

复审案例2：

实质审查过程：第一次审查意见通知书指出权利要求1-3（注：权利要求1为独立权利要求，权利要求2和3分别引用权利要求1），相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性。在答复第一次审查意见通知书时，申请人对所述权利要求进行了修改。第二次审查意见通知书指出所述修改不符合专利法第33条的规定，申请人继续对所述权利要求进行了修改，依然没有克服修改超范围的缺陷，最终实质审查部门以所述权利要求的修改不符合专利法第33条为由作出驳回决定。

在复审程序中，由于是以权利要求修改超范围为由进行了驳回，合议组在复审通知书中指出了所述权利要求的修改不符合专利法第33条的规定。为了克服复审通知书中指出的缺陷，复审请求人将原始权利要求2和3合并到原始权利要求1，得到新的权利要求1。同样，驳回决定中指出的缺陷也已经克服了，由于新的权利要求1中的技术特征在第一次审查意见通知书中均评述过，并且告知过申请人相关证据和理由，所以合议组假如据此撤销驳回决定，则实质审查部门会继续审查该缺陷，导致程序振荡。因此，合议组认为新的权利要求1增加的这些技术特征属于特征的简单叠加，并没有解决新的技术问题或产生新的技术效果，而且新的权利要求1足以用已经告知过申请人的理由和证据再次驳回，这时就有必要引入依职权审查了，所以进一步发出复审通知书指出新的权利要求1相对于对比文件仍然不具备专利法第22条第3款规定的创造性，并且以此为由最终作出了维持驳回决定，同样避免了程序振荡。

小结：假如合议组认为当前审查文本已经克服了驳回决定中指出的缺陷，但如果还存在专利法和专利法实施细则中规定的其他予以驳回的缺陷，与该缺陷相关的理由和证据在驳回决定作出之前已经告知过申请人，且在程序上满足听证原则的要求，则合议组应当对所述其他缺陷进行依职权审查。假如在复审程序中不对该缺陷进行依职权审查，一旦撤销驳回决定，实质审查部门可以不发出审查意见通知书而直接再次驳回，从而引发程序振荡，不合理地延长审批程序，这与复审程序的性质以及依职权审查设立的目的相矛盾。进一步，由于该缺陷在驳回决定作出之前已经进行过听证，因此，将其纳入合议组进行依职权审查的范围，不仅节约程序，而且不造成审级损失。

二、缺陷影响对于驳回决定指出的缺陷的审查

在复审程序中，合议组应当对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，但是假如本专利申请还存在其他缺陷，如不进行依职权审查，将影响合议组甚至造成合议组无法对驳回决定所指出的缺陷进行审查。

复审案例1：

实质审查过程：第一次审查意见通知书指出了某权利要求相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性。在答复第一次审查意见通知书时，申请人对所述权利要求进行了修改，第二次审查意见通知书依然指出所述权利要求相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性，申请人继续对所述权利要求进行了修改，依然没有克服所述权利要求不具备创造性的缺陷，最终实质审查部门以所述权利要求不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由作出驳回决定。

在复审程序中，合议组在审查过程中发现所述权利要求中的某个技术特征或技术术语存在不同的理解和解释，导致该权利要求的保护范围不清楚，即所述权利要求请求保护的技术方案本身是不确定的，进而判断其是否具备创造性的审查基础也就不存在了。这时假如合议组仅对该权利要求相对于对比文件是否具备创造性进行审查，就会导致完全错误的审查意见和审查结论。因此，合议组需要进行依职权审查，在复审通知书中首先指出所述权利要求的保护范围不清楚。只有复审请求人对所述权利要求进行修改使其保护范围清楚的情况下，合议组才对其是否具备创造性进行审查，假如修改一直无法使其保护范围清楚，则会以此为由维持驳回决定。

复审案例2：

实质审查过程：第一次审查意见通知书指出了某权利要求相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性。在答复第一次审查意见通知书时，申请人对所述权利要求进行了修改，第二次审查意见通知书依然指出所述权利要求相对于对比文件依然不具备专利法第22条第3款规定的创造性，申请人继续对所述权利要求进行了修改，依然没有克服其不具备创造性的缺陷，最终实质审查部门以所述权利要求不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由作出驳回决定。

在复审程序中，合议组在审查过程中发现该权利要求的修改不符合专利法第33条的规定，即该权利要求请求保护的技术方案本身超出了原说明书和权利要求书记载的范围，同样判断其是否具备创造性的审查基础也不存在了。这时假如合议组仅对所述权利要求相对于对比文件是否具备创造性进行审查，同样会导致完全错误的审查意见和审查结论。因此，合议组需要进行依职权审查，在复审通知书中指出所述权利要求的修改不符合专利法第33条的规定。只有复审请求人对所述权利要求进行修改使其满足专利法第33条的规定的情况下，才对其是否具备创造性进行审查，假如修改一直无法使其满足专利法第33条的规定，则会以其不符合专利法第33条的规定为由维持驳回决定。

小结：上述复审案例涉及的缺陷影响既可以体现为无法对驳回决定指出的缺陷进行判断，也可以体现为对合议组给出的复审审查意见的正确和准确性造成影响。合议组应当将针对所述其他缺陷的审查纳入审查范围，并通知请求人进行修改或说明。如果复审请求人拒绝对所述缺陷进行修改或修改之后依然无法克服所述缺陷，则合议组应当依据与所述缺陷相应的理由作出维持驳回决定的审查决定。

三、缺陷比驳回决定所指出的缺陷更加严重

如果本专利申请存在比驳回决定指出的缺陷更加严重的明显缺陷，则对驳回决定所指出的缺陷的审查将会毫无意义，也就是说即使驳回决定指出的缺陷克服了，本专利申请依然无法满足授予专利权的条件。

复审案例1：

实质审查过程：第一次审查意见通知书指出某权利要求相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性。在答复第一次审查意见通知书时，申请人对该权利要求进行了修改，第二次审查意见通知书依然指出所述权利要求相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性，申请人继续对所述权利要求进行了修改，依然没有克服其不具备创造性的缺陷，最终实质审查部门以所述权利要求不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由作出驳回决定。

在复审程序中，合议组在审查过程中发现该权利要求请求保护的技术方案属于违反我国法律的发明创造，例如伪基站、用于赌博的设备、伪造国家法定货币的设备等，即所述权利要求请求保护的技术方案本身已经违反法律了，无论其是否具备创造性均无法改变其违反法律的事实。这时假如合议组仅对所述权利要求相对于对比文件是否具备创造性进行审查，实际上进行了毫无意义的审查，不仅浪费了审查资源，还可能导致更加严重的后果。因此，合议组需要进行依职权审查，在复审通知书中指出所述权利要求不符合专利法第5条第1款的规定，最终以此作出维持驳回决定的审查决定。

复审案例2：

实质审查过程：第一次审查意见通知书指出某权利要求相对于对比文件不具备专利法第22条第3款规定的创造性。在答复第一次审查意见通知书时，申请人对所述权利要求进行了修改，第二次审查意见通知书指出所述权利要求的修改不符合专利法第33条的规定，申请人继续对所述权利要求进行了修改，依然没有克服修改超范围的缺陷，最终实质审查部门以该权利要求不符合专利法第33条的规定为由作出驳回决定。

在复审程序中，合议组在审查过程中发现所述权利要求请求保护的技术方案不具备专利法第22条第4款规定的实用性，例如违背能量守恒定律的永动机、明显无益、脱离社会需要等，即所述权利要求请求保护的技术方案本身不具备实用性，无论其是否修改超范围均无法改变其不具备实用性的事实。这时假如合议组仅对所述权利要求是否修改超范围进行审查，实际上也是进行了毫无意义的审查，同样浪费了审查资源，还可能导致更加严重的后果。因此，合议组需要进行依职权审查，在复审通知书中指出所述权利要求不符合专利法第22条第4款的规定，最终以此作出维持驳回决定的审查决定。

小结：假如合议组在对复审案件进行审查后，发现除驳回决定所指出的缺陷之外，本专利申请还存在更为明显、更加严重的缺陷，且该缺陷难以通过修改、举证或者陈述意见而克服，导致所述专利申请不具备授予专利权的前景，此时若对驳回决定所指出的缺陷继续进行审查已无实际意义，合议组应当依职权对更为明显、更加严重的缺陷进行审查。

四、结语

上述内容就是作者对于复审程序中依职权审查的认识和见解。由于在实际审查工作中涉及的复审案件情况各不相同，所以还需要广大复审审查员结合实际复审案件的具体情况有针对性地进行审查，使得依职权审查充分体现程序经济原则以及审批延续的程序属性，同时尽量避免审级损失、充分保证程序救济。