混淆原则为涉外定牌加工中商标侵权判断的基本标准

张楠 闫倩

摘要：本田技研工业株式会社（以下简称“本田技研”）与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（以下简称“恒胜鑫泰”）、重庆恒胜集团有限公司（以下简称“恒胜集团”）侵害商标权纠纷一案为最高人民法院评选的2019年中国法院10大知识产权案件之一。该案经历了一审，二审和再审，对涉外定牌加工贸易领域内我国商标法的实施做了进一步的明确，本文结合该案对商标侵权判断的标准进行一些探讨。

关键词：商标权;混淆原则;涉外定牌加工

中图分类号：D923.43 文献标识码：A  文章编号：1003-2177（2021）22-0015-02

1 案情概要

本田技研专业生产摩托车等产品，于1988年5月30日取得第314940号注册商标，核定使用类别为第12类，经续展至2018年5月29日。于1998年8月14日取得第1198975号注册商标，核定使用商品类别为第12类，经续展至2018年8月13日。于1988年12月17日取得第503699号注册商标，核定使用商品类别为第12类，经续展至2019年11月9日。恒胜集团和恒胜鑫泰系总公司和子公司的关系。2016年6月28日，昆明海关下属的瑞丽海关查获申报出口的一批摩托车，昆明海关认为该批货物可能涉嫌侵犯本田技研在海关总署备案的知识产权，向本田技研发出了通知，2016年8月22日，瑞丽海关告知本田技研由恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司向瑞丽海关申报出口的标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件220辆，目的地缅甸，该批货物系由美华公司授权委托恒胜集团加工生产。本田技研遂以恒胜鑫泰、恒胜集团侵害其商标权为由，向人民法院提起诉讼。经审理，一审法院认定构成侵权，恒胜鑫泰及恒胜集团不服，提起上诉。二审法院认为本案被诉行为属于涉外定牌加工行为，不构成商标侵权，本田技研不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院判决撤销二审判决，维持一审判决。在本案中，三级法院的分歧在于涉外定牌加工能否作为商标侵权的抗辩。

一审法院认为恒胜鑫泰、恒胜集团虽辩称其行为系涉外定牌加工行为，但其提交的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系涉外定牌加工行为。而其行为本身构成在相同或者类似的商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标，构成侵犯本田技研注册商标专用权，依法应当立即停止其侵权行为。

二审法院认为恒胜鑫泰、恒胜集团所实施的行为不是商品销售行为而是涉外定牌加工行为。因为根据恒胜鑫泰、恒胜集团与美华公司于2016年4月3日签订的合同条款可知，这些合同条款符合定牌加工的定做条件;涉案承揽加工的产品全部交付给定作方，不进入中国市场，中国境内的相关公众不可能接触到该批产品;缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有涉案商标注册商标权;恒胜集团获得了缅甸公民吴德孟昂的商标使用授权。以上事实足以认定恒胜集团生产涉外定牌加工涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权。一审判决对《销售合同》《商标注册声明合同》《授权委托书》等四份在卷证据经审查后认为，恒胜鑫泰、恒胜集团提交的这些证据不能形成完整的证据链条，无法确认恒胜鑫泰、恒胜集团的行为得到美华公司的授权，不是涉外定牌加工行为，而是商品销售行为，构成商标侵权，属于认定事实不清、适用法律错误，二审法院予以纠正。

再审法院认为根据一审、二审查明的事实，恒胜鑫泰、恒胜集团的被诉侵权行为属于涉外定牌加工行为。但是在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”，恒胜鑫泰，恒胜集团的行为属于商标使用行为，所使用的标识与本田技研请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆。构成侵害本田技研的注册商标专用权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

2 评论

商标权作为知识产权的一种，同其他类型的知识产权一样，具有客体的非物质性、时间性、专有性和地域性。其中专有性也称排他性，即非经商标权利人许可或者法律特别规定，他人不得实施受商标权控制的行为，否则就构成商标侵权。所谓地域性即是商标权只及于授权国主权领域之内，超出了授权国范围，则该商标权所涉及的标志则不能在它国自动享受商标权的保护。本案中涉及到的涉外定牌加工这种贸易方式，在涉及到商标保护方面，其特殊之处就在对于商标权的专有性（排他性）和地域性的分析同国内贸易不同，容易产生不同的意见。

（1）商标权的专有性（排他性）在于防止发生混淆，因为商标最基本的功能就在于标识出处，指示来源，若发生了混淆，其指示来源的功能就会丧失，商标的作用也会失去，因此导致混淆的行为就构成了商标法律制度规定的首要的侵害商标权的行为。具体而言，在商标法律制度中混淆包括可能的混淆和实际的混淆;直接的混淆和间接的混淆等。可能的混淆和实际的混淆是按混淆发生的现实性进行划分的，可能的混淆还没有变成现实性，但有发生混淆的条件;实际的混淆是混淆已经发生，消费者将假冒商品当成真品购买、消费。直接的混淆和间接的混淆是按混淆发生的程度进行划分的，直接的混淆是消费者不能分辨来自不同生产者的产品或者混同了来自不同生产者的产品;间接的混淆是消费者知道某一产品不可能是某一生产者生产的，但却误认为该生产者与实际生产者之间存在某种许可、参股、赞助或者商品化等关系。上面所列的这些混淆行为都应该受到法律的禁止，才能使商标权得到有效的保护。

我国《商标法》第五十七条列举了侵犯商标权的行为，根据本条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的;（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的;（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;（五）未经商标注册人同意，更换其注冊商标并将该更换商标的商品又投入市场的;（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”做为认定商标侵权的法律依据，本条规定内含了防止混淆的要求，主要体现在本条第一项和第二项中。在判断是否构成混淆时，本条第一项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，此项是推定混淆，即只要实施此种行为即构成混淆，成立商标侵权行为，不要求消费者实际发生了混淆，即上文的可能的混淆。第二项“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，此项要求有混淆的可能或者实际产生了混淆。无论是推定的混淆还是实际的混淆和可能的混淆，都以行为人实施了商标使用行为为前提。结合商标的功能，所谓商标使用行为，是该使用商标行为能发挥商标指示来源，标识出处功能的行为。因此，在判断是否构成商标侵权时，应以行为人的商标使用行为是否发生混淆为标准。即应先判断行为人的行为是否属于商标法上的商标使用行为，其次看是否是为了标识出处的目的，并且该行为将引起混淆或者可能引起混淆。

（2）涉外定牌加工因具有涉外因素而与商标权地域性产生冲突，因此在实践中往往有观点认为涉外定牌加工因该涉外因素，使该商标使用行为成为商标侵权排除行为，即在涉外定牌加工中即使有商标使用行为也不应视为商标侵权行为。在本案中一审法院和二审法院关注的焦点就是恒胜鑫泰和恒胜集团的行为是否有涉外因素即涉外定牌加工，一审法院认为恒胜鑫泰和恒胜集团提供的证据不足以认定其行为构成涉外定牌加工，因此认定恒胜鑫泰和恒胜集团构成商标侵权。而二审法院认为恒胜鑫泰和恒胜集团的行为具有涉外因素属于涉外定牌加工行为，因此不构成商标侵权。再审法院，首先确认了恒胜鑫泰和恒胜集团的行为属于涉外定牌加工行为，其次则将关注的焦点放在了恒胜鑫泰和恒胜集团的行为是否构成商标使用的行为，是否会发生混淆的后果。结合本案的具体情况最后确认了恒胜鑫泰和恒胜集团的行为构成商标侵权。再审法院的侵权判断思路无疑是正确的，商标侵权的判断应该以是否发生混淆为基本标准，结合具体案情，进行具体分析判断。在商标侵权认定时，涉外定牌加工作为一种贸易方式，同其他生产经营方式一样，其并不具有特殊性，也应该以是否构成混淆为标准。

3 结语

总之，商标侵权的认定应该以是否构成混淆为标准，结合案件的具体情况进行具体判断，涉外定牌加工行为，并不能当然成为一种特殊排除侵权的情形。同时随着经济全球化的不断发展和科学技术的不断进步，人员货物跨国界流动的日益频繁和便捷，对商标权地域性的理解，不能形成固定的思维格式，必须结合具体案件具体分析。

（责编：王锦）

作者简介：张楠（1986—），女，陕西咸阳人，硕士，空军工程大学讲师，研究方向：法律、国际关系。