专利法中对实用性规定的审查探讨

刘 路 董瑞倩

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 北京 100160）

近来，中国知识产权制度的不断完善，政府也逐渐加大对知识产权的保护力度，社会公众的知识产权意识也不断增强，我国的知识产权保护也取得了长足的进步，也极大地促进了科学与技术的进步。在专利法的规定下，新颖性、创造性和实用性也是在发明专利申请实质审查中所需要满足的最重要的条件。发明或者实用新型专利申请是否具备实用性，涉及到专利法第22条第4款，并应当在新颖性和创造性审查之前首先进行审查。

一、专利法中关于实用性的基本概念

在专利法中规定了实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果[1]。而在专利法实施细则中则没有关于实用性进一步规定的法律条款。

在专利审查指南及审查操作规程中对实用性有具体的规定。在产业上能够制造或者使用的技术方案[2]，是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案。能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。具备实用性的发明或者实用新型专利申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。

专利申请只有满足下述条件才可能被授予专利权。所申请的发明或者实用新型必须是能够解决技术问题，并且能够应用的发明或者实用新型，如果申请的是一种产品，那么该产品必须在产业中能够制造，并且能够解决技术问题；如果申请的是一种方法，那么这种方法必须在产业中能够使用，并且能够解决技术问题。

二、专利审查中对实用性规定的历史沿革

专利法经过历次修改，目前的专利法中，已经将原来属于实用性法条进行规范的缺少必要技术手段的五种情形，从实用性的规范情形中删除，而把其纳入到第26条第3款中关于说明书公开不充分的情况当中，从而将说明书公开不充分条款和实用性条款在一定程度上能够进行区分开来，但是，在具体审查实践上，并未完全解决两法条容易发生混淆的问题。对于2010年专利审查指南中，所给出的不具备实用性的五种情形中的第二种，即违背自然规律不具备实用性的情形，特别是在说明书中对于是否违背自然规律没有明确描述或者对违背自然的规律的情形描述不明显，审查员不能明确界定是否违背自然规律而其又不属于能够在产业上制造或使用的技术方案，因此，这种情况需要在审查实践中进一步研究与厘清。

三、专利法中关于实用性的审查原则

国家知识产权局在审查发明或者实用新型专利申请的实用性时，所遵循的原则主要为两条：第一，以申请日提交的说明书（包括附图）和权利要求书所公开的整体技术内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容；第二，实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。

在审查实用性时，所要遵循的相应的审查基准，具体为：专利法第22条第4款所说的“能够制造或者使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。但也有人认为，“能够制造或者使用”的条件，在随着新技术的不断更新与进步，会比较容易满足条件，尤其在生物化学等领域具有可重复性特征的发明创造中，其判断标准不再适合[3]。

在专利审查指南中还给出了不具备实用性的五种主要情形：

1.无再现性，具有实用性的发明或者实用新型专利申请主题，应当具有再现性。

2.违背自然规律，具有实用性的发明或者实用新型专利申请应当符合自然规律。对于那些违背能量守恒定律的发明或者实用新型专利申请的主题，例如永动机，必然是不具备实用性的。

3.利用独一无二的自然条件的产品，不具备实用性。

4.人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法，外科手术方法包括治疗目的和非治疗目的的手术方法。

5.测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法，这类方法无法在产业上使用，不具备实用性。

四、关于实用性的审查实践的探讨

通过对专利法及专利审查的具体规定的论述，能够比较清楚地知道了实用性的审查标准，下面结合实际审查案例，进一步探讨实用性的审查规范。

案例要求保护一种浮子传动链自转式浮力转动机，国家知识产权局也给出其不具备实用性的审查意见，并最终驳回了该专利申请。

对于该发明专利申请而言，根据权利要求书和说明书的记载，所述的浮子传动链自转式浮力转动机，由装满液体的储液池、固定在储液池液体中的上部和下部可转动的传动轮及围绕传动轮循环转动的传动链构成，其中传动链上设有浮子、活塞和重力块，其要解决的技术问题是制造一种浮子传动链自转式浮力转动机，能够只利用持续恒定的自然条件而且不用消耗任何能源，永远不停地转动。国家知识产权局所做出的驳回决定中认为，该装置不符合功能定理，其明显违背了自然规律，其正是由于不符合专利审查指南中所列出的不符合实用性的第三种情形即永动机的情形，而不符合专利法第22条第四款的规定。

通过以上对专利局在对专利申请审查实践的探讨，能够更为明确的理解对实用性的具体规范，对现行专利局的专利审查实践具有引导作用，及对申请人在撰写专利申请说明书时也具有较强的指导意义。