论专利侵权案件中功能性技术特征的解释与适用——兼评法释〔2016〕1号第八条第二款规定的适用困境与完善

毛灵见

浙江利群律师事务所，浙江 台州 318000

一、问题的由来——等同原则的区别适用

专利侵权的判定，必然要经历对专利权利要求保护范围的确定以及将被诉侵权产品（或方法）与所确定的专利保护范围进行比对的过程。恰当的界定专利权利要求保护范围是判定专利侵权成立与否的前提和基础，通常情况下，权利要求保护范围确定的过程，即是对权利要求的技术特征进行解释的过程。功能性技术特征因其是以“手段（装置）+功能”表达范式进行技术限定，区别于一般技术特征中直接由结构、组分、步骤、条件或其之间关系等进行技术限定的表达方式，在对其进行解释时须“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”①，以确定该技术特征的内容。如果被诉产品或方法中包含的技术特征与专利权利要求中的全部技术特征内容重合，即可认定该被诉产品或方法构成相同侵权或字面侵权。为了防止竞争者为避免字面侵权而对专利技术方案引入无意义的修改进行规避，仍可进行等同原则的适用，即如果被诉产品或方法所包含的技术特征与专利技术的必要技术特征相比，是“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且以本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能联想到的特征”②，依然可被判定构成侵权，以“试图一方面给予专利权人公平的保护，另一方面向竞争者适当告知专利权人独占权的范围”③。

为此，本文将结合现行立法和司法实践，并参考美国关于功能性技术特征的适用情况，以对功能性技术特征的本体探析为起点，进而探寻功能性技术特征在专利侵权案件中如何进行应然的解释与适用，并尝试对法释〔2016〕1号第八条第二款规定所引出的问题予恰当回应。

二、功能性技术特征的本体探析

技术特征是专利权利要求的基础构成单元，并决定着所涉技术方案给予专利保护的范围，不论专利申请过程中对权利要求的审查还是专利侵权判定过程中对专利保护范围的确定，均以技术特征为中心进行展开的。为能更好地在侵权判定中解释和适用功能性技术特征，笔者认为有必要先从权利要求的视角来对功能性技术特征的进行本体的探析。

（一）权利要求与功能性技术特征

权利要求是专利的核心④，是专利文件中最重要的部分，是以精确的语言来定义专利权人排他性权利的单句，每一件专利都是一项或多项权利要求作为结束，同时每一项权利要求必须具体清楚地说明该权利要求所要保护的客体，即发明人所认定的发明创造。⑤权利要求旨在提供一种合理清楚的公示，使得专利权人的竞争者知晓不侵害专利权人排他性的权利的情况下，可以模仿专利发明创造的程度。权利要求“就像不动产契约一样，契约中对该不动产的描述定义了一块地的边界，但是并没有描述这块地内部的特征（这块地是否平坦、是否有坡、是否栽种了植物、是否有建筑和水流经过等等）”⑥。专利权人排他性权利的边界，就是通过一个个单句所表达技术特征所构筑，这些单句的内容既可以是关于结构的也可以是组分、步骤、方法、组合，亦或者是功能、效果等等。

（二）专利授权申请与侵权判定中的功能性技术特征

理想的状态下，专利授权申请与侵权判定过程对于功能性技术特征的解释应当是一致的，尽管专利授权申请过程中审查员更关注于待授权技术的新颖性与创造性要求。但根据《专利审查指南》（2010）规定，审查员在解释权利要求中所包含的功能性技术特征时，该“功能”是以所有能够实现所述功能的实施方式来解释的⑦。美国USPTO在1994年In re Donaldson案之前，同样也未将“装置+功能”的权利要求用说明书的语言进行限制，而是从字面上理解为覆盖了实现所述功能的所有可能装置，甚至包括说明书未记载的装置。在判断功能性技术特征的专利授权条件时是基于大量的现有技术对比文件的基础上的，导致许多的专利申请被拒绝⑧。因此，有论者认为我国现行专利申请审查与专利侵权案件审理过程中对功能性技术特征的解释并不一致，并引发了学界的诸多争论⑨。但正如Rich法官在其撰写In re Donaldson案的法院一致意见中认为的，法律上没有任何法条豁免了USPTO遵循美国专利法第112条第6款⑩。因此，我们在确定功能性技术特征的权利边界时才须得结合专利说明书和附图描述的功能或效果的具体实施方式或等同的实施方式确定该技术特征的内容。

三、功能性技术特征在侵权判定中的具体适用

被诉产品或方法中若使用了专利权要求所包含的各项技术特征，即所谓在该产品或方法中“读出”权利要求的全部技术特征，我们就可认为被告已从字面上侵犯了该项专利，也就是通常所说的字面侵权或相同侵权，但这前提是要先准确的划定每一项技术特征，技术特征的不同划定可能导致所解释的内容也完全不同。

（一）功能性技术特征与技术特征的划定

被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当先审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围。而权利要求则由具体技术单元所构成，在构成一个权利要求的技术特征中，既可以全部是结构特征，也可以是结构特征和功能特征并存。恰当的划分专利权利要求的技术特征是进行专利侵权比对的基础，技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。⑪一般应把能够实现一种相对独立的技术功能的技术单元作为一个技术特征，不宜把实现不同的技术功能的多个技术单元作为一个技术特征。⑫

在最高人民法院审理的申请人刘宗贵与被申请人台州市丰利莱塑胶有限公司案中，刘宗贵拥有一款名称为“可调节的婴幼儿座椅”的发明专利，该专利权利要求1为：“……所述的调节拉杆呈U型，其两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体。”被诉产品相对而言，其区别技术特征在于没有“套体”这个部件，同时采用了弹簧的压缩原理。最高法院认为，权利要求中“其（调节拉杆）两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”实现的功能是：当需要调节椅体高度时，对调节拉杆产生回复力，使得销体和卡槽紧扣。“套体”虽作为一个部件，但其功能和效果依赖于弹簧的配合才能实现，其在整体技术方案中发挥作用，从而认为“套体”不应是作为一个独立的技术特征。该案中原二审法院将“套体”作为一个独立的技术特征，进而未以被诉产品缺少套体特征为由认定为落入涉案专利保护范围，也未考虑等同的使用，对技术特征的划定与侵权比对均不当，被最高法院责令再审⑬。因此，在对功能性技术特征进行解释之前，先要能够对技术特征进行恰当的划分，不同的技术特征划分将可能导致完全不同的侵权判定结果。

（二）具体的实施方式与等同的实施方式

相对于其他技术特征而言，功能性特征是以具体实施方式或等同的实施方式确定该技术特征的内容的，下文将对具体的实施方式与等同的方式应如何解释和限定功能性特征进行分析。

1．关于具体的实施方式

为使功能性技术特征满足《专利法》第二十六条第四款关于权利要求“清楚”的条件，专利申请人应在专利说明书中及附图中必须充分公开实现该功能的结构、组分、步骤、条件或其之间关系（统称为“具体的实施方式”），否则该功能限定的权利要求属于不“清楚”，进而可能导致该专利申请无法获得授权。因此，说明书中需要对相应的具体实施方式进行充分披露以达到本领域技术人员通过阅读该说明书内容即可对该技术方案进行实现。因此，我们对功能性特征进行解释时，必须先找到说明书中对应的执行所述功能的具体结构等相应描述，再进而结合相应解释规则进行解读确定。

2．关于等同的实施方式

等同的实施方式是说明书及附图记载的实现权利要求中所述功能不可缺少的一种结构特征，除了在本领域普通技术人员看来与“具体的实施方式”手段基本相同之外，还要求功能和效果均为相同。确定等同的实施方式和具体的实施方式都是解决字面侵权判定需要完成的事项，都是为了解释（实现）权利要求中作为限定技术特征的共同的“功能”或“效果”需要。若想要证明一项功能性权利要求的字面侵权，被控侵权产品或方法必须与权利要求中所记载的手段要素具有完全相同的功能和效果，而不仅仅是非实质性的区别（或基本相同）。因此，等同的实施方式通常也被称为“法定等同”，且不需要在该专利中明确记载，只需通过基于“具体的实施方式”按本领域的普通技术人员标准进行推定便可。

（三）“等同”的适用建议与完善

综上，为了解决法释〔2016〕1号第八条第二款规定所存在问题，笔者建议在具体的司法适用过程中应将“等同的实施方式”与“等同原则”回归各自原位，即先通过说明书及附图中的具体实施方式或等同的实施方式对功能性技术特征进行解释以确定其权利的范围（即等同的“一次适用”），如果被诉侵权产品或方法无法落入字面侵权的范围，则再进行根据等同的原则进行等同的“二次适用”。由于最高院在法释【2015】4号（法释【2001】21号））第十七条中已经规定了等同原则的适用，具体在对法释〔2016〕1号第八条第二款规定适用时，如果被诉功能性技术特征与功能性技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在专利申请时无需经过创造性劳动就能够联想到的，认定为该相应技术特征与功能性技术特征相同便可，其余则继续留给法释【2015】4号（法释【2001】21号））第十七条来解决。如此，既可最大限度的保护专利权人的利益以促进和保护创新，也体现了法律“平等”适用这一核心的社会价值。

四、结语：回归创新的激励与平等保护

围绕着专利的任何制度设计都应是为了能更好的在创新保护和公众合理使用技术之间划定一条更为清晰的界限，既让发明者可以充分享有其创新成果并以此激励更多的创新，同时也让公众可以在专利的边界之外能够合理的使用现有技术成果及为后续的创新预留一片自由的领域，而不是让专利的拥有者产生不清的预期，甚至人为的制造对于创新保护本身不平等，更不是让公众在进行合理的使用现有技术以及试图进一步创新的同时却因制度边界的不清而畏缩不前甚至无端踩进侵权的雷区。由功能性技术特征还是其他技术特征进行权利要求的限定系因发明技术本身的特点所决定，或者有时更是发明者技术保护方案的选择自由，恰当的确定专利权的保护范围并予平等保护，既是充分保障专利权人创新权益激发后续创新的需要，同时也是确保公众对于公有领域技术合理使用的需要，进而以实现专利权人权益与公众利益之间的良好平衡。

注释：

①最高人民法院：《审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（一）（法释〔2009〕21号）第四条规定．

②最高人民法院：《最高院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释【2015】4号）第十七条规定。（该司法解释经最高院于2015年1月29日进行了部分修改，原为法释【2001】21 号）．

③[美]罗杰．谢科特，[美]约翰．托马斯．专利法原理[M]．知识产权出版社，2017，5：264．

④闫文军．专利权的保护范围[M]．法律出版社，2018，6：1．

⑤[美]J．M．缪勒．专利法[M]．知识产权出版社，2013，8：58，310．

⑥[美]J．M．缪勒．专利法[M]．知识产权出版社，2013，8：80．

⑦国家知识产权局．专利审查指南（2010）[M]．知识产权出版社，第145页．

⑧[美]罗杰．谢科特，[美]约翰．托马斯．专利法原理[M]．知识产权出版社，2017，5：182．

⑨刘军华．功能性技术特征的识别与保护范围的界定[J]．科技与法律，2014（4）：734．

⑩[美]罗杰．谢科特，[美]约翰．托马斯．专利法原理[M]．知识产权出版社，2017，5：193．

⑪陶凯元，主编，宋晓明，副主编．最高人民法院知识产权审判案例指导（第十辑）[M]．中国法制出版社，2018：18，19，99．

⑫奚晓明，主编，孔祥俊，副主编．最高人民法院知识产权审判案例指导（第五辑）[M]．中国法制出版社，2013，7：4，71．

⑬陶凯元，主编，宋晓明，副主编．最高人民法院知识产权审判案例指导（第十辑）[M]．中国法制出版社，2018：18，19，99．