大数据环境下“抵触申请”作为创造性判断对比文件研究

隆瑾

摘 要 抵触申请体现了传统环境下专利法理与实践之间的冲突与妥协，大数据环境下的技术飞跃既凸显了抵触申请制度在实际运行中的不合理，也为最新技术数据的全面收集提供了手段。全球范围内“申请在先、公开在后”的在先申请（即“抵触申请”）自申请日起产生了“公开期待”，满足社会技术存量的构成要件。借助大数据在创造性判断客观化中的突出优势，“抵触申请”作为目标专利创造性判斷对比文件的检索范围，可以达到创造性判断的基准、标准、规则的统一和理论与实践的协调。

关键词 抵触申请 公开期待 大数据

中图分类号：D923.42文献标识码：A

1传统环境下“抵触申请”在创新判断中的地位及困境

1.1抵触申请的界定及主要国家和地区的相关规定

专利权保护对象的“创新性”是专利制度正当性的重要来源之一。将需要进行新颖性、创造性评价的专利文献称为目标专利，包括审查阶段的专利申请和无效宣告及诉讼中的专利。针对目标专利进行对比文件检索时，审查员往往会面对两类文献，其一是已经公开，为社会公众所知的文献;其二是只能被审查员所知的文献，即已经提交但尚未公开的专利申请。若目标专利权利要求中的技术方案被上述文献公开，则无法获得授权。其中已提交未公开的专利申请被称为抵触申请。

在世界主要国家的现行专利制度中，抵触申请的具体法律地位和法律效力存在差异。在日韩专利制度中，抵触申请的相关规定独立于新颖性、创造性的法条之外，不属于现有技术，破坏目标专利的可专利性而非新颖性。①在欧美专利制度中，抵触申请属于现有技术的一部分，否定目标专利的新颖性，②在美国还可用于评价目标专利的创造性。③《专利合作条约实施细则》第33.1（c）条、第64.3条的规定表明，PCT不认为抵触申请属于现有技术，也不认可其可以评价新颖性、创造性，将抵触申请作为各国家/地区的保留内容，不强行规定其对目标专利授权性的破坏效力。

现行法规中抵触申请的地域范围相同，仅限为本国/地区的专利申请，或进入本国/地区的国际申请，以确保该申请处于审查员可检索范围内。同一法域内抵触申请的法律地位与法律效力协调对应。

1.2中国对抵触申请的规定及其问题

根据《中华人民共和国专利法》第22条第2款和第22条第5款可知，中国专利制度中，抵触申请否定目标专利的新颖性，但不属于现有技术，其法律地位与法律效力不协调。

“惯用手段的直接置换”是抵触申请独有的判断规则，④破坏了我国专利新颖性标准的统一。“惯用手段的直接置换”意味着在目标专利与对比文件中所采用的手段属于同一层级的并列概念，其所在的技术方案彼此之间不可能构成相同或完全覆盖。实质上，“惯用手段”的判断需要公知常识结合，属于创造性判断。然而，由于抵触申请不能对目标专利进行创造性评价，为弥补这一缺陷，将“惯用手段的直接置换”这一规则强行纳入新颖性判断当中。

图 1：“惯用手段的直接置换”导致新颖性判断差异⑤

（在图1中，目标专利分别相对于在先申请与现有技术中的技术方案中某个技术手段进行了“惯用手段的直接置换”，在先申请与现有技术中被置换的技术手段并不一定相关，在先申请与现有技术之间不存在创造高度的关系。）

如图1所示，当目标专利与对比文件的区别仅仅是“惯用手段的直接置换”时，目标专利的新颖性不会被已经公开的现有技术破坏，却会被尚未公开的在先申请破坏。但针对已经公开的现有技术进行“惯用手段的直接置换”的改进无疑比对未公开的在先申请进行相同的改进来得更为容易。“惯用手段的直接置换”作为实质上的创造性判断规则被运用于新颖性判断中，将导致判断结果的明显不公。同一目标专利新颖性判断与创造性判断的基准存在差异。

1.3“抵触申请”的法律地位及其现实困境

以目标专利申请日为界，在此时间之前向任何专利受理机构提出申请，并在此时间之后公开或公告的专利文献称为目标专利的在先申请，包括现行制度中的抵触申请。

在先申请在专利制度中的法律地位不明晰。具有垄断性质的专利，其正当性来源于对“新”技术的保护，专利新颖性、创造性的判断并非以研发者的知识范围为基准，而是以社会技术存量为基准。新颖性判断技术增量的有无，创造性判断技术增量的多少，两者评价的应当是同样的技术增量。在专利技术方案已经确定的前提下，技术增量的有无、多少由社会技术存量决定。社会技术存量即在技术完成后通过一定的公开方式，使其技术内容处于社会公众想要获得就能获得的状态的技术方案的总和。社会技术存量应当具备技术可获取性，即技术方案已经完成，且可以被获取，典型代表为现有技术，自其公开日起成为社会技术存量。

“以公开换保护”的专利制度中，提交专利申请表明申请人自此放弃了保密意图，并客观实施了导向技术公开的行为。可见，专利的申请日与一般技术文献的公开日具有相似的意义，虽然专利申请并未实质公开，但社会公众可以自专利申请日起对专利中的技术内容产生“公开期待”，此后专利文献的公开行为满足了这一期待，使专利内容已经处于社会公众想要获得就能获得的状态，社会公众能够确定技术方案的完成时间为专利申请日。换言之，在先申请的“公开效力”实际上是自公开日追溯至申请日这一实际满足社会技术存量构成要件的时间。在先申请属于审查员“想要获得就能获得”的技术文献，而当审查员采用在先申请的内容否定目标专利的可专利性时，会将在先申请与审查意见通知书发送给专利申请人，给予申请人据此答复或修改的机会，不会损害申请人的利益。因此，被公开的专利文献应视为自申请日成为社会技术存量，目标专利新颖性、创造性判断的基准应当包括现有技术和所有在先申请。

然而，在先申请作为目标专利新颖性、创造性判断的对比文件在实践中面临现实困境。第一，目标专利申请时在先申请尚未公开，无法被除申请所在国家或地区外的其他国家和地区的审查员获取;第二，新颖性判断相对简单、客观、迅速，但创造性判断复杂、主观、旷日持久，若等待在先申请公开或撤回后才对目标专利的新颖性、创造性进行判断，无疑会大幅拖长审查时限，对权利保护不利。

为了避免更复杂繁琐的审查和更多的争议，传统环境下的在先申请只能作为新颖性判断的对比文件，判断规则中包含了实质上属于创造性判断规则的“惯用手段的直接置换”，影响了新颖性与创造性判断标准的统一性。当在先申请与目标专利技术非常接近，虽然不足以破坏目标专利的新颖性，但可以作为关键证据，与补充文件相结合而破坏目标专利的创造性时，目标专利的创新高度低于创造性标准高度，但由于在先申请不影响创造性评价，目标专利可能可以获得授权。而在先申请的最终公开，使得目标专利的实际创新高度小于创造性标准高度，影响了创造性授权高度的统一。在实际运行中，若审查员已经检索到了与目标专利十分接近的在先申请，在评价创造性时难以排除该申请对审查员在技术理解上的影响。

2大数据环境对“抵触申请”作为创造性判断对比文件的影响

2.1大数据环境下“抵触申请”作为创造性判断对比文件的必要性

传统环境下，抵触申请将导致判断标准不统一等问题;大数据环境下，抵触申请的地域限制及不作为创造性判断对比文件的效力限制所导致的新颖性、创造性判断结果不合理等问题更为凸显。

传统环境下，专利申请受理机构与专利数据的存储地通常属于同一国家或地区，其他国家或地区无法获得未公开的专利申请信息。大数据环境下，爆炸式增长的数据对数据存储与传输提出了全新要求，专利受理机构、专利数据存储服务商与专利数据实际存储地很可能属于不同国家和地区。服务商与使用存储服务的用户之间所签订的安全保密合同往往不能抵抗服务商所在国家的政府搜查行为，而数据实际存储地也存在被暴力破解而获取未公开专利信息的风险，数据挖掘增加了保密信息的泄露风险，专利申请的地域性不再得到保证。

大数据环境对技术创新性提出更高要求。首先，在普遍实施绝对新颖性的标准下，“抵触申请”的检索范围也应当扩张至全球范围内的在先申请。从历史趋势来看，专利制度所确定的社会技术存量范围随着工业贸易范围和技术更新速度而不断扩张。近年来国际专利战争与市场竞争的深度和广度不断升级，坚持“抵触申请”的地域性标准，很有可能在进军国外市场时遭遇抵触，从而引发权利纠纷。其次，大数据环境下，创新主体所获取的资源和信息增加，创新能力增强，在专利审查速度严重滞后于指数增长的技术更新速度时，将在先申请作为创造性判断的对比文件更符合专利权人与社会公众之间的利益平衡，避免专利丛林问题。

2.2大数据环境下“抵触申请”作为创新判断对比文件的可行性

大数据环境下，一切皆可量化。全样本分析的技术变革与量化一切的思维变革，为在先申请作为创新判断的对比文件提供了可行性。

在先申请的可获取地域上的时间差，将随着大数据环境下社会信息沟通交流效率的提高而逐步缩短。PCT、专利审查高速公路、中美欧日韩五局合作等专利审查机构之间的国际合作项目越来越多、越来越密切，专利数据的开放性不断增加。某一专利审查机构接收专利申请与其他国家/地区的专利审查机构获取该专利申请之间的时间差将不断缩小，随着技术进步与大数据共享平台的建立将逐步趋于相同。

大数据环境为在先申请在创造性评价争议所导致的审查时效延长问题提供了可行的解决方案。创造性判断归根结底是对比文件结合可能性的判断，即披露共同技术特征的对比文件与披露区别技术特征的对比文件之间的关联程度，能否使“本领域所属技术人员”进行联想并成功结合。大数据环境下对专利文献及其他所有技术文献的全样本统计与分析使得相关关系的量化成为可能。

3大数据环境下“抵触申请”作为创新判断对比文件的应用

3.1大数据环境下“抵触申请”作为创新判断对比文件的应用前提

“抵触申请”作为目标专利创造性判断对比文件的前提是加快创造性判断速度，提高创造性判断结论的可靠性，以抵消因等待在先申请公开与否而增加的审查时限。解决思路之一是构建行之有效的大数据技术相关度计量系统。该系统的基本原理在于利用大数据处理所有技术文献，并计算文献之间的相关度。该系统以大数据技术为基础，通过语义分析与图像识别，将所有技术文件中的文字与图形进行数据化，将技术方案分解为技术特征的集合。技术特征包括技术手段及其所解决的技术问题、达到的技术效果，同一技术手段如果解决的技术问题不同，则属于不同的技术特征。结合文献引用关系、技术术语之间逻辑关系的处理，如概念层级、惯常替换、近似处理、相反手段等，进行技术特征定位，以此建立技术特征相关性矩阵，对技术特征、技术方案、技术文献之间的相关度进行量化。每一个新技术方案都将对技术特征之间的相关性产生影响，该大数据技术特征相关度处理系统可以及时反映技术特征的增速与增率，整体上的技术特征密集程度和相关程度，实时展示技术发展的周期，为制定针对该技术领域的政策提供依据和参考，决策者可以综合经济、政策、技术发展周期等要素对专利制度层面的创造性标准进行赋值。大数据技术相关度计量系统旨在通过揭示文献之间的相关度，对目标专利的创造性进行快速判断并获得相对可信的判断结果。

3.2大数据环境下“抵触申请”作为创新判断对比文件的应用过程

借助大数据技术相关度计量系统对目标专利进行新颖性、创造性判断时，首先以目标专利申请日为界，确定包括现有技术和在先申请在内的社会技术存量的具体范围。以目标专利权利要求书中的技术方案为基准，结合说明书及其附图中的内容，确定目标专利所要求保护的技术方案及技术特征。在现有技术和在先申请中寻找披露了上述技术特征的技术文献，若存在同一技术方案中完全披露了上述技术特征、或公开上述技术特征的某一点值、或披露了某一技术特征的下位特征，则该技术方案所在的技术文献破坏目标专利的新颖性;若不存在披露全部技术特征的技术方案，则将现有技术与在先申请中与目标专利技术方案相关度最高的技术方案作为最接近的现有技术，确定目标技术方案与最接近的现有技术相比的区别技术特征，若該区别技术特征是全新特征，未曾出现过，则目标专利技术方案具有创造性;若该区别技术特征被其他现有技术或在先申请披露，则将披露区别技术特征的技术文献与最接近的现有技术之间的相关度与专利制度中创造性标准相关度进行比较，若高于创造性标准，则表明披露区别技术特征的技术文献与最接近的现有技术之间的相关程度达到了本领域技术人员容易联想的程度，两者的结合存在技术动机和可能性，目标专利技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的，反之，则是非显而易见的。审查员结合“商业成功”等非技术性要素对目标专利是否具有创造性做出最终判断。

可見，在大数据技术相关度计量系统中，“惯用手段的直接置换”属于创造性判断规则而非新颖性判断规则，新颖性和创造性判断的对比文件范围均为现有技术和在先申请。

3.3大数据环境下“抵触申请”作为创新判断对比文件的应用结果

在大数据环境下，利用大数据技术相关度计量系统，将全球范围内在先申请作为目标专利新颖性、创造性判断对比文件的检索范围，与现有制度相比更为合理。

在先申请作为目标专利新颖性、创造性判断对比文件的检索范围，明确在先申请的法律地位，确定社会技术存量的范围，统一新颖性与创造性的判断基准。在目标专利申请日之前向国内外专利受理机构提出的专利申请均属于社会技术存量的范围，与现有技术一起作为新颖性、创造性对比文件的检索范围。新颖性判断对比范围为国内外的在先申请与现有技术，实现真正的“绝对新颖性”标准。

在先申请作为目标专利新颖性、创造性判断对比文件的检索范围，排除“惯用手段的直接置换”在新颖性判断中的适用，统一新颖性与创造性的判断规则。由于在先申请可以作为创造性判断的基础，与在先申请的区别在于惯用手段直接置换的专利申请将因不具有创造性而无法获得授权，无需排除审查员因新颖性检索而受到在先申请对技术理解的影响。因此，破坏新颖性以“同样的发明或者实用新型”为判断原则，即目标专利与对比文件完全相同或被对比文件完全覆盖。

借助大数据技术相关度计量系统，在先申请作为目标专利新颖性、创造性判断对比文件的检索范围符合我国“建设知识产权强国”的战略目标，对审查员而言，提高了审查效率，减少了在先申请与“事后诸葛亮”带来的主观因素的影响;对权利人而言，增强了专利权的稳定性，提高了专利质量;对社会公众而言，专利信赖度提升，专利丛林情况有所改善，市场活动空间更为广阔。

4结语

技术变革往往伴生着制度变革。专利审查机制导致专利申请与技术公开之间必然存在一定的时间差，抵触申请正是这一时间差与先申请制产生冲突时的制度妥协，在法理解释与实际适用时均存在不当之处。大数据环境下，技术飞跃与思维方式的改变表征了抵触申请制度变革的紧迫，也为最新技术的数据收集提供了可行手段。实践中，依赖大数据分析技术的成熟与专利信息的开发与共享，真正实现在先申请作为社会技术存量评价目标专利新颖性、创造性的制度目标是未来可期的必然趋势。

注释

① 日本《专利法》第29条之一规定了新颖性与创造性，第29条之二规定了抵触申请。《实用新型法》第3条之一规定了新颖性与创造性，第3条之二规定了抵触申请。《意匠法》第3条之一规定了新颖性与创造性，第3条之二规定了抵触申请。韩国《专利法》第29条/《实用新型法》第4条/《外观设计法》第5条中，（1）（2）分别规定了新颖性、创造性，（3）和（4）规定了抵触申请。.

② 《欧洲专利公约》第54条新颖性的规定中，第3款规定抵触申请应当认为包括在现有技术以内;第56条规定评价创造性时不考虑抵触申请。

③ 美国《专利法》第102条（a）对新颖性、现有技术的规定中，（2）涉及抵触申请;第103条关于创造性的规定中没有将102（a）（2）单独列明。美国《专利审查程序手册》（MPEP）（2008.07），第706.02（f）、706.02（f）（1）、706.02（f）（2）、706.02（k）段： 可以根据未公布的在先申请披露的内容对目标专利的影响程度，作出新颖性临时拒绝或创造性临时拒绝。转引自孙毅. 抵触申请中的相关问题分析[J]. 知识产权， 2011（07）： 68-73.

④ 《审查操作规程（实质审查分册）》第三章3.1 惯用手段的直接置换

⑤ 与现有技术相比所要求的创新高度为2。基于前述分析，分别将惯用手段的直接置换的创新高度和创造性标准高度设定为3和5。所设定的数值仅为了能尽可能直观表现相关的创新高度，不具有实际意义。空心表示申请日，灰心表示公开日，实心表示授权日;虚线表示该技术尚未公开，实线表示该技术已经被公开;没有实心圆表示授权与否不影响相关判断。

参考文献

[1] 孙毅.抵触申请中的相关问题分析[J].知识产权，2011（07）：68-73.

[2] （英）维克托？迈尔-舍恩伯格肯尼思？库克耶.盛杨燕，周涛译.大数据时代[M].杭州：浙江人民出版社. 2013.

[3] 国家知识产权局-专利审查高速路（PPH）专栏[DB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/.

[4] 石必胜.专利创造性判断研究[M].北京：知识产权出版社，2012.

[5] John F.Duffy.Inventing Invention： A Case Study of Legal Innovation[J].86Tex.L.Rev，1，2007-2008.

[6] 冯晓青.知识产权法哲学[M].北京：中国公安大学出版社，2003.

[7] 刘俊士.专利创造性分析原理[M].北京：知识产权出版社，2012.

[8] Dan L.Burk，Mark A. Lemley. Policy Levers in Patent Law[J].Virginia Law Review. 2003，89（07）：1575-1696.

[9] Gregory Mandel.The Non-Obvious Problem： How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants[J].42 U.C. Davis L. Rev.57，2008-2009.