对比实验中最接近现有技术的选取及其在创造性审查中的考量

申俊杰 杨杰

摘要：技术效果的认定是创造性评判中确定发明实际解决的技术问题的事实依据，化学医药领域发明的技术效果认定相比其他领域更加依赖于实验证据的证实。申请人在答复通知书的过程中，往往会提供对比实验来证明本申请的创造性。本文结合两个复审案例，探讨对比实验中最接近现有技术的选择及其在创造性审查中的考量相关问题。

关键词：实验数据;对比实验;创造性;最接近现有技术

中图分类号：D923.42 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）12-0039-03

1 引言

技术效果的认定是创造性评判中确定发明实际解决的技术问题的事实依据，化学医药领域发明的技术效果认定相比其他领域更加依赖于实验证据的证实。《专利审查指南2010（修订版）》在第二部分第十章第3.5节中规定：“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”[1]。立法本意在于出于先申请制原则的要求而强调以原说明书和权利要求书记载的内容为准，对于补交实验数据是否可以接受以支持申请人主张的结论，进而证明本申请相对于现有技术具备创造性，应当持全面而审慎态度进行审查。《专利审查指南2010（修订版）》中关于补交实验数据的一个主要原则就是补交实验数据所证明的事实不能超出原始申请文件公开的范围，即不能证明一个新的事实，通常是针对原申请文件记载的技术效果所提交的補充性数据。

对于补交实验数据能否支持申请人主张的结论，进而证明本申请相对于现有技术具备创造性，应当持全面而审慎态度进行审查。实践中通常是按照以下三点原则进行审查。

一是补交实验数据必须与权利要求请求保护的范围相对应。

二是补交实验数据针对的技术效果不应超出原始申请文件公开的范围。

三是对比实验数据应当在请求保护的发明与最接近的现有技术之间进行。

即便己有上述规定，当前的审查实践中，对于创造性审查中涉及对比实验数据的考量问题，仍然存在规定不够明确或己有规定适用范围有限的问题。

2 案例介绍及分析

2.1 案例一

复审请求时补交的实验数据如下：

合议组认为，虽然复审请求人未提供权利要求1中的3个具体化合物与对比文件2公开的化合物XX和XXIII的对比数据，但表格化合物1、2、3与权利要求1的化合物结构更接近，该对比数据能够证明权利要求1中限定的3个具体化合物（左侧苯环具有双取代）相对于复审请求人提供的化合物1、2、3（左侧苯环具有单取代）具备创造性，进一步推定本申请相对于对比文件2具备创造性。对比文件2公开了左侧苯环上基团选择的大范围定义，不是针对所有活性化合物都能保证进行具体基团数目和类型的选择后的化合物均能保持较高的活性，无法预期经结构修饰后的化合物的活性走向，具体的化合物结构在进行修饰后可能存在活性降低甚至丧失的情形，而本申请的活性实验数据也证实了结构类似的化合物仅由于左侧苯环上取代基的个数和类型不同导致活性有高有低。根据对比文件2公开的上位的基团定义进行基团修饰并不能显而易见地获得相对于左侧苯环上单取代化合物活性更高的权利要求1中的3个具体化合物。

2.2 案例二

本申请说明书记载了本申请化合物相对于舒尼替尼毒性更低，取得了更好的技术效果。对比文件1公开了一系列具体化合物对于多种激酶的抑制效果数据，但未公开化合物168和173的效果数据。

合议组认为，对比文件1所解决的技术问题是提供具有蛋白激酶PK抑制活性的化合物，特别是具有受体酪氨酸激酶RTK、非受体蛋白酪氨酸激酶CTK、和丝氨酸/苏氨酸激酶STK抑制活性的化合物。本申请所解决的技术问题是寻找一种具有高的酪氨酸激酶抑制作用同时具有较低毒性的新化合物。由此可见，对比文件1与本申请所解决的技术问题不完全相同，对比文件1中关注的重点为化合物的活性，而本申请除了关注化合物的活性之外，还关注化合物的毒性。虽然对比文件1在生物实施例的最后一段中记载了细胞毒性测试的方法，但没有提供相应的细胞毒性数据。由此可推断，对比文件1仅是基于蛋白激酶抑制剂的应用〔例如，抗癌）而认为应当测试所述化合物的活性，而并没有特别关注所述化合物的细胞毒性。因此，本领域技术人员不会从对比文件1中获得如何减低所述化合物细胞毒性的教导或启示，通常认为，上市药物其生物活性与毒性之间具有较佳的平衡，即较高的活性且毒性较低，基于目前的证据可以认为对比文件1中化合物80比168、173在成药性方面更能引起本领域技术人员的关注。

上述两个复审案例，申请人和审查员所选择的最接近的现有技术不同，这两个案例是既矛盾又统一的。首先，从表面上看，这两个案例对于补交实验数据的审查结论是一致的。申请人所提供的对比实验数据均不是审查员所认为的最接近的现有技术，合议组对实验数据都采取了认可的态度。其次，深层次分析，这两个案例又是矛盾的。从化合物结构的相似程度来看，案例一中申请人所选择的最接近现有技术的化合物结构比对比文件1更相似，是申请人虚拟的“中间态产物”，通过本申请化合物与虚拟的中间态化合物对比效果间接证明本申请的创造性。案例二中申请人所选择的最接近现有技术的化合物结构比审查员所认为的对比文件1的化合物结构差别稍大，但是所选择的对比对象是与本发明的构思更为相关的上市药物，可以认为是经过了市场的检验。

由上述两个复审案例可以看出，如果申请人无法提交本申请与最接近的现有技术之间进行对比的对比实验数据，为了证明发明的创造性、考察技术效果与区别技术特征的关系，必要时，可以允许申请人制备或合理选择一种结构上比对比文件化合物结构更为接近的“中间态产物”或与本发明的构思更为相关的上市药物，且尽可能使该结构更为接近的“中间态产物”或构思更为相关的上市药物与对比文件的区别恰好在于本发明与对比文件的区别技术特征，使得依附于发明区别技术特征带来的有益效果能够更清晰地得到证实，增强对本发明具备创造性的说服力。如果产生的技术效果能够证明本发明相对于结构更为接近的“中间态产物”或与本发明的构思更为相关的上市药物具备创造性，则可进一步推定本发明相对于对比文件具备创造性。

4 结语

作为实验科学代表的药物化学领域，对于技术效果的可预知性通常相对其他领域差，声称的技术效果的成立与否需要更多依赖于实验的验证。实验数据，尤其是用于证明创造性的对比实验数据是判断发明是否具备创造性的关键，实验对象选择是有关实验证据的难点。申请人可能补交结构更为接近的“中间态产物”或与本发明的构思更为相关的上市药物作为比较对象，在审查实践中，除了考虑化合物结构的相关性外，还需要从发明构思出发，结合案件的实际情况具体分析，将客观上最相关的化合物作为对比实验对象。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.