论《商标法》第32条中的使用地域性原则

关键词 商标法 商标使用 地域性原则 境内使用 关联性标准

作者简介：钟凯臻，华东政法大学知识产权学院，硕士研究生。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.05.006

一、问题的提出

在商标注册取得制下，恶意抢注国外知名商标的情况屡屡发生。但是“恶意抢注的说法只是一个笼统的标签，如果简单地受恶意抢注说法的摆布，很可能会流于情绪化，不适当地扩展恶意抢注的范围。” 我国《商标法》设置了不同的条款用于规制恶意抢注，其中第32条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条是保护未注册在先使用商标的重要依据，但前提是商标需满足“已经使用并有一定影响”的要求，通说认为此处的“使用”仅指本国境内而言，不包括境外使用的情形，即商标使用的地域性原则。例如，孔祥俊认为，未在我国境内使用的境外商标，在我国境内就不应具有商标权益。 然而在全球化、网络化的环境下，境外商标并不在我国境内实际使用亦被公众所知的现象十分普遍。那么，对于“境外使用、境内有一定影响”的商标，能否启用我国《商标法》第32条禁止他人注册？

二、商标使用地域性原则

（一）《商标法》第32条中商标使用地域性原则的确立

针对实践中恶意抢注他人在先使用商标的现象，《商标法》在2001年修订时在第31条（现行《商标法》第32条）中新增“不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 的规定。根据2002年《商标法实施条例》的定义，商標的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。上述规定未特别明确“使用”是否有地域范围。事实上，由于“有一定影响”产生的前提是“使用”，而“有一定影响”必然针对我国境内公众而言，故“使用”被默认为发生在我国境内。

实践中，对“使用”地域性的讨论围绕两起“无印良品”的商标争议而展开。第一起“无印良品”商标纠纷案 中，盛能公司在服装等类别上注册了“无印良品”“MUJI”商标，良品计画公司认为构成对其在先使用并有一定影响的商标的抢注，但只能证明其在英国、日本及我国香港地区等境外地区在先注册并使用了“无印良品”或“无印良品MUJI”商标。在第二起“无印良品”案 中，棉田公司在毛巾等类别注册了“无印良品”商标，良品计画公司提交的证据仅能表明“無印良品”商标在日本、中国香港及中国台湾等国家和地区的宣传使用和知名度情况，以及在中国大陆地区定牌加工 等事实。上述两起案件，商评委均认为证据无法证明良品计画公司的商标已在中国大陆地区使用，因此不属于在先使用并有一定影响的商标。在国家工商行政管理总局发布的《商标审查及审理标准》中也明确将在先使用解释为“在中国已经使用”。

在第一起“无印良品”案中，北京高院曾否认商标使用的地域性，指出：“被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要件。” 但在第二起“无印良品”案中，法院却未采该观点，明确“在中国大陆境内实际使用”为前提。 在最高法院2010年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条中亦可看出境内使用的认定倾向：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。”最高法院在2012年6月对上述第二起“无印良品”商标案作出再审判决，指出“只有在先使用并有一定影响的商标才属于本条禁止抢注的范围，在不足以证明争议商标在中国大陆境内在特定类别的商品上在先使用并有一定影响的情况下，无需评判商标申请是否具有主观恶意的情形。”

此后，在众多涉及国外商标的案件中法院均坚持商标使用地域性原则，对商标未在中国大陆地区实际使用的，通常不予认可。例如，在“MAJOLICA MAJORCA”商标争议案中，由于争议人明确表示标有“MAJOLICA  MAJORCA”商标的商品还没有在中国大陆进行销售，并且证据主要是网络论坛、网络文章等材料，因而未被法院认定为在先使用商标。 在PUNYUS案、EASTMAN案、马西亚诺案、优塑洁案、奥宝仕案、纽迪牛仔案等案件中，法院表达了类似的观点。

（二）商标使用地域性原则的理论依据

通说认为，商标使用地域性原则的理论依据在于商标权的地域性原理。商标权作为一种知识产权，在没有国际条约、双边或多边协定特别规定的情况下，其法律效力仅限于一国境内。商标权的保护依赖于国家强制力，是国家主权的体现，其地域范围是由主权国家的地理疆界所决定的，一个国家可以在不违反国际条约有关规定的情况下，自主决定其本国境内商标权变更的条件、保护范围等内容。商标使用作为商标法中的特定概念，与商标权密切相关，仅指在“商标法意义上的使用” ，而非所有对标识的使用行为。由于商标权具有地域性，商标权特定利益的实现又离不开商标的使用，因此只有发生在商标权地域范围内的使用，才能依据产生该国相关法律制度予以评价。“如果在商标的使用与特定的地域范围之间无法建立起关联，那么即使在事实层面，该使用的事实确实存在，但在法律层面，该使用也无法得到法律的承认，产生其应有的影响和意义。” 这一结论在使用取得制下是理所当然的，因为只有发生在境内的在先使用才能作为确定商标权归属的直接依据。虽然我国采用注册制，以申请代替使用作为确定商标权归属的直接依据，但使用依然有重要影响。现行《商标法》中，无论是第31条规定的“初步审定并公告使用在先的商标”，还是第4条第1款的“不以使用为目的”、第49条第2款的“连续三年不使用”、第59条第3款的“在原使用范围内继续使用”、第64条第1款的“此前三年内实际使用”，无不指境内使用。而对于特定的境外使用，第26条亦有专门规定：“在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的”享有优先权，仅仅保留特定展会使用的申请日。这是因为，在注册制下法律对未注册商标的保护是有限的，不能过分冲击注册取得商标权体制。 如果未注册商标并未在我国境内使用，就可享有上述权利（益），相当于给外国商标预留注册空间，这与注册取得制的基本原则相违背。

三、对使用地域性原则的突破

商标使用不仅能够对预期的市场范围产生影响、形成预期的商誉，亦能对潜在市场产生影响，在实际使用的地域范围以外产生潜在商誉，这种现象就是商标使用的溢出效应。商标使用与其产生的商誉，就好比将石头扔入水面，正所谓“一石激起千层浪”，在市场因素的影响下，商誉的范围可能远超商标最初使用的地理空间。商誉是商标保护的实质，不应对境内业已形成的商誉视而不见，因而近年来实务界和理论界都在寻求对商标使用地域性的突破，从而扩大《商标法》第32条的适用范围。

（一）使用地域性原则在实践中的突破

近年来，法院已在部分案件中承认未在境内实际使用商标的法律效力。例如，在娜可丝案 中，北京高院认为境外网站或时尚杂志上对化妆品的使用、宣传，我国境内的消费者通常情况下能够获得，并且存在我国消费者在境外购买化妆品的事实，同时考虑到申请人具有明显恶意，因此认定娜可丝公司所主张的在先商标已经在申请日之前在中国大陆使用且具有一定的知名度。在凯伦姆瑞尔案 中，北京高院认为，在诉争商标申请日前，凯伦穆瑞尔公司通过网络宣传、交易等方式对其“karen murrell”商标进行宣传、使用，且中国相关公众能够通过浏览相关网站获知相关信息，能够认定该商标在诉争商标申请日前对于中国相关公众已有一定影响。在AESOP案中 ，虽然北京高院认为在案的域外证据不能证明申请日前伊美斯公司在中国大陆将“AESOPS”商标长期使用于第3类商品并使之具有一定影响，但最高法院再审推翻二审判决，认为相关新闻报道、评论文章和网络论坛等信息虽未表明是伊美斯公司主动进行的商业宣传，但相关公众已经形成对“AESOP”商标的认知，并且通过代购、网购等渠道购买伊美斯公司的产品，因此认定构成在先使用并有一定影响的商标。上述三起涉及化妆品的商标争议中，均没有直接证据证明国外商标在中国大陆境内在先实际使用，但法院考虑商标在境内的知名度，注册人的主观恶意，以及化妆品行业的特殊性等因素，仍然予以保护。

应该认为，上述案例只是法院的个案考量，并未真正推翻使用地域性的原则。然而上述判决对使用的认定不无疑问，网站使用、境外消费、海外代购等事实是否能当然理解为在我国境内使用？应当如何理解商标使用的地域性？在涉及境外商标使用的情形中，使用的认定标准究竟如何？实践中并未有明确的答案。

（二）使用地域性原则在理论上的突破

1.实际使用标准

传统观点认为，必须坚持境内实际使用的基本原则，但可适当降低境内实际使用的证明标准。例如，周云川认为，可以“适当扩大商标使用的形式、降低有一定影响的门槛，对于商业活动中涉及商标的均可以认定为商标使用。” 此种观点认为，如果商标在我国境内没有任何形式的使用，则不应予以保护。

笔者认为，该标准虽然放宽了境内实际使用的证明要求，但仍要求一定形式的境内实际使用，无法解决商标仅在境外网站、第三方媒体或网站上的使用是否能构成商标使用的问题，不符合当今商标使用的现实。

2.使用结果标准

（1）使用要件不必说。该说认为，《商标法》第32條的重点在于主观恶意与有一定影响的判断，是否“使用”并非考虑的重点。例如，王太平认为：“由于‘一定影响必然是通过使用产生的，因此‘有一定影响与‘使用+有一定影响并无实质区别。” 黄汇认为，《商标法》第32条中的使用是一种消极使用，不管是境内还是境外使用者，只要其商标在我国境内的相关公众中产生了一定影响，就应当有权禁止他人的恶意抢注。 冯术杰认为，在先使用的要求仅适用于注册者善意的情形，在注册人恶意的情况下，则应当根据诚实信用原则对主观恶意作出判断，而不以使用的认定为必要。 在上文提到的第一起无印良品案中，北京高院就曾指出当主观恶意明显时使用并非必要条件。

（2）被动使用说。该说认为，商标使用可分为主动使用与被动使用。前者指商标权人的商标使用行为，后者则指社会公众对商标的使用，主要包括媒体和社会公众对商标的宣传、报道、评论等情形。 “他人已经使用”应作扩大解释以包括商标“被动使用”的情形。该观点主要是为解决“索尼”案、“伟哥”案和“陆虎”案 中涉及国外商标所有者未主动使用但已经被社会公众所使用的商标俗称、别称能否构成其在先使用未注册商标的问题，被动使用论者认为，由于商标的俗称已被公众广泛使用，因此亦满足在先使用的要求。

（3）使用意志说。有学者提出“公众使用规则”，认为不是所有公众使用行为的效果均可以归属于商标持有人，应当考虑商标持有人是否反对公众使用或存在“类似使用”，以及公众使用目的情形。亦有学者称为“客观联系规则”。 该说承认公众使用的效力，但认为同时需要商标所有者的承认，不得违背商标所有者的意志。 在2019年的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中亦采此种观点，第16.24条规定：“一般在相关公众已将该‘未注册商标与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成‘已经使用的情形。”

笔者认为，不应混淆“使用”行为本身与“使用”的结果。首先，被动使用说把“商标被他人所使用”的客观事实评价为商标使用，是将“使用”与“有一定影响”混为一谈。“商标本质上是消费者对商标标志与其所代表的有关商品的信息之间的联系的记忆” ，商标形成的决定因素和最终评判标准在于消费者的认知，公众对商标的使用应属“有一定影响”的范畴而不是“使用”的范畴。商标法意义上的使用是商家自己建立商誉的努力过程，目的是为了实现商品来源的识别功能。所谓公众“使用商标”只有认牌购物和向他人介绍两种情形：对于前者，商标仅是购物的动机，是消费者依据记忆和经验并作出判断的过程，体现为心理活动;对于后者，商标是被描述性使用，例如在博客上对某个产品进行介绍。故公众“使用商标”不符合商标使用的定义。

其次，从权利归属的角度，公众使用商标的权益归属于商标所有者亦不符合商标权的私权属性以及洛克关于劳动财产权的规定，存在理论缺陷。 使用意志说虽对被动使用说有所修正，考虑商标所有者的主观意志，但依然认可公众行为可以构成“使用”，事实上所承认的亦不是“使用”，而是承认“有一定影响”这一事实。

5.境内商业经营的计划

商家正为进入我国市场进行筹备，例如：计划参加我国举办的进口博览会，正办理我国进口审批手续等过程等，一定程度上反映商标使用与我国的关联。但是，仅宣称要开拓中国市场或者向全球提供服务，不属此种情形。结合《联合建议》第3条（a）款和（b）款 （i）项，应考虑是否实际为境内顾客服务，是否与境内人士建立其他具有商业动机的关系，以及是否已经制订重大计划在境内经营。此外，结合《联合建议》第3条（b）（ii）条，若声明不提供给特定的顾客，或声明仅提供给特定地区的顾客，这种声明应当对商标使用的地域有所限制。

四、结语

传统的商标使用地域性原则已不能适应当今全球化和网络化的发展，大量“网红”品牌如雨后春笋，纷纷涌现，受到广大年轻人的追捧，众多新兴品牌通过互联网在极短的时间内火遍全球，国外商标已被我国消费者认知却尚未实际在我国境内使用的现象并不罕见。《商标法》第32条中明确了商标“使用”要求，根据商标注册取得制和商标权地域性原理，使用地域性的基本原则仍应坚持，但却不必拘泥于境内的实际使用，可将境外使用而与境内有关联的情形包含在内，从而适度扩大对使用地域性的理解，有效平衡商标权地域性与全球化之间的矛盾。在瞬息万变的商业环境中，法院应综合主客观方面，对境外商标使用的境内效力进行细致地分析，在个案中进一步总结和梳理出具体的考量因素。

注释：

孔祥俊.商标法适用的基本问题[M].中国法制出版社，2014年版，第230页，第113页.

北京市高级人民法院 （2007）高行终字第16号行政判决书;北京市高级人民法院 （2007）高行终字第495号行政判决书。

最高人民法院（2012）行提字第2号行政判决书。

关于定牌加工是否构成商标使用的问题亦是该案重点，有不少学者进行讨论，参见王太平.从“无印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性质[J].法学评论，2017（6）.

虽然《商标审查及审理标准》中采用了“在中国”的表述，实际上指的是中国大陆地区，而不包括中国港澳台地区。

北京市高级人民法院（2016）京行终2726号行政判决书。

北京市高级人民法院（2019）京行终3185号行政判决书、北京市高级人民法院（2019）京行终657号行政判决书、北京市高级人民法院（2019）京行终 5170 号行政判决书、北京市高级人民法院（2017）京行终4222号行政判决书、北京知识产权法院（2019）京73行初1277号行政判决书、北京市高级人民法院（2019）京行终4922号行政判决书、北京知识产权法院（2017）京73行初2090号行政判决书。

赵建蕊.商标使用再TRIPS中的体现及在网络环境下的新发展[M].中国政法大学出版社，2014年版， 第7页，第13页.

王太平.我国未注册商标保护制度的体系化解释[J].法学，2018（8），第144页，第147页.

北京市高级人民法院（2013）高行终字第86号行政判决书。

北京市高级人民法院（2019）京行终5348号行政判决书。

最高人民法院（2018）最高法行再18号行政判决书;北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第2524号行政判决书。

周云川.商标授权确权诉讼：规则与判例[M].法律出版社，2014年版，第405-407页.

黄汇.商标使用地域性原理的理解立场及适用逻辑[J].中国法学，2019（5），第80页.

冯术杰.未注册商标的权利产生机制与保护模式[J].法学，2013（7），第44页.

北京市高级人民法院 （2007）高行终字第16号行政判决书。

邓宏光.为商标被动使用行为正名[J].知识产权，2011（7），第11页.

“索尼”案，参见北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号行政判决书;“伟哥”案，参见最高人民法院（2009）民申字第313号民事判决书;“陆虎”案，参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第1150号行政判决书。

董笃笃.论商标法中的“公众使用规则”——以吉利“陸虎”商标争议案为例[J].知识产权，2013（1）.

袁博.论商标的“公众使用”与“客观联系”——广东茶叶公司与商标评审委员会、桂埔芳商标异议复审行政诉讼案评析[J].电子知识产权，2015（Z1），第136页。

刘毅.商标使用及其判断标准省思[J].知识产权，2018（4），第77页.

王太平.商标法：原理与案例[M].北京大学出版社，2015年版，第20页.

黄汇，谢申文.驳商标被动使用保护论[J].知识产权，2012（7），第86-92页.

凌宗亮.域外商标使用行为的效力及其判断[J].知识产权，2019（12），第52页.

https：//www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/marks/845/wipo_pub_845.pdf，最后访问日期：2020年3月20日。

800 Flowers Trade Mark [2000]F.S.R.697。另见赵建蕊.商标使用再TRIPS中的体现及在网络环境下的新发展[M].中国政法大学出版社，2014年版，第185頁.

Euromarket Designs Inc. v. Peters and Crate & Barrel Lted [2001]F.S.R.20。另见赵建蕊.商标使用再TRIPS中的体现及在网络环境下的新发展[M].中国政法大学出版社，2014年版，第176-177页.

LOREAL SA & ORS v. EBAY INTERNATIONAL AG & Ors [2009]EWHC1094（ch）。另见赵建蕊.商标使用再TRIPS中的体现及在网络环境下的新发展[M].中国政法大学出版社，2014年版，第177-184页.

Intl Bancorp， L.L.C. v. Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco，329 F.3d 359， 361 （4th Cir. 2003）。另见凌宗亮.域外商标使用行为的效力及其判断[J].知识产权，2019（12），第52页.

Euromarket Designs Inc. v. Peters and Crate & Barrel Lted [2001]F.S.R.20。另见赵建蕊.商标使用再TRIPS中的体现及在网络环境下的新发展[M].中国政法大学出版社，2014年版，第176-177页.