对百乐摩磨擦专利无效的回顾与展望

叶诚

上海专利商标事务所有限公司，专利诉讼代理人

日本百乐PILOT 公司（以下简称百乐）自2008年开始在中国市场上销售一种名为“摩磨擦”（FRIXION）的可逆热可擦中性墨水圆珠笔（以下简称可逆热变色笔），成为近年市场新热点。这类笔书写后，可以通过橡胶等材料摩擦纸面生热，使墨迹升温消色，达到铅笔和橡皮类似的效果，受到了学生和办公室一族的青睐，今后很有可能成为铅笔的一种替代品，具有非常大的市场潜力。然而百乐在中国市场推出产品之前，已经进行了大量专利布局，国内制笔企业一旦制造和销售相关产品，就很可能会面临来自百乐的专利诉讼威胁。为此，国内制笔企业必须事先开展充分的专利调查和分析，了解百乐专利布局的实际情况以及对实施相关技术的具体影响，并从专利无效和专利规避两方面考虑，制定周详的产品规划并有条不紊地推进实施，从而为中国企业开辟一条国产可逆热变色笔的自主创新之路。

一、回顾

百乐是世界知名企业，已有一百多年历史，十分重视技术研发，积淀深厚，在专利保护方面明显比中国企业更有经验，因此任何一家中国制笔企业与百乐直接进行争锋相对的抗衡，无论在实力、精力还是经验方面都是不现实的。在2012年国内多家单位决定联合起来，以中国制笔协会的名义、聘请上海专利商标事务所向百乐在中国的专利布局发起挑战。此次项目牵头单位为中国制笔协会，项目支持和参与单位包括（按拼音排序）：贝发集团股份有限公司、广东宝克文具有限公司、合肥瑞雪化工科技有限公司、上海晨光文具股份有限公司、苏州雄鹰笔墨科技有限公司、温州佰思德笔业有限公司、温州大学、义乌市奥祥文具有限公司和真彩文具股份有限公司等。

根据上海专利商标事务所针对百乐专利开展的调查和分析，发现百乐在中国的专利布局主要围绕3项核心专利，即ZL200880006223.1（热变色书写工具，涉及笔的整体结构）、ZL200810099706.2（摩擦体、书写工具及书写工具组件，涉及消字用摩擦体）和ZL200980106501.5（可逆热变色性水性墨组合物、使用其的书写工具和书写工具组，涉及墨水配方），这些专利都已经获得授权而且保护范围很大，中国制笔企业实施可逆热变色笔必然绕不开这些专利，所以必须请求宣告这些专利无效。

经过精心准备，上海专利商标事务所于2014年初以中国制笔协会的名义向专利复审委员会提出了关于上述3项专利的无效宣告请求。无效工作经过历时将近4年的专利无效程序，可谓是一波三折，以摩擦体专利为例，最初专利复审委员会作出无效决定：认为该专利具有创造性维持有效，随后我方向北京市第一中级人民法院提出了行政诉讼，经过一审审理，法院判决该专利不具备创造性，要求专利复审委员会撤销原决定，百乐不服该判决又上诉至北京市高级人民法院，经过二审审理依然认定该专利不具备创造性，维持了一审判决，最后百乐又向最高人民法院提出了再审请求，最高法法官认为本案存在较大争议并且影响重大，所以选择了开庭审理该再审请求，最终裁定认为一审和二审的判决虽然存在法律适用错误，但该专利确实不具备创造性，因此维持了先前判决，要求专利复审委员会重新作出无效决定，最后由专利复审委员会重新宣告了该专利无效（见图1）。

无效工作最终认定了ZL200880006223.1（整体结构）部分无效和ZL200810099706.2（摩擦体）全部无效，ZL200980106501.5（墨水配方）虽然维持有效，但通过无效程序也让百乐澄清了保护范围，都排除了专利侵权风险（见表1）。

此外，百乐还有多件专利申请尚在实质审查阶段，这些专利构成了百乐可逆热变色笔的外围专利，由于这些专利申请的保护范围存在较大的不确定性，所以需要及时向国家知识产权局提交公众意见，以阻止其获得授权或者获得过大的保护范围。上海专利商标事务所自2014年起针对其中的8 件专利申请陆续提交了公众意见（见表2），有效阻碍了百乐开展进一步专利布局，为中国制笔企业自主设计可逆热变色笔提供了广阔空间。

图1 最高人民法院行政裁定书节选

表1 百乐专利无效过程

表2 提交过公众意见的百乐专利申请

二、收获

此次针对百乐摩磨擦专利无效工作的开展并取得初步成效，对整个中国制笔行业都有较大的启示与长远影响：

首先，这次是中国制笔行业首次成功利用知识产权和法律手段，打破海外企业产品垄断，帮助中国制笔企业推出了自主创新的可逆热变色笔，不仅为中国制笔行业，也为其它轻工业开展相关工作提供了可借鉴的成功经验。

其次，中国制笔行业能够主动开展专利无效工作，有效避免未来的专利侵权纠纷，体现了中国制笔行业整体知识产权意识的显著提升。据悉，行业外的非会员单位就有一家企业由于盲目推出了可逆热变色笔，被百乐告上法院，最终被上海知识产权法院认定侵犯了百乐多项专利，需要赔偿近百万元人民币。

再者，该项目凸显了中国制笔协会对整个行业的牵头和协调作用。由于专利无效工作都是以中国制笔协会的名义开展，所以专利复审委员会、北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高人民法院都将其列为重大案件加以审慎处理。在提交公众意见过程中，中国制笔协会也与国家知识产权局专利局保持密切沟通和交流，推动了相关案件的及时有效的处理。中国制笔协会也利用行业年会等多次组织研讨会，让参与企业和专利事务所保持沟通交流，互相提高认识。

最后，通过行业内企业协作，提升了中国制笔协会整个大家庭的凝聚力和战斗力，中国制笔企业在走向国际化的过程中必不可少的会遇到来自全球行业巨头的竞争压力，也会遇到各类知识产权问题，通过此次在行业协会协调下的企业间合作，让大家也认识到了只要中国企业团结一致，没有不可战胜的对手和困难。

三、展望

通过此次项目对中国制笔行业进一步提升知识产权意识有很大的推动作用，中国制笔企业后续可以在知识产权工作方面开展更多工作：

第一，提升专利申请数量和质量。中国制笔企业在技术创新方面已经逐步赶上了国际龙头企业，但在专利数量和质量方面与国际龙头企业相比尚存在较大差距，仍以百乐为例，据不完全统计，其拥有的有效发明专利达到数百项之多，比中国制笔行业十强企业全部加在一起的有效发明专利还多得多。国际龙头企业有清晰的发展战略，长期坚持较大的技术研发投入，依靠前瞻性的专利规划与布局，形成有效的保护和市场垄断地位。反观我国目前依靠专利获得产品技术垄断或是通过专利诉讼获得赔偿的实例还比较少。

第二，加强对国际龙头企业知识产权的监控。时刻了解这些企业的技术发展情况以及重要专利的布局情况，从而能够在第一时间规避误入专利陷阱。通过向先进专利的学习与借鉴，特别是专利族的发展脉络与内在关联，汲取有效的养分为我所用，跟上技术发展的步伐，以最快的方式推出具有竞争力的产品。

第三，加强知识产权培训工作。通过此次项目，可以看到中国制笔行业的龙头企业对知识产权工作的重视程度有很大提高，配备了专职团队，加强了对相关人员的培训，应该进一步发挥这些企业的引领作用。同时，中国制笔协会还可以发挥行业公共服务平台的作用，为更多的行业中小企业服务。中国制笔协会也与国家知识产权局笔具专利审查团队建立了紧密联系，今后可以以此为纽带，进一步提升行业企业的知识产权工作。