专利侵权损害赔偿之研究

2019-12-27肖海霞

专利代理 2019年4期

肖海霞

一、背景

自2012年起开始征求修改意见至今，国家知识产权局组织开展了第四次专利法全面修改工作。2018年12月，《中华人民共和国专利法修正案（草案）》已由国务院提请全国人大常委会审议，继而进入“一读”程序。2019年1月4 日，中国人大网公布了《中华人民共和国专利法（修正案草案）》修改要点，并开始了为期一个月的社会公众意见征求环节。据中国人大网的数据显示，对《中华人民共和国专利法（修正案草案）》[以下简称《专利法修正案（草案）》]提出意见的人数为208 人，共计意见491 条。

该《专利法修正案（草案）》一共有22 处修改，与2008年起施行有效的《专利法》第65 条的规定相比较，《专利法修正案（草案）》第72 条共作出三处变动：其一，新增“故意侵犯专利权”的规定，并规定了“一倍以上五倍以下”的惩罚性赔偿；其二，对于“法定赔偿”所规定的赔偿数额由原来的“一万元以上一百万元以下”提升至“十万元以上五百万元以下”；其三，新增举证责任的相关规定，以减轻专利权人的举证责任。

与2014年的《修改草案（送审稿）》存在不少差异，对于“故意侵犯专利权”的惩罚性赔偿数额是“二倍至三倍”、法定赔偿仍然维持“一万元以上一百万元以下”、并没有细化规定举证责任。在这四年间，不少学者对于惩罚性赔偿作出研究，显然立法机关在此过程中研究过各个学者的意见和观点，在此次提交十三届全国人大常委会第七次会议审议的《专利法修正案（草案）》中体现了立法者的态度和观点。

二、现状

2018年，国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛开幕式并发表主旨演讲，将加强知识产权保护作为扩大开放的四个重大举措之一。此举措也是为了迎合当今社会中国在知识产权方面的进步和发展方向，中国在过去重视工业、科技等新兴领域的发展，而不够重视知识产权的保护，然而依据《2018年中国专利调查报告》显示（如图1 所示），专利权人维权意识显著提升，因此中国应当重视对专利权的保护、完善侵权的救济手段，尤其是重视《专利法》第63 条对于赔偿数额的规定。

图1 专利权遭到侵权后通过诉讼维权

首先，中国知识产权领域的发展蒸蒸日上，急需建立一个完善的知识产权法律体系予以配套保护中国知识产权产业和发展。其次，在电子数据化的时代，侵犯知识产权尤其是专利权的案件与日俱增，如广东省法院审理的案件数量每年都排在第一位，其主要原因是广东是中国电子产业发展最为前沿的省份，涉及的专利权纠纷则较多聚集于广东。然而，中国《专利法》自1992年起，每8年完成一次修订，分别于1992年、2000年、2008年进行三次修订，而至2018年已有10年未完成修订。自2012年提出修订意见后，长达6年多的时间，学界各个学者对第65 条的修订都纷纷提出了不同的意见、持有不同的观点和看法。

三、《专利法修正案（草案）》对《专利法》第65 条的修正

（一）新增故意侵权的惩罚性赔偿

《修改草案（送审稿）》规定：“对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。”然而，此次《专利法修正案（草案）》规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”包括两处更改：第一，增加条件“情节严重”；第二，提升上限至“五倍”。

《修改草案（送审稿）》参考的是美国《专利法》第284 条规定的上限“三倍”②The US.Patent Act(35USC).section284.。然而，美国《专利法》并没有对该法条的适用作具体的规定，法院究竟何时才“可以”做出“三倍赔偿”的判决并没有成文法依据，仍然需要在司法实务中的判例进行“造法”。③肖海,常哲维.专利侵权损害中不宜引入惩罚性赔偿[J].北华大学学报(社会科学版),2018 (3):67-72.各个学者对此惩罚性赔偿持不同态度，如知识产权学者张玉敏曾指出“我国虽然已经在特殊领域引进了英美法上的惩罚性赔偿制度，只是该制度的特殊性决定了它有特定的适用范围，只能局限于产品责任领域，不能盲目扩张到整个民事责任领域”。④张玉敏,侯国跃.当前中国《侵权法（草案）》之比较研究[J].现代法学,2010(1):51-62.也有学者表示赞成，认为面对填平原则在知识产权领域运用的先天不足，只有在形式上采取惩罚性赔偿，才可能在实际上填平损害。⑤王岩云.知识产权侵权损害赔偿原则探析[J].河北师范大学学报,2009(6):36-40.

最终《专利法修正案（草案）》不仅决定使用惩罚性赔偿，同时还将上限提升至五倍，加大了侵权者的侵权成本，面对五倍的赔偿额，潜在侵权者会在承担五倍的惩罚性赔偿和侵权所获得利益之间作出理性选择，该规定会在一定程度上阻确不少侵权案件的发生。但是，在美国这样的发达国家，其《专利法》已有二百余年的历史，对于惩罚性赔偿的规定也存在三次变迁，但是依然保持“三倍”的最高上限。美国历史上第一个与惩罚性赔偿相关的专利侵权案是Boston Mfg Co v.Fiske 案⑥Boston Mfg Co v.Fiske,Circuit Court,D.Massachusetts,3 F.Cas.957,(1820).，发展至今近两百年，其立法历史上对于“倍数”问题也经历了三次变迁，由“至少三倍”转为“等于三倍”，直到现在“不超过三倍”的规定。可见，美国专利侵权惩罚性赔偿的倍数逐渐降低。

中国知识产权的发展情况不如美国先进，《专利法》的存在历史也不如美国悠久，却直接设置了“五倍”的最高上限，是否存在一定的风险？美国在两百年历史中，也在逐渐降低赔偿倍数，而在中国却一次性将倍数提升至五倍，是否会面临美国专利侵权惩罚性赔偿发展史中所面临的一些问题？在司法实践中，“五倍”高额高额赔偿可能会引发“专利流氓”的泛滥。然而，“专利流氓”一旦泛滥，随之而来的问题就是浪费司法资源。

因此，在“一读”程序中，建议各个成员、专家考量各方面因素，如中国专利权的发展现状、中国法制建设、外国司法实践结果等，权衡“三倍”、“五倍”之间的利弊，在大力惩罚侵权行为与专利流氓风险之间找到最佳临界点，既能最大程度惩罚侵权者，又能防范专利流氓的泛滥。需要明确的是，专利侵权的案件往往专业性极高，而法官大多为法学专业，对于专利权中专业的部分可能不能仅仅通过法学知识予以判决，因此可能存在个案不公的情况。而倍数越大，法官的自由裁量权越大，个案不公的情况发生概率则越高。倍率问题需要参考美国专利法发展中逐渐降低倍率的原因，综合考虑中国专利发展状况，最终确定合适的惩罚倍率。

“情节严重”是极具主观性的字眼，在《专利法修正案（草案）》中并没有明确具体的标准，赋予了法官极大的自由裁量权。按照相关法律，情节严重应该包括：1.侵权损害数额巨大；2.多次侵权或者长时间侵权；3.侵权人因为侵权获利巨大；4.被处罚后再次侵权的。⑦《专利法》第44 条规定：“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。”因此，若是最终该《专利法修正案（草案）》被通过，则应当立法规定相应的司法解释，规定明确“情节严重”的具体含义，限制法官自由裁量权，防止在专利权侵权案件中出现“同案不同判”的窘状。

（二）法定赔偿

根据《专利法》第65 条的规定，赔偿数额的确定应当按照先后顺序分别考虑实际损失、侵权获利、许可使用费，在这三者均无法准确确定时，法院才有自由裁量权依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定赔偿数额。

根据无讼网数据统计（如图2 所示）共有1652个案子运用到了第2 款。于2014年达到峰值后，呈逐年下降的趋势。在2013 至2017年之间，五年内通过法院依据参考相关因素予以自行确定赔偿额的案件占比96.33%。⑧唐要家,唐春晖,姜海华.专利侵权救济制度有效性及其改革路向[J].人文杂志,2019(01):34-43.

图2 近9年援引《专利法》65 条第2 款的案件数

在司法实践中，法定赔偿的适用体现出“权利人胜诉率高、获赔数额低”、“原告主张适用法定赔偿的比例高、且很少提交证据”的双重特点。⑨陈志兴.专利侵权诉讼中法定赔偿的适用[J].知识产权,2017(04)：29-34.

然而，大多数国家均没有将“法定赔偿”纳入赔偿额的计算方式。如美国《专利法》第284 条、英国《专利法》第61 条、德国《专利法》第139 条、法国《知识产权法》第L615 条、日本《专利法》第102 条均未规定“法定赔偿”的方式予以确定赔偿数额大小。由此可见，“法定赔偿”是一种中国所独有的确定赔偿数额的方式。

虽然是中国特有的方式，但是在司法实践的四种计算方式中，“法定赔偿”却是最频繁被适用的计算方式。袁晓东曾以北京、上海、广东三地318 份专利侵权赔偿判决书为样本，运用统计分析方法对其进行实证研究，得到结论其中300 件均采用法定赔偿计算方法判决的案件，占总案件量的94.34%。⑩袁晓东,蔡学辉,许艳霞.我国专利侵权赔偿制度实施效果及法定赔偿数额影响因素研究[J].情报杂志,2017(05)：192-198.由此可见采用法定赔偿计算方法确定赔偿数额的方式是四种方式中最为普遍使用的。

但是，《专利法修正案（草案）》中对于法定赔偿数额范围提升至“十万以上五百万以下”，存在两个问题。第一，下限提高可能导致不少侵权者并不能够有足够的能力支付该笔巨额赔偿，即便是判决了也没有执行的可能性，会导致诉讼成本高昂而无法实际获得相应赔偿的后果。第二，上限提升至五百万可能诱发“专利流氓”的泛滥，与“五倍”赔偿存在同样的风险。引入巨额赔偿的规定，可能导致专利持有人通过诉讼的手段，以期许获得高额赔偿。即可能发生“滥诉”，浪费大量司法资源，只因为专利持有人认为其有获得巨额赔偿的可能性。专利流氓最严重的是美国，研究发现美国1990—2010年被告因专利流氓提起的专利诉讼损失5000 亿美元。⑪李晓桃,袁晓东.美国专利侵权惩罚性赔偿制度及其启示[J].科技管理研究,2016(10)：160-164+179.因此，需要借鉴并参考美国的实践及结果，甚至考虑“五百万”的上限是否会引发“专利流氓”发生的风险剧增。

针对“十万至五百万”赔偿范围内如何确定具体数额，这是自由裁量权的问题。首先，法官应当在充分考虑前三种计算方式后，仍然无法获得准确的损害赔偿数额的情况下，方可行使自由裁量权以确定具体的赔偿数额，以此避免法定赔偿的不确定性。其次，在明确考量因素优先次序并释明原因的基础上，当事人也能够通过该种裁判文书较为清晰的了解法官在数额认定方面所能够呈现之司法裁量过程，而该种次序公示的做法其实也就是对法官裁量权的羁束。⑫曹新明,崔逢铭.知识产权侵权赔偿数额“自由裁量”规则实证研究[J].江苏社会科学,2017(04)：120-131.最后，应当在新法适用后，尽快公布相关指导案例、公报案例等具有指导意义的案例判决情况，使各法官在判决案件时，有所参考以避免“同案不同判”的困境。

（三）转移举证责任

《专利法》第65 条并未对举证责任进行规定，但是在《商标法》第63 条中明确规定了“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料”。《商标法》的规定与最高院对专利侵权纠纷案件的相关解释中关于侵权人无正当理由据不提供或者提供虚假的账簿、资料的规定类似。可见，中国知识产权的举证责任规定存在不一致的情况，在此次《专利法修正案（草案）》中应当予以明确。

而实际上法定赔偿在中国使用率高的原因之一也与“举证难”有关，为解决此问题，《专利法修正案（草案）》中完善证据规则的规定恰好与“法定赔偿”相呼应，二者相辅相成、互补所需。即在负有举证责任的专利权人尽力后仍无法提供的，由责令侵权人提供，将举证责任转移至侵权人，仍然无法提供的，此时可以启动法定赔偿，由法官行使自由裁量权予以确定具体赔偿数额。

专利权人举证难的原因主要有两个方面：一是由于专利权的客体本身是非物质的，对非物质的技术方案的公开，进一步使得技术方案脱离了专利权人的控制。⑬罗莉.论惩罚性赔偿在知识产权中的引进及实施[J].法学,2014(4)：22-27.二是公开后，出现了不特定多数侵权人的情况，一一取证较难，相反，往往关键证据均由侵权人掌握。

权利人在无法提供证据支持主张又希望制止侵权行为的窘境中，只能在提起诉讼请求之初明确希望适用法定赔偿，以期减少举证责任，避免竹篮打水一场空。⑭黄细江.刍议图形用户界面外观设计的侵权损害赔偿——以苹果诉三星案为线索[J].电子知识产权,2017(1)：45-51.因此，转移举证责任并非是在举证方面向专利权人进行不公平的倾斜，而是一种将专利权人、侵权人的权利义务朝着平衡状态所进行的调整，是最终实现法律公平的有效手段。⑮李凤奇,王宝筠.专利侵权赔偿的现状分析及调整路径[J].河北法学,2017(04)：112-122.

因此，新增该条款对举证责任的明确分配，不仅仅能够降低权利人的举证责任，使其能够通过转移举证责任的方式获得更为精准的数据以获得合理赔偿，同时也能够减少法定赔偿的使用率，使其他三种赔偿数额计算方式也有用武之地，而不至于沦落“摆设”的作用。因此，立法工作与司法实践相结合，充分考虑实务中的具体情况，是立法者立法过程中应当注意的方面。