浅议权利要求得不到说明书支持的审查意见答复

李梅香

一、分析权利要求得不到说明书支持的审查意见

一方面，在专利申请的确权阶段，审查意见下发和审查意见答复可以理解为审查员代表的公众利益与申请人的个人利益的博弈过程。在该博弈过程中，审查员在下发审查意见时，站在保护公众利益的立场，通常倾向于要求申请人限缩其请求保护方案的范围；而申请人站在争取自身最大权益的立场，则希望通过技术特征的概况上位等方式获得更大的保护范围的专利授权。

另一方面，在专利申请的授权阶段，审查员完成专利申请的授权后，也有抽查等确保审查质量的制度。若权利要求记载的特征越多或者记载的特征越下位，则被抽审出有问题的授权专利的概率越小。

故基于上述两个方面，审查员本着对公众负责和审查的审慎负责态度，经过检索未检索到适用通过新颖性或创造性驳回的对比文件时，审查员可能会在第一次审查意见中下发权利要求得不到说明书支持的审查意见；或者，在通过一次或多次的新颖性及创造性的审查意见下发及答复之后，审查员会考虑当前权利要求是否存在概况范围过大的问题，从而进一步下发权利要求得不到说明书支持的审查意见。

在很多情况下，权利要求得不到说明书支持的审查意见确实存在权利要求概况范围过大的问题。针对这种审查意见，申请人确实需要通过在权利要求中增加限定来克服上述缺陷。但是在一些情况下，权利要求得不到说明书支持的审查意见也可能存在的以下几个疏忽现象：

第一，根据从属权利要求要求保护的优化实施方式，或者在说明书中重点描述的具体实施方式，忽略了说明书中记载但未重点强调的其他实施方式，并指出权利要求得不到说明书的支持问题。

第二，混淆了说明书的文字记载范围和公开范围；或者混淆了说明书的记载范围和公开范围，指出权利要求得不到说明书的支持。

第三，混淆了说明书的非充分公开范围和充分公开范围，指出权利要求得不到说明书的支持。

二、针对上述三种不支持的审查意见的答复

针对第一种不支持的审查意见的答复相对简单，申请人和专利代理师可以指出本申请说明书记载了哪些除审查意见中提到的其他实施方式及这些实施方式的具体位置即可。

针对第二种不支持的审查意见的答复，相对于第一种稍微复杂一些。在提供答复建议之前，笔者先结合《专利审查指南》（2019 版）的记载，理清楚“文字记载的范围”、“记载范围”及“公开范围”的几个概念之间的关系。

笔者认为，“文字记载范围”、“记载范围”及“公开范围”这三者所对应的范围，是逐步增大的，具体如图1 所示。

图1 文字记载范围、记载范围及公开范围之间的关系示意图

笔者是基于以下法律法规依据，得到图1 所示的三者之间范围的关系。

文字记载范围，顾名思义就是局限于说明书中以文字明确记载的内容，不包括基于文字进行简单概括的明确且可以唯一确定的内容。

《专利审查指南》（2019 版）对《专利法》第33条的适用有如下记载：“如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

说明书中补入原说明书和权利要求书中没有记载的技术特征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。”

故借鉴《专利审查指南》（2019 版）对《专利法》第33 条适用的解释，可以得到记载范围可包括两个方面的内容：

1.明确通过文字记载原说明书和权利要求书中的内容；

2.未明确通过文字记载在原说明书和权利要求书中，但是可通过基于原说明书和权利要求书可以直接地、毫无疑义地确定的内容。

针对基于文字记载及附图可以毫无疑义地确定的内容，是所属技术领域的技术人员，在不付出创造性劳动的情况下明确且毫无疑义地确定的。例如，某一个附图中通过连线的方式，毫无疑义地表明了元件A和元件B 是连接的，而说明书中并没有文字直接记载元件A 和元件B 之间具有连接关系，这种内容即为未被文字直接记载的但却属于《专利法》上“记载范围”的内容。故《专利法》上的“记载范围”不局限于直接的文字记载，还可包括借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的内容，即《专利法》上的“记载范围”是大于“文字记载范围”的。

《专利审查指南》（2019 版）对“权利要求书应当以说明书为依据”的进一步解释：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。”

故在适用《专利法》第26 条第4 款时应该以公开范围为基础，而公开范围是允许所属技术领域的技术人员进行概括的，且这种概括的范围至少可以覆盖等同替代和明显变型的实施方式。故从该角度来说，若记载范围是描述一个或多个实施例，而公开范围包含记载范围，且包含记载范围所延伸的等同替代或明显变型的方式，故公开范围是大于记载范围的。

而《专利法》第26 条第4 款的适用，是以公开范围为基础的，而非文字记载范围或记载范围。故此时若审查意见以文字记载范围或记载范围提出不支持的问题，申请人或专利代理师可以针对这种以文字记载范围或记载范围为基础提出的不支持性问题，结合法条说明，及文字记载范围或记载范围以外的实施方式的举例，进行意见陈述。

宕开一笔，在举出说明书文字记载范围或记载范围以外的等同替代或明显变变型方式的实施方式时，由于等同替代方式和明显变型方式在《专利审查指南》（2019 版）未有明确定性或举例描述，对于初始从业人员而言可能存在一定的难度。以下笔者对等同替代方式和明显变型方式进行初步的探讨。

笔者认为等同替代方式可以借鉴《专利审查指南》（2019 版）对等同特征的描述进行定义。《专利审查指南》（2019 版）对等同特征的定义如下：“等同特征是指与所记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征”例如，说明书的具体实施例记载了螺钉连接，其等同方式可包括：螺栓连接。螺栓连接就是螺钉连接的等同替代方式。

通过查阅《专利审查指南》（2019 版）并未发现对明显变型方式直接或间接的定义，笔者结合上述《专利审查指南》（2019 版）对《专利法》第26 条第4 款关于得到说明书支持的限定，明显变型方式可为：所属技术人员基于申请文件记载的功能和效果，在不付出创造性劳动的情况下，能够想到的除所述等同替代方式以外的其他实施方式。

在《专利审查指南》（2019 版）中既然明确提出“等同替代”和“明显变型”这两个概念，出于法律法规条文的简要性，这两个概念应该不同的，实质上可能是互补的。有鉴于此，笔者认为：明显变型方式可认为是等同替代方式以外，所属技术领域的技术人员通过付出非创造性劳动的情况下，除了所述等同替代方式其他很容易想到的实施方式。这种明显变型方式，在不需要创造性工作的情况下，是允许一个技术方案的特征数目发生变化的。

若将等同特征的定义视为等同替代方式的定义，则可能出现的现象是：等同替换替代方式下，由于等同替代的三个“基本”的要求，一个实施方案在经过等同替代之后该实施方案的特征数目基本上保持不变的。例如，说明书记载为：产品包括特征A、特征B及特征C。若说明书中记载了特征C 的下位概念为特征c1；若是采用等同替代方式可包括：与特征c1 以基本相同的手段、实现基本相同的功能，并得到基本相同的效果的特征c2。利用特征c2 替代特征c1，则该方案仍然是3 个特征。

但是明显变型方式可能改变一个实施方案所包含的特征书。例如，方案A 包括通过特征识别在当前图像帧定位目标所在的区域；基于该区域进行图像切割，将切割区域输入到图像模型中。方案B 包括通过特征识别在特定帧中定位目标所在区域；然后在该特定帧之后的S 图像帧不在定位目标所在区域，而是直接基于特定帧的定位结果进行图像切割，将切割区域输入图像处理模型中进行后续处理。所属技术人员所公知的，由于目标所对应的采集对象在空间运动的连续性，其采集对象的成像（即目标）在相邻的多个图像帧不会出现明显的跳跃。基于这一点，可以将特定帧的目标定位结果直接视为当前图像帧的定位结果进行图像切割，而方案B 相对于方案A 是省略了两个特征帧之间的图像帧的目标定位的步骤。在未付出创造性劳动情况下，这种明显变型方式显然并非是通过特征识别进行定位的基本相同的技术手段，而是直接借用特殊帧的定位结果，是不属于基本相同的技术手段，若视为等同替代方式不合适，但是这种变型也是不需要付出创造性劳动就可以得到的；故从该角度来说，明显变型方式弥补等同替代方式的某些空白区域。

除此之外，笔者认为，明显变型方式除了在一定程度上可以改变实施方式的特征数量以外，还可以在满足实现相同功能或效果及不付出创造性劳动的情况下，可以一定程度上改变被明显变型的特征的技术手段。对于该点，笔者尚未发现比较合理的举例，该想法是否能够得到支持，可能需要进一步探讨和研究。

总之，若审查员仅以文字记载范围或记载范围为基础提出权利要求得不到说明书支持时，申请人和专利代理师可以基于说明书具体记载的实施方式，在审查意见答复出列举一种或多种等同替代方式或者明显变型方式进行抗辩，而不一定需要将说明书中记载的具体实施方式添加到权利要求中，以进行权利要求所对应保护范围的限缩。

针对第三种不支持的审查意见答复，笔者认为需要区别申请文件中充分公开范围和非充分公开的范围；例如，区分对待创新点的公开范围和非创新点的公开范围。

权利要求的特征包括与创新点相关的特征，以及与创新点不相关的必要技术特征。

首先，根据《专利法》的立法原意，专利授权是基于技术公开换取保护的立法宗旨的；申请人仅对其创新点承担充分公开的义务。因此，针对非创新点作为必要技术特征参与保护时，对非创新点本身可以不承担充分公开的义务，可以简略公开（即非充分公开）。

其次，一方面若要求申请人对非创新点在申请文件中大量的举例以实现对非创新点的上位概念的充分公开，由于文字的局限性及申请文件的撰写人撰写水平的局限性，这基本上是没有可操作性的。另一方面，若说明书大量记载并非创新点的内容，导致申请文件的重点模糊，且对于审查员的审查也会带来不必要的负担。故从该层面来说，要求申请人不区分创新点和非创新点同等对待，这也会带来不同方面的负面影响，故区分对待创新点和非创新点在申请文件中的公开范围也是必要的。

故对于申请文件中要求参与保护的非创新点仅进行简要公开时，将简要公开范围视为充分公开范围进行创造性的评价，是会损害申请人的利益的，而且对申请人有失公允。

但有一类审查意见会模糊创新点和非创新点，统一认定说明书的公开范围都是充分公开的范围，并进一步在默认为充分公开的基础上判断是否对应特征是否得到说明书的支持。例如，申请文件记载了一个非创新点的上位概念，且仅记载的非创新点的个别的下位概念；而非创新点的个别下位概念实质上都属于现有技术，所属技术人员根据该非创新点的上位概念或个别下位概念，可以在不付出创造性劳动的情况下，联想到本申请文件记载以外的其他下位概念。若此时，按照创新点的充分公开基础上对支持性的要求，要求非创新点按照本申请的简略公开中得到或概况得到技术特征，就会存在混淆简要公开范围和充分公开范围指出得不到说明书支持的问题。

而实质上，笔者认为相对于创新点，非创新点显然所属技术领域的技术人员对非创新点具有更加宽广基础的预见性基础，且具有更强的合理预见性能力，理由如下：

对于创新点而言，所属技术领域的技术人员的合理预见性局限于说明书具体实施方式的公开内容；但是对于非创新点而言，其合理预见性的基础，不仅包括本申请说明书的公开内容，同时还包括以说明书公开内容以外的任意现有公开内容。非创新点是现有技术的技术特征，而现有技术特征是所属技术领域的技术人员是假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力的。对于非创新点，所属技术领域的技术人员应该是所熟知的，相对于创新点而言，由于本领域技术人员的这种知晓，显然会使得所属技术领域的技术人员具有更强的合理预见性。

故综上所述，在判定权利要求是否得到说明书支持时，至少需要区分创新点和非创新点，从而确定出哪些特征的公开在说明书中是充分公开，哪些特征的公开在说明书中是简略公开；从而减少以简略公开被误认为充分公开，从而被认定需要通过详细特征的添加来进行审查意见的答复；而非通过陈述以争取申请人的最大保护权益。

三、不当的答复可能带来的问题

在大多数的审查意见中，审查员会优先下发不具有新颖性和创造性的审查意见。若通过一次或多次审查意见的新颖性及创造性的这种难度系数较大的审查意见的答复之后，若收到一个权利要求得不到说明书的支持的《专利法》第26 条第4 款的审查意见，申请人或专利代理师可能都会比较高兴。此时，为了尽快授权，可能会倾向将审查员明确或暗示的说明书中的下位特征或者从属权利要求中的附加技术特征，直接添加到独立权利要求，克服审查意见中指出的权利要求书得不到说明书支持的问题。

若未经过深思熟虑，就将下位特征或附加技术特征添加到独立权利要求中，就轻易的同意审查员的明确建议或暗示提议，一个不利后果是权利要求的文字明确限定的保护范围缩小；另一个后果是基于专利申请之后的维权阶段，基于禁止反悔原则若在确权过程中，申请通过修改方式明确放弃的技术方案及其等同技术方案都不能得到授权权利要求的保护。

例如，若方案2 包括特征A、特征B、特征C 及特征D。说明书记载了特征D 的下位特征D1 及特征D2；但是特征D 的下位特征至少具有特征D1、特征D2 及特征D3,且特征D3 并非特征D1 和特征D2 的等同特征。修改后的权利要求，在维权阶段，其保护范围仅限于特征D1、特征D2 及特征D1 和特征D2的等同特征，自然就排除了特征D3 及特征D3 的等同特征。

故若未经过深思熟虑就让渡请求保护的范围，让渡的保护范围并非是文字排除的实施方式，同时还让渡了文字所排除方式的等同替代方式；如此，显然给竞争对手更多的可操作空间；在一些情况下，还可能会使得一个好不容易得到的专利权不能产生实质的经济效益。

四、专利申请和答复过程中的注意事项

在专利的申请文件撰写过程中，需要从功能、效果或结构方法特点出发进行特征进行概括，同时需要考虑到审查意见答复阶段的支持性问题，需要进行特征的不同保护范围的多梯度的定性描述及举例说明。

定性描述可以在概念层面划定出某一个技术特征的边界；举例说明可通过一个或多个例子引入，使得抽象概念能够得到支撑的同时更加形象。

若某一个特征存在多个定性描述，则后续在进行权利要求得不到说明书支持的答复过程中，就不用直接从上位概况范围直接退守到具体实施例的具体举例。

若有多个举例说明，这些举例说明可能存在不同的等同替代特征，如此，在维权阶段适用等同侵权时，则同样可以获得更大的保护范围。

针对审查意见答复过程中，首先不要轻易让渡保护范围，需要慎重考虑是否有必要让渡保护范围；具体如，区分文字记载范围和记载范围、区分记载范围和公开范围、或区分充分公开范围和简要公开范围；

其次，在让渡保护范围时也一定需要根据《专利法》第33 条所限定的记载范围进行修改，减少直接根据文字记载范围进行修改导致授权后的保护范围进一步缩小的现象。

当然在具体的审查意见答复中，还需要结合具体的情况针对性答复。

例如，针对模糊记载范围和公开范围的审查意见，若在答复的意见陈述中引入未明确记载在申请文件中的等效变型进行说理，可能在审查员对公开范围的把握尺度趋严的情况下，成功概率并不是很高。针对这种可以适当的电话沟通，或者找到一定的辅助证明文件进行说明。当然要解决这种问题的根源还是在撰写阶段，针对这种等效变型在说明书中一处或多次提一提，对基于专利法第26 条4 款提出的权利要求保护范围过大的问题，是很有利的。

再例如，针对模糊充分公开范围和简要公开范围的审查意见，答复时首先要确保不会本申请的新颖性和创造性的确定造成负面干扰，其次，在区分创新点和非创新点的不同公开要求进行正面陈述是一种策略；在一些情况下，也可结合专利法实施细则第二十条的必要技术特征，从反面论证审查意见指出要添加到权利要求中的技术特征实则上是非必要技术特征，是另一种答复策略。进一步地，考虑到正面论证对新颖性和创造性的负面影响，则基于专利法实施细则第二十条进行反面论述可能是更加保险的一种方式。

五、结 语

综上所述，在答复权利要求得不到说明书支持的审查意见时，首先，一定要认真阅读审查意见自身的认定是否存在疏忽，若审查意见自身的认定存在疏忽，就可以基于审查意见的疏忽进行针对性答复；其次，若审查意见不存在疏忽的问题，也一定认真研究本申请的说明书及方案实质解决的技术问题出发，尽可能减少轻易让渡不需要让渡的保护范围，以尽量的争取尽可能大的保护范围。以上是笔者的初步分析，尚且存在很多不足和疏失的地方，以期后续的进一步研究。