浅析包含技术特征与非技术特征权利要求的客体判断方法

章增锋

（215000 国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 江苏 苏州）

一、前言

在专利审查中，对于一件专利申请首先应判断其是否属于可专利保护的客体，然后再进行三性评判或其他非三性条款的评判。对于客体问题的判断涉及较多的法条通常是专利法第二十五条第一款第（二）项智力活动的规则与方法，以及专利法第二条第二款。对于客体问题的判断难点通常在于对于既包含智力活动的规则和方法的内容又包含技术特征的权利要求的客体判断。

二、目前客体判断的主要依据以及存在的困难

在审查工作中，对于客体问题的判断难点通常在于对于既包含智力活动的规则和方法的内容又包含技术特征的权利要求客体判断，也就是既包含技术特征又包含非技术特征的权利要求的客体判断。《专利审查指南》规定了既包含技术特征又包含非技术特征的权利要求是不能依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性，但是并不意味着其就是可专利的客体，也就是并不意味着其就满足专利法第二条第二款的规定。在专利法第二条第二款中规定了“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”，《专利审查指南》中关于技术方案的定义如下：技术方案是对要解决的技术问题所采用的利用了自然规律的技术手段的集合；技术手段通常是由技术特征来体现的。

从我国专利法中对发明的定义可以看出，对于客体的判断其关键在于是否构成技术方案的判断，技术方案的判断通常采用三要素的判断方式，即是否采用了技术手段、是否解决了技术问题和是否产生了技术效果。虽然指南对于何为技术方案给出了解释，但是缺少对于技术特征、自然规律、智力活动等概念的深层次法理分析，使得审查员在判断权利要求中既包含技术特征又包含非技术特征、且申请文件中记载了申请人声称的技术效果以及技术问题的方案是否属于专利法第二条第二款规定的客体时，存在很多疑惑和法律盲区，造成审查标准执行不一致的问题，例如应当用A2.2但由于对法条理解不透彻而不敢用，说理照搬照抄、简单机械等问题。

三、其他国家的客体判断方法

1.美国对于客体问题的判断原则

美国专利法第101条对于可专利性规定较为宽泛，但是在审查实践和司法实践中，美国对保护客体的专利适格性判断经历了从排斥保护到扩张，再到逐渐归于理性的过程。在限缩阶段，2010年的Bilski案中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）认为判断一个过程是否是101条保护的客体时，应当考虑“该过程是否与特定的机械或装置相关联，或是否将特定物转换成另一个不同的状态或另一物”，在采用该标准进行判断时，还要注意两个事项：特定机器的应用或者物理主题的转换必须对权利要求的保护范围具有实质影响；包括在要求保护的权利要求中的机器或转换不能仅是无关紧要的附加解决方案。

在Bilski案中虽然对实用性的审查方法有所限缩，但是并没有完全澄清可专利性判断标准，所以在后续案件审理过程中仍存在较大的分歧。其中以CLS国际银行诉Alice公司的案件影响最大。该案最后上诉至最高法院，最高法院的法官最后认为，第三方结算降低风险是一种抽象思维方法，计算机的加入不足以增加足够的有意义的限定使得抽象思维过程和方法变成可专利的客体。从该案可知，不是所有使用软件或者通过计算机运行的对象都具备可专利性，抽象概念不会简单地因为要使用计算机才能实施而具有可专利性，而是要在技术性上进行判断，也就是说如果该方法和系统无法提高计算机本身的性能或在所属技术领域做出改善，那么就认为不具有可专利性。

2.欧洲对于客体问题的判断原则

现行《欧洲专利公约》中对授予专利权的条件涉及的条款主要是第52条，《欧洲专利公约》第52（2）列出了不应当被认为是发明的主题，其中规定科学发现和数学方法、美学创造、规则和智力活动以及信息表达方法等情况不应被视为发明。《欧洲专利公约》虽然没有对“发明”进行明确定义，但是从上述条款、规定可以看出，发明必须具有“技术性”，它必须涉及技术领域，必须与技术问题相关，并且必须具有技术特征，用这些技术特征限定权利要求请求保护的主题，这与我国对于客体判断的思路是相同的，即都是从是否构成技术方案这个角度去判断。另外，通过分析涉及客体问题的欧洲判例，能够进一步明晰欧洲对于不授权客体判断上的思路。

对于既包括技术特征又包括非技术特征的方案是否属于第52条第1款EPO所称的发明，判例T603/89-3.4.1（发明名称为“音乐教学设备和方法”）给出了一种判断方法。申诉委员会认为，本申请权利要求1为混合型权利要求，也就是既包括技术特征又包括非技术特征，对于“混合型”权利要求，只有技术特征与非技术特征相互作用并产生了一定的技术效果时，并解决了一个总的技术问题时，才具有可专利性。对于这种相互作用，当技术特征仅是非技术特征的一种支撑，并没有之间的共同作用时，该申请不会被授权。本申请中，作为技术特征的标志物装置主体与作为非技术特征的信息标号部之间并没有一种明确的相互作用，标号部仅是一种信息的表达，而标志物装置主体只是该种信息表达的载体，因此，本申请还是属于不授权客体的范畴。

从该判例看出，其主要着眼于技术特征部分与非技术特征部分是否互相作用产生技术效果、解决总的技术问题，也就是看技术特征与非技术特征是否紧密结合、共同作用以产生一个总的技术效果，如果答案是肯定的，那么认为该技术特征与非技术特征的结合构成了技术方案。

3.各国判断方法小结

通过分析美国对保护客体的专利适格性判断标准的变化过程，特别是通过分析Bilski案以及Alice案，可以看出，从技术性角度去进行可专利性的判断是一个大趋势。技术性角度的判断主要分析非技术特征与物理实体特征的结合是简单结合还是深度结合，由于简单结合只是利用了物理实体特征本身的常规公知性能并且是可任意替代的，其与方案主题不具有紧密联系，也没有对物理实体特征自身的性能或结构做出符合自然规律的改进，所以认为该物理实体特征在整个方案中没有实质性作用，因此，整个方案还是以抽象思维占主导，并不是技术性的方案。

另外，欧洲的“音乐教学设备和方法”判例中，其主要着眼于技术特征部分与非技术特征部分是否互相作用产生技术效果、解决总的技术问题，也就是看技术特征与非技术特征是否紧密结合、共同作用以产生一个总的技术效果，所以其实质上也是分析非技术特征与物理实体特征是否存在深度结合，是否在整个方案中具有实质性作用。此外，该欧洲判例中着重从技术效果、技术问题去分析判断结合是否紧密，其与技术手段一同构成方案技术性判断的三要素。

四、客体判断方法

对于既包含技术特征又包含非技术特征的客体判断方法，笔者根据我国《专利法》以及《专利审查指南》对于发明、技术方案的定义，并结合对美国、欧洲等国家的典型不授权客体判断案例的分析总结，试图归纳出一种操作性较强、说理较充分的客体判断方法。

一项既包含技术特征又包含非技术特征的权利要求，只有同时满足下面两个条件时，才能符合专利法第二条第二款所设立的要求，成为可专利的客体：①该技术特征为具有具体的、有形的物理特征的实体，该技术特征与非技术特征深度结合，且在整个方案中具有实质性作用；②深度结合后产生的效果是物理的、客观的和确定的。如果一项权利要求同时满足了上述两个条件，那么该权利要求认为采用了技术手段、解决了技术问题以及产生了技术效果，是一项技术方案，否则，其只能算一种抽象思维的简单表现，而不是一项技术方案。

关于第①条件，该物理实体特征与非技术特征的结合应用不能仅存在表面上，而应该进行深度结合，具体表现为：物理实体特征与非技术特征结合后，与方案主题具有紧密联系，对整个方案产生实质性影响，而不是仅利用物理实体特征的可随意替代的常规性能，或者能够对物理实体特征自身的性能或结构做出符合自然规律的改进。

关于第②条件，深度结合后产生具有物理的效果，也就是其能够解决物理意义上的问题，其应该在空间或时间上有具体的表现。具有客观的效果，也就是该效果必须是客观存在的，而不是主观感知的。具有确定的效果，也就是该效果是明确的，而不是模棱两可的，是不以人的意志变化而发生变化的。

五、总结

根据我国《专利法》以及《专利审查指南》对于发明、技术方案的定义，并结合对美国、欧洲等国家的典型不授权客体判断案例的分析总结，归纳出一种操作性较强、说理较充分的客体判断方法，在审查实践中具有一定的参考借鉴意义。