基础研究视角下《专利法》修改的若干建议

尹锋林

关键词

专利法 基础研究 开放许可

专利制度的目的在于赋予发明创造排他性权利，使发明创造人或投资者通过市场方式获得经济回报，进而激励创新与投资。同时，专利制度还可以引导发明创造人公开其发明创造，以避免重复研发，增加人类公共科技知识库存。基础科学研究的目的在于认识自然现象、揭示自然规律，获取新知识、新原理、新方法。基础科学研究成果可以分为两部分：一是揭示自然现象或自然规律的科学发现;二是利用自然现象、自然规律解决实际问题的新方法、新产品。根据专利法原理，科学发现不属于专利权客体，不能被授予专利权;而新方法、新产品一般可以获得专利权保护，并且基础研究成果专利往往具有更高的市场价值。为了促进基础研究，同时也为了更加有效地保护基础研究成果，本文对《专利法》修改提出如下建议：

建议修改不丧失新颖性公开制度，破除基础科研人员“论文专利二选一”的困境

根据我国目前《专利法》的规定，发明创造做出后，如果希望获得专利保护，就必须首先申请专利，之后才能将该发明创造写入论文中进行发表;否则，如果先发表论文，后申请专利，那么该专利申请就会由于发明创造已经在申请日之前被公开了而丧失新颖性，进而不能获得专利授权。因此，基础科研人员在做出研究成果之后，往往面临着“论文专利二选一”的困境。由于基础科研人员更看重研究成果的“首创”和“首发”，更重视获取学术声誉，因此，基础研究人员往往会选择发表论文，而不申请专利。这种情况也会导致具有重大市场价值的基础研究成果不能获得应有的经济回报。

《专利法》第二十四条规定了不丧失新颖性公开制度，即在专利申请日之前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。该条规定虽然符合国际知识产权条约的规定，但是对于解决基础科研人员“论文专利二选一”的困难并没有多少帮助。我国有必要学习发达国家的做法和经验，让科研人员不再受到“论文专利二选一”的困扰。

美国在2011年修改专利法之前，一直采取“先发明"原则，即在判断新颖性和专利权应该授予给谁时，要以发明时间为基准，而不是以专利申请时间为基准。如此一来，发明人做出发明创造之后即使马上发表论文，也不会影响其专利申请的新颖性。美国在2011年修改专利法时，虽然采取了“先申请”原则，但仍然给发明人规定了12个月的保护期限，即发明人在申请日之前12个月内的任何公开行为（包括论文发表），均不会导致其专利申请丧失新颖性。

日本专利法中的不丧失新颖性公开制度在2011年之前与我国类似，但在2011年日本对其专利法进行了修改，大大扩展了不丧失新颖性公开的范围，专利申请人在申请日之前6个月内通过期刊或互联网公开其发明创造均不会破坏专利申请的新颖性。2018年，日本又再次修改专利法，将不丧失新颖性公开的6个月期限延长到12个月期限。

美国、日本的不丧失新颖性公开制度对基础科研人员尤为有利。基础科研人员往往缺乏专利申请经验和经费，同时，由于专利申请需要准备复杂的法律文件，耗时较多，基础科研人员往往难以等到提出专利申请后再发表论文。因此，如果将期刊发表也纳入到不丧失新颖性公开范围，则基础科研人员就可以先发表论文，尽快树立自已在学术界的首创地位，同时还可以防止他人申请专利。论文发表之后，在6个月或12 个月之内，基础科研人员可以比较从容地准备专利申请文件，并在考虑市场前景之后决定是否申请专利。

综比所述，笔者建议将《专利法>第二十四条做如下修改：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的 ，不丧失新颖性：

（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

（二）在规定的学术会议或者技术会议.上首次发表的;

（三）在期刊、报纸或互联网.上首次公开发表的;（该项规定为新增内容）

（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”

建议增加财政资助项目专利申请和专利权的标记规定

与普通的发明创造不同，财政资助项目所形成的发明创造及其知识产权的归属、利用会受到特别的限制。根据《科学技术进步法》的规定，财政资助项目形成的专利权应在合理期限内实施;在合理期限内没有实施的，国家可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施;同时，国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施;另外，专利应优先在境内使用，向境外转让或独占许可的，应当经项目管理机构批准。

现行《专利法》并无财政资助项目专利申请和专利权的标记规定。因此，无论是项目管理机构，还是国家知识产权局以及专利的受让人、被许可人，均无从知晓该专利申请或专利权是否为财政资助项目所形成的发明创造。关于财政资助项目知识产权归属问题，美国的规定与我国类似，同时，美国《专利法》还特别规定了财政资助项目专利申请及专利权需要进行标记，即申请人在提出专利申请时应在说明书中声明该发明创造是受财政资助形成的，美国专利商标局所公布的专利申请说明书和专利授权说明书中亦应包含该资助声明。为了使《科学技术进步法》真正落地，便于项目管理机构行使相应职责， 同时也为了保护专利受让人、被许可人的合法权益，笔者建议在《专利法》中增加财政资助项目专利申请和专利权的标记规定。具体可以在《专利法》第二十六条中增加一款，作为该条的第六款，内容如下：

“利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者

科学技术计划项目所形成的发明创造，除法律、行政法规另有规定外，申请人应当在专利申请文件中说明所受资助的科学技术基金项目或者科学技术计划项目的名称。”

建議进-步完善专利信息公共服务体系

专利技术信息是科技知识库的主要组成部分。据世界知识产权组织（WIPO）估计，专利技术信息可以涵盖人类科技信息的80%左右。因此，高效、准确、充分、低价地利用专利信息，对于基础科研人员开展科研工作至关重要。由于专利技术信息服务具有“难开发、投资高、易复制、覆盖面广”的特点，因此，由国家进行投资，建设高标准、高质量的专利信息公共服务系统，可以有效避免社会重复投资，科研人员也可以获得质高价低的专利信息服务。

本次《专利法》修改涉及了专利信息公共服务系统的建设工作。现行《专利法》第二十一条第二款规定：“国务院专利行政部门应当完整、准确、及时发布专利信息，定期出版专利公报。”《专利法》修改草案拟将该款修改为：“国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设，定期出版专利公报，完整、准确、及时发布专利信息，提供专利信息基础数据，促进专利信息传播与利用。”

个人认为，上述修改仍存在两个主要问题：一是专利信息公共服务体系建设的主管部门不应仅仅是国家知识产权局，还应包括其他部门或单位。因为国家知识产权局并非专利信息公共服务系统的使用者，也并不能充分了解科研人员对专利信息的使用需求，同时，在技术服务能力上，也与国家有关部门有一定差距，因此，笔者建议由知识产权局会同国家有关部门共同建设专利信息公共服务系统。二是国家专利信息公共服务系统不应仅仅限于“提供专利信息基础数据"，还应根据科研人员的需求，提供高质量的专利信息分析服务。这种专利信息分析服务，有的可以是免费的，比如可以通过人工智能技术自动向用户提供的信息服务;有的可以是付费服务，比如需要进行人工分析的专利信息服务。因此，建议将该款修改如下：

“国务院专利行政部门应当会同有关部门加强专利信息公共服务体系建设，定期出版专利公报，完整、准确、及时发布专利信息，提供专利信息基础数据和专利分析服务，促进专利信息传播与利用。”

建议明确赋予职务发明创造所在单位的自主处置权

《专利法（修正草案）》拟将《专利法》将第六条第一款修改为：“ 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置，实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益，促进相关发明创造的实施和运用。

该修改的一个重要原因就是科技成果转化中的“混合所有制"实践，即科研单位将职务科技成果的转化奖励进行前置，在科技成果转化之前就先将职务发明创造及其权利在单位与发明人之间进行按份共有分配，然后再进行转化。笔者认为，科研单位这样做并无法律障碍，因为知识产权本质是私权，科研单位作为专利权或专利申请权人，自然应有权对其权利进行处分;当然，国有科研单位的科技成果作为国有资产，其对科技成果及其权利进行处置是否需要审批，这是国有资产管理问题，而与《专利法》并无关系。但是，也有观点认为，科研单位的这种“混合所有制”实践不符合现行《专利法》第六条。为了避免实践中的争议，因此才对《专利法》第六条做如此修改。而《专利法（修正草案）》仅提及“股权、期权、分红等方式”，没有明确“权利共有”方式，仍然会使“混合所有制”实践面临一些法律争议，因此，建议对这个问题做出明确规定。同时，该修改的本质目的在于给职务发明创造所在单位进行“扩权”，使其有更多的自主权进行科技成果转化，但是，该修改的表述有一定的问题，会使人误认为职务发明创造所在单位必须对其职务发明创造“实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式”，以使发明创造人获得创新收益。

因此，考虑到该修正草案中上述问题，笔者建议将其进行如下对应修改：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置，有权自主决定实行产权激励，采取股权、期权、分红或权利共有等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益，促进相关发明创造的实施和运用。”

建议进一步完善开放许可制度

为了促进知识产权运用，《专利法（修正草案）》拟增加专利开放许可制度，即：“增加一条，作为第五十条：专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。专利权人撤回开放许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力。

开放许可制度来源于英国专利法第46条。该词的英文是License of righto根据英国专利法第46条规定，专利权人在获得专利权之后，可以向英国知识产权局做一个“开放许可”的登记。专利权人在作出该登记之后，其他任何人均可向专利权人要求获得一个普通的使用许可，专利权人不得拒绝，但使用人需向专利权人支付合理的使用费。使用费的数额和标准可以由两种方式确定：（1）专利权人与使用人协商，达成自愿的专利许可协议，从而依据该协议确定使用条件和使用费的数额;（2）如果专利权人和使用人不能达成自愿许可协议，那么使用费的标准就可根据专利权人或使用人的申请，由英国知识产权局进行裁决。

由此可见，英国开放许可制度分成两部分：一是专利权人向社会开放许可，二是作为回报，国家减半收取专利年费。这是因为开放许可本质上是专利权人对其专利权的一种自我限制，如果没有一定的激励，专利权人通常并没有开放许可的意愿。因此，我国如果要学英国制度，建议综合考虑上述两个方面，否则，很难达到相应的政策效果。同时，开放许可减半收取年费也并不一定意味着知识产权局专利年费收入的减少，这是因为开放许可的专利很多是专利权人想放弃的专利，如果开放许可减半收取年费，权利人的经济压力变小，可能会通过开放许可方式继续维持专利。从这个角度而言，开放许可减半收取年费制度，从长远看还可能导致知识产权局年费收入的增加。

因此，考虑到开放许可制度的目的和机制，为了使开放许可制度真正发挥作用，建议对《修正草案》该条内容再增加一项作为第三项，即修改為：

“专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。

专利权人撤回开放许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力。

开放许可期间，专利权年费减半收取。”