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专利篇 2018年度全国法院知识产权典型案例展示

2019-11-18

中国知识产权 2019年5期
关键词:外观设计专利产品

民事案件21件

行政案件2件

专利权民事案件

西电捷通诉索尼发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)京知民初字第1194号

二审案号:(2017)京民终454号

【裁判要旨】

标准必要专利权人应遵循“公平、合理、无歧视”的原则与标准实施者进行许可谈判,使得标准实施者对日后进行的许可谈判产生合理的预期和期待,并对标准必要专利权利的行使产生一定拘束力。这是导致标准必要专利侵权案件在侵权认定、责任承担等方面有别于普通专利侵权案件的主要原因。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):索尼移动通信产品(中国)有限公司(简称索尼中国公司)

被上诉人(原审原告):西安西电捷通无线网络通信股份有限公司(简称西电捷通公司)

涉案专利系名称为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”、专利号为ZL02139508.X的发明专利,专利权人为西电捷通公司。2003年5月12日,国家质检总局发布GB15629.11-2003《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范》。2006年1月7日,国家质检总局和国家标准委联合发布GB15629.11-2003/XG1-2006标准(上述两标准统称为涉案标准),对前述国家标准中涉及无线局域网安全的部分进行了修改。2003年1月7日,西电捷通公司向全国信标委出具《关于两项国家标准可能涉及相关专利权的声明》。该声明承诺在西电捷通公司的权利范围内,愿意与任何将使用该标准专利权的申请者,在合理的无歧视的期限和条件下协商专利授权许可。2009年3月至2015年3月,西电捷通公司与索尼中国公司就涉案专利许可的问题进行了协商和沟通,但未最终达成许可协议。西电捷通公司以索尼中国公司生产、销售的手机构成专利侵权为由,诉至法院,请求判令索尼中國公司停止使用涉案专利,停止生产、销售使用涉案专利的手机产品,赔偿经济损失及合理支出合计3300余万元。

北京知识产权法院一审判决索尼中国公司停止侵权,赔偿经济损失及合理支出共计910余万元。索尼中国公司不服,提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为,涉案专利权利要求1与涉案标准中的技术方案相同。索尼中国公司至少在设计研发或样品检测阶段,未经许可完整地实施了涉案专利技术方案,在制造被诉侵权产品的过程中未经许可实施了涉案专利,侵犯了西电捷通公司的涉案专利权。针对索尼中国公司制造销售被诉侵权产品的行为,由于索尼中国公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端,并未提供AP和AS两个设备,在没有直接实施人的前提下,索尼中国公司的行为不构成帮助侵权。在标准必要专利的许可谈判中,谈判双方应本着诚实信用的原则进行许可谈判。本案双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序,过错在索尼中国公司,其应当承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。据此,二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

在通信领域,产业界出于互联互通和提高经济效率的需要,对标准化技术存在内在需求和高度依赖。国内外众多技术标准制定组织制定的大量标准应运而生,其中往往包含大量专利技术。这些技术标准已经成为手机等通讯设备等不可缺少的部分,使得通信领域的标准必要专利成为当今世界上商业价值最大的专利类型之一,并由此产生了大量纠纷。在标准制定过程中,为确保标准的顺利制定和实施,标准必要专利权人自愿向标准化组织做出相应的许可承诺,承诺将遵循“公平、合理、无歧视”的原则与标准实施者进行许可谈判,使得标准实施者对日后进行的许可谈判产生合理的预期和期待,并对标准必要专利权利的行使产生一定拘束力。此点也是导致标准必要专利侵权案件在侵权认定、责任承担等方面有别于普通专利侵权案件的主要原因。

本案是国内首例通过终审判决认定标准必要专利实施人构成侵权并被法院依法颁布永久禁令的标准必要专利侵权案件,同时也是为数不多的标准必要专利权人系中国企业并最终胜诉的案件。本案在标准必要专利侵权案件的审理规则和责任承担方面进行了积极地探索,特别是在侵权比对、禁令颁布、过错认定及间接侵权等法律问题上进行了有益的尝试和探索,为今后此类案件的审理积累了经验。

碧然德(BRITA)滤水壶发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)沪知民初字第753号

二审案号:(2017)沪民终146号

【裁判要旨】

如果用以描述权利要求书中的技术特征的名词并非专业技术名词,且权利要求书中对于该名词的具体结构并未予以限定,仅以该名词在发明创造中所起到的功能和效果进行限定。法院可据此确认该技术特征为功能性技术特征。并且,在技术比对时,法院应当区分具体细节上的差异究竟是加工瑕疵还是技术方案规避,并结合制造加工行业的设计公差、加工误差等考虑因素,作出合法合理的判断。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):宁波清清环保电器有限公司(简称宁波清清公司)

被上诉人(原审原告):碧然德有限公司(简称碧然德公司)

宁波清清公司从事饮水机产品的研发和制造,于2005年4月27日向国家知产局申请名称为“用于过滤液体的过滤筒和装置”的发明专利,并于2010年5月12日获得授权。碧然德公司在“第八届上海国际水展”上展示并许诺销售被控侵权产品,同时散发了相关被控侵权产品的宣传资料和介绍,还在其网站上着重介绍被控侵权产品,并在网上店铺销售被控侵权产品,公然宣称被控侵权产品系宁波清清公司Brita产品的仿制品。宁波清清公司向法院起诉请求:1.判令碧然德公司立即停止侵权行为,包括停止制造、销售、许诺销售被控侵权产品;2.判令碧然德公司销毁为制造被控侵权产品的专用模具;3.判令碧然德公司赔偿宁波清清公司经济损失100万元及合理费用30万元。

一审法院认为,涉案专利中的“第一固定机构”和“第二固定机构”属于功能性技术特征,根据宁波清清公司专利说明书及附图的描述,该两个技术特征的结构应当包括过滤筒上设置第一内凸部分和接收室底壁上设置第二内凸部分,两者属于向内翻转部,两个向内翻转部可实现插接配合,即过滤筒底壁上的第二向内翻转部要围卡接收室底壁上的第一向内翻转部,第二向内翻转部上的芯轴要穿过第一向内翻转部,其技术效果为当过滤筒插入接收室时确定过滤筒的正确位置。本案被控侵权产品的接收室底部有一向内凸起的圆柱形空心体,空心体顶端有一向内延伸的圆环形凸缘,凸缘上有一缺口,被控侵权产品的过滤筒下部有一向内凸起的空心圆柱体部分,该圆柱体的顶端有向外伸的芯轴,该芯轴上亦有缺口,圆柱体顶部芯轴旁边还有四条对称的间隔肋,当过滤筒插入接收室时,两个向内凸起的圆柱形空心体可部分重叠,产生围卡效果,过滤筒上的芯轴可以穿过接收室的排出口,两者相互配合,可以实现导向定位和节流液体的功能和效果。经比对,被控侵权产品的技术特征落入涉案专利保护范围。遂判决碧然德公司停止侵权,赔偿宁波清清公司经济损失40万元及合理费用10万元。一审判决后,碧然德公司提起上诉。二审法院判决驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

本案是一起涉及功能性技术特征的发明专利侵权纠纷案。涉案发明专利权利要求书以及说明书记载的具体实施方式较为复杂,法院在确定相关功能性技术特征的内容时,依据说明书的内容厘清不同实施方案之间的关系,以及各种可选择的实施手段。在技术比对时,法院区分了具体细节上的差异究竟是加工瑕疵还是技术方案规避,并结合制造加工行业的设计公差、加工误差等考虑因素,作出合法合理的判断,为同类案件的技术事实认定提供了一个可供借鉴的审判思路。

ATM存取款一体机发明专利权权属纠纷案

一审案号:(2016)粤03民初687、1706-1708、2349-2353号

二审案号:(2017)粤民终2968-2976号

【裁判要旨】

对于涉技术的合同条款解釋,除遵循先证据规则后解释规则的原则,正确运用解释方法以确定当事人之间的真实意思表示合意之外,还应注意技术本身的无形性、抽象性,合理确定条款所涉技术的内容和范围,避免“沾边即算”、不当扩大合同权利义务约束的技术对象。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):冲电气工业株式会社(简称日本冲电气)、冲电气实业(深圳)有限公司(简称冲电气实业)、冲电气金融设备(深圳)有限公司(简称冲电气金融设备)

被上诉人(原审原告):深圳怡化电脑股份有限公司(简称怡化电脑)

冲电气实业和冲电气金融设备是日本冲电气直接或者间接控股的关联公司。日本冲电气于2009年至2013年间向国家知识产权局申请涉案“纸币出纳机”等用于存取款一体机上的九项发明专利,并获授权。怡化电脑主张依据双方的合同约定判定涉案专利权权属归其所有。

2005年起,冲电气实业在日本冲电气的许可下向怡化电脑销售“ATM21S”型号的存取款一体机产品。2008年4月至2010年12月期间,怡化电脑委托冲电气实业和冲电气金融设备生产CDS6040T和CDS6040W型号存取款一体机,并签订了15份“设备授权委托合同”,合同序言约定:“授权方(指怡化电脑)根据中华人民共和国第3334990号商标注册证,作为‘CDS现金类金融机具的所有人,拥有‘CDS现金类金融机具全部知识产权,其产品所有的相关技术,被授权方不得以任何形式透露与第三方。”

2013年7月至2014年4月期间,怡化电脑与冲电气金融设备签订21份“订购合同”,约定怡化电脑向冲电气金融设备购买CDS6040T和CDS6040W型号存取款一体机的零部件、备件等。其中部分合同存在内容不同的版本。一种合同版本在其第六条约定:“本合同双方确认,本合同项下甲方(指怡化电脑)所订购的零部件用于CDS6040T(部分合同为CDS6040W)设备,该产品的商标权归甲方所有,甲方拥有对该产品的所订购零部件相关知识产权之最终解释权。”另一种版本中则没有前述字样。期间,双方合同签订负责人曾就“YH拥有该产品和所订购零部件性质的有关知识产权之解释权”的措辞进行过磋商,怡化方负责人建议使用怡化拥有相关知识产权的措辞,以便于怡化电脑通过证监会审核,而冲电气方负责人认为该表述己经涉及重大法律问题,建议以“解释权”的模糊措辞来替代。怡化电脑与冲电气实业签订《设计YH-6040T配件协议书》,约定怡化电脑委托冲电气实业为其产品“YH”品牌存取款一体机CDS6040T配件进行开发设计,设计费用为65万元。该份协议并未记载签订时间和配件内容。

上海市质量监督检验技术研究院出具的国家强制性产品认证(CCC)实验报告显示,CDS6040T、CDS6040W为A1121S、ATM21SE的0DM产品。

一审法院以双方的合同存在约定为由,判决涉案专利归怡化电脑所有。二审法院涉案合同的表述不足以证明双方对相关专利技术进行了约定,遂撤销一审判决,改判驳回怡化电脑的全部诉讼请求。

【典型意义】

合同技术条款的解释是司法实践中的难点问题,本案对技术条款的解释规则提供了有益启示:

解释的目标是探究合意。合同是双方意思自治的体现,合同解释的目标不能仅拘泥于文字的表面含义,而是要探究双方意思表示的真实合意。

先证据规则后解释规则。合同解释同时包含事实认定问题和法律适用问题,只有在正确认证的前提下,才能合理确定案件事实,进而才能谈法律适用。

解释规则的运用要有章法。为了更科学地探究双方当事人的意思表示,应遵循先文义解释,次体系解释、目的解释、习惯解释,最后诚实信用解释的顺序。运用文义解释时,应区分解释合同条款的核心意思和边缘意思,两种不同意思离假定的合意距离远近不同,对证据的要求也不同;运用体系解释、目的解释、习惯解释等解释时应根据争议条款的位置、上下文意思、交易习惯、双方订立合同的目的等,进一步明确当事人的意思表示;运用诚实信用解释时应注意保持谦抑,对前面的解释结论进行检验和修正,不能一味依据宽泛的诚实信用原则随意推测当事人的意思。

技术条款解释应注意固定技术内容和范围。技术本身具有无形性、抽象性,并非一目了然,要合理确定条款所涉技术的内容和范围,避免“沾边即算”,不当扩大合同权利义务约束的技术对象。

涉复杂技术事实认定及权利要求解释的侵害发明专利权纠纷案

一审案号:(2012)苏中知民初字第0106号

二审案号:(2015)苏知民终字第00172号

【裁判要旨】

说明书及其附图能够帮助本领域普通技术人员准确理解权利要求的内容,但不能替代权利要求在界定专利权保护范围过程中的地位和作用。通常情况下,应当以技术特征文义范围限定专利权利要求保护的范围。只有当某一技术特征不具备实质性技术内容时,才需要对该技术特征文义限定的保护范围进行调整,以保证专利权保护范围更为合理。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):莱顿汽车部件(苏州)有限公司(简称莱顿苏州公司)

被上诉人(原审被告):盖茨优霓塔传动系统(上海)有限公司(简称盖茨上海公司)、奇瑞汽车股份有限公司(简称奇瑞公司)、苏州新世纪汽车贸易有限公司(简称新世纪公司)

莱顿苏州公司系名称为“具有非圆形驱动部件的同步传动装置及其运转和构造方法”(专利号为ZL02823458.8)的中国发明专利(简称涉案专利)的被许可人。涉案专利是一项关于汽车发动机正时系统的减振技术。2011年9月27日,莱顿苏州公司通过公证购买的方式,从新世纪公司购买了一台由奇瑞公司制造的型号为SQR481的发动机整机,该发动机的正时传动系统由盖茨上海公司设计并提供主要零部件。

2012年3月30日,莱顿苏州公司以盖茨上海公司和奇瑞汽车公司未经许可,以生产经营为目的,在生产、销售的SQR48USQR484、SQR477、E4G16系列四款发动机产品中共同实施涉案专利技术、构成专利侵权为由,诉至江苏省苏州市中级人民法院。一审法院经审理后认为,被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求的技术特征,因而不落入涉案专利权的保护范围,据此驳回莱顿苏州公司的诉讼请求。

莱顿苏州公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。二审中,莱顿苏州公司明确放弃针对SQR477及E4G16两款发动机的侵权指控,并明确表示因其获得的授权许可期限己经到期,放弃要求盖茨上海公司、奇瑞公司停止侵权的诉讼请求。新世纪公司在二审诉讼过程中已注销。

江苏高院二审认为:

根据涉案专利相对于现有技术的技术贡献以及本领域普通技术人员对于权利要求文字含义的理解,权利要求1的保护范围应界定至“釆用非圆轮产生校正转矩,并利用该校正转矩抵消或减少波动负荷转矩”这一层面,不应将涉案专利权利要求的保护范围限缩至非圆形轮廓角位和偏心距的具体数值以及确定具体数值的方法。盖茨上海公司关于技术特征J、K系功能性特征,并应结合说明书和附图描述该功能的具体实施方式确定该技术特征的内容的主张缺乏事实和法律依据,不予支持。经逐项比对,被控侵权产品具有与涉案专利的权利要求1、30、39、58相同的全部技术特征,因此被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围。

涉案技术事实专业性较强,莱顿苏州公司在本案诉讼中提交相关测试报告的行为具有正当性和必要性,相关实验测试以及计算采用的不同方法造成的计算和测量结果的差异,不足以否定被控侵权产品的凸轮轴负荷转矩和非圆轮校正转矩已产生了力矩抵消效果的定性判断结论。上述测量和实验具有可重复性,能够反映被控侵权产品的技术特征,可以作为查明技术事实的依据。

盖茨上海公司研发被控侵权产品技术方案的时间始于2007年,晚于涉案专利申请日2002年,无法适用先用权抗辩。尽管盖茨上海公司陈述的关于如何获得被控侵权技术方案的方法具有科学性和可行性,但由于其最终技术方案客观上已落入在先公开并获得授权的涉案专利权利要求保护范围,在这种情况下,其以获得被控侵权技术方案的研究方法不同为由,主张被控侵权产品未落入涉案专利权利保护范围的主张不能成立。

本案中,盖茨上海公司向奇瑞公司提供了被控侵权技术方案以及产品的主要零部件,奇瑞公司在盖茨上海公司提供的技术方案的指导下组装被控侵权产品,并将其将安装于整车上对外销售。奇瑞公司构成制造、使用和销售侵害专利权产品的行为,盖茨上海公司构成帮助侵权。

综上,二审法院采用“赔偿数额=侵权产品销售总量X产品单价X利润率”的计算公式,根据查明事实逐一确定对上述公式中各项参数的具体数值,并考虑专利的技术贡献度,最终判决盖茨上海公司和奇瑞公司连带赔偿莱顿苏州公司经济损失9094953.7元及合理开支 1549080元,共计10644033.7元。

【典型意義】

本案对于今后同类型案件的审理有一定的研究价值和借鉴作用,具体表现在:

探索了专家诉讼辅助人在复杂技术事实认定中的运用方式和机制。在双方申请各自技术专家出庭参与诉讼的基础上,合议庭创造性地聘请中立的第三方技术专家作为法庭的专家诉讼辅助人。各方专家诉讼辅助人当庭发表的技术意见均引入判决书,作为认定案件技术事实的依据。同时,在裁判文书的技术事实部分引用图表,在裁判理由中加强对技术问题的说理论证,提升了技术类案件裁判的透明度和说服力。

在对权利要求的解释方面,提出了实质性技术内容的概念,为准确解释权利要求、合理确定专利权保护范围拓展了审理思路。

涉职务发明认定的专利申请权权属纠纷案

一审案号:(2016)苏05民初407号

二审案号:(20n)苏民终2066号

【裁判要旨】

《中华人民共和国专利法实施细则》规定,劳动关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造属于职务发明。当事人以在原单位工作过程中所了解的特殊技术信息、技术缺陷、技术改进需求等内容为基础申请的发明创造,应认定为与其在原单位承担的本职工作有关,属于职务发明。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):辛柏机械技术(太仓)有限公司(简称辛柏公司)、郑清好

上诉人(原审第三人):杜中凯

被上诉人(原审原告):威图电子机械技术(上海)有限公司(简称威图公司)

威图公司设立于2001年12月20日,经营范围为生产、加工电子专用设备、数据通信和接入网通信等网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统等。辛柏公司设立于2014年3月6日,经营范围包括研发、制造、销售配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT机柜及配件、机箱等,其发起人股东包括万控集团有限公司、太仓市新岛包装材料有限公司、杨伟辉、赵雷及郑清好。

2014年5月26日,辛柏公司向国家专利局申请一项名称为“机柜框架用型材”的发明专利(申请号201410224711.7),发明人为杜中凯、郑清好。该发明创造涉及一种机柜框架用型材。涉案发明专利申请的发明人杜中凯、郑清好都曾就职于威图公司,期间,杜中凯任产品开发工程师,郑清好任执行董事。2013年10月29日,郑清好向威图公司提出离职,后作为发起人股东之一投资设立了辛柏公司。2014年3月31日,杜中凯向威图公司提出离职申请,后进入辛柏公司就职,2015年9月1日,杜中凯经工商核准登记为辛柏公司股东之一。

威图公司向法院起诉请求:1.确认201410224711.7的发明专利的发明人为杜中凯;2.确认201410224711.7发明专利申请权归属于威图公司;3.判令辛柏公司、郑清好赔偿期经济损失及合理费用3万元。

苏州市中级人民法院一审认为:郑清好并非涉案专利的发明人;根据在案证据,杜中凯在威图公司的本职工作内容当中包括了机柜产品的设计及方案的改进,故涉案专利属于职务发明,申请权应归威图公司所有。一审法院判决:1.确认涉案发明专利发明人为杜中凯;2.涉案发明专利申请权为威图公司所有;3.驳回威图公司其他诉讼请求。

辛柏公司、杜中凯、郑清好不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏高院二审认为:1. 一审确认郑清好并非涉案专利发明人并无不当。2.根据烕图公司提交的多份电子邮件证据,可以证明杜中凯在威图公司的工作内容包括技术方面内容,且杜中凯是以烕图公司名义对外进行相关活动。3.杜中凯因其工作性质的特殊性,使其对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷不足等内容有了较为深入的接触和了解。在此基础上,杜中凯提出并申请涉案发明专利,該发明创造的技术方案与其在威图公司的工作内容必然存在密切关联。4.威图公司母公司也在同时期内对涉案专利相关的技术进行设计、研发,并取得一定成果。5.辛柏公司、杜中凯、郑清好提交的在案证据,不足以证明涉案专利系利用辛柏公司提供的物质技术条件完成。综上,应认定涉案发明创造与杜中凯在烕图公司的本职工作相关,属于职务发明。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

近年来,随着知识产权价值的不断提高,越来越多的企业开始重视员工携带技术或商业秘密离职的问题。如何准确划分离职员工的本职工作范围,是认定员工离职后一年内作出的发明创造是否属于职务发明的难点。本案中,双方对发明人杜中凯的本职工作范围争议较大。结合相关邮件证据,法院认定杜中凯在工作过程中对地铁行业机柜标准、型材的特定需求以及现有产品存在的缺陷等内容有了较为深入的接触和了解,且这些内容系涉案发明专利的基础技术信息,故据此认定涉案发明与其本职工作有关,属于职务发明。该案的判决进一步拓展了相关企业维护自身权益的途径,为保护企业创新、规范离职员工行为明确了界限。

ST0KKE“手推车”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2016)浙01民初1278号

二审案号:(2018)浙民终311号

【裁判要旨】

本案中,虽然无法查明被告的侵权获利或原告因侵权受到的损失,但根据证据,法院有合理理由认为涉案侵权产品的利润已经超出《专利法》的法定赔偿限额,因此,在综合考虑在案证据的基础上,法院判处被告应当承担法定赔偿上限两倍的损害赔偿责任,使原告得到较为充分的救济。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):斯托克股份有限公司(STOKKE AS)(简称斯托克公司)

上诉人(原审被告):浙江多宝贝婴童用品有限公司(简称多宝贝公司)、浙江大晶进出口有限公司(简称大晶公司)

原审被告:浙江天机电子有限公司(简称天机公司)、浙江天猫网络有限公司(简称天猫公司)

原告斯托克公司是挪威一家大型儿童用品生产公司,旗下Xplory系列婴儿推车因其有别于传统婴儿车的创新设计,在全球范围内具有极高知名度。为了保护其发明创新,斯托克公司于2002年向国家知识产权局申请“手推车”发明专利,并于2009年被授予专利权,专利号为ZL02820760.2。

斯托克公司发现被告多宝贝公司制造了与斯托克公司的“手推车”专利产品完全相同的手推车产品,并通过大晶公司及天机公司在天猫商城和京东商城上进行大规模销售。原告经多次公证购买并进行详细的侵权对比分析,认为被告生产销售的童车产品落入斯托克公司ZL02820760.2号“手推车”发明专利的保护范围,并据此向杭州市中级人民法院提起民事诉讼。

经审理,法院认定被诉侵权产品完全落入斯托克公司“手推车”专利的权利要求范围,构成专利侵权。

对于赔偿问题,由于被诉侵权的婴儿车产品主要通过被告的经销商在天猫和京东平台上开设旗舰店进行销售,为了证明被控侵权产品的销量巨大、侵权获利极高,原告向法院申请证据调查令,从天猫及京东平台调取到被控侵权产品销售记录,并整理统计出涉案侵权产品的订单销售收入共计超过人民币4600万元,法院及被告均对该数据予以认可;同时,原告还向法院提交了同行业上市公司的年报,用以证明同类产品的毛利率。

为了反驳原告主张,被告提交了如下证据,证明其侵权获利远低于原告主张赔偿额:1.被控侵权产品各部件的原材料成本清单;2.被控侵权产品的销售合同;3.被控侵权产品的运费清单、平台推广费及平台服务费。

原告遂根据会计规则中关于营业利润的计算公式,结合被告提交的关于被诉侵权产品生产和运营成本的证据,对被告的侵权获利进行了详细的測算。原告从天猫、京东平台提供的销售数据中筛选统计出涉案侵权产品的订单销售(零售)金额及销售数量;从被告提交的《原材料成本清单》中提取、核算出被控侵权产品的原材料成本、被控侵权产品在完整订单中的占比;从被告提交的《销售合同》中提取出侵权产品的批发销售价格;同时引用同业生产企业的平均销售、管理及财务费用(三项费用)占用,估算出了侵权产品的营业利润额。在二审中,原告还委托专业会计师事务所对原告的计算方法及计算结果进行审计,证明原告对于被告侵权获利的计算过程和计算结果均是正确的。

虽然法院最终认为根据原告所提供的估算方法仍无法准确证明被告实际的侵权获利数额,但是在案证据显示被告的侵权获利己经明显超出了法定赔偿限额100万元。因此一审法院最终判定被告应当承担法定赔偿上限两倍的损害赔偿责任,即人民币200万元,同时还应赔偿原告为制止侵权支出的合理开支人民币25万元。该判决在二审中被浙江省高级人民法院维持。

北京市万慧达律师事务所律师作为原告(斯托克公司)的代理人参加了本案的诉讼程序。

【典型意义】

《专利法》第56条规定,侵犯专利权的法定赔偿数额上限为一百万元。本案法院适用“酌定赔偿”的判赔规则,向上突破了专利侵权法定赔偿限额。

“酌定赔偿”源自于《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第16条的规定:“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”最高人民法院副院长陶凯元也在2016年7月7日全国法院知识产权审判工作座谈会暨全国法院知识产权审判“三合一”推进会上的发言中,强调了“酌定赔偿”方法在司法实践中对于加大赔偿力度的重要性,指出“要善于运用根据具体证据酌定实际损失或侵权所得的裁量性赔偿方法,引导当事人对于损害赔偿问题积极举证,进一步提高损害赔偿计算的合理性。权利人提供了用以证明其实际损失或者侵权人违法所得的部分证据,足以认定计算赔偿所需的部分数据的,应当尽量选择运用酌定赔偿方法确定损害赔偿数额。”

本案中,原告积极举证,并结合会计规则引入审计机构对侵权人的营业利润进行测算,对于突破法定赔偿上限两倍起到了至关重要的作用。

“绿果槟榔加工方法”发明专利申请权纠纷案

一审案号:(2017)湘01民初2562号

【裁判要旨】

当事人在劳动关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,应被认定为职务发明创造。对于上述“有关”的判定标准,应从原单位的本职工作或分配的任务与涉案发明创造在技术主题(名称)、问题指向、工艺步骤及各项物理、生化环境参数等方面的对照比较来全面把握,在确认两者拟解决的技术问题和研究领域趋同,且最终方案设计显著相关的情况下,应判定已达到“有关”的程度。在原单位承担本职工作或任务期间取得的研究成果是否已形成完整、成熟的技术方案,不应作为判定“有关”的必须要件。

【案情介绍】

原告:湖南益阳皇爷食品有限公司(简称皇爷公司)

被告:湖南品上王食品集团股份有限公司(简称品上王公司)、李智

2014年2月24日至2016年3月7日期间,李智在皇爷公司担任研究所主任,负责皇爷公司的“绿果槟榔产品的开发”项目研发。品上王公司成立于2016年3月25日,李智任品上王公司监事。2016年7月3日,品上王公司向国家知识产权局提出名称为“一种绿果槟榔加工方法”的发明专利申请,申请号为201610514297.2,发明人为李智。皇爷公司认为该发明专利所涉技术方案系李智在皇爷公司工作期间的职务发明创造,故请求判令该专利申请权归属皇爷公司。至起诉之日,该专利申请处于“等待实审提案”状态。

一审法院认为,从涉案专利申请的名称“一种绿果槟榔加工方法”直观反映出其与皇爷公司的涉案研究项目“绿果槟榔产品的开发”有高度近似的技术主题。从涉案专利申请的权利要求书内容可知,权利要求1所记载的技术方案系以扎孔、护绿、酶钝化以及烘烤工序进行绿果槟榔加工的方法,包含了护绿方法、超高压处理的压力值、烘烤的方法、温度、时间等技术特征,其余四项从属权利要求则是在权利要求1的基础上,针对扎孔、护绿、酶钝化以及烘烤工序的具体实施方式和技术参数附加若干技术特征所形成的技术方案。将涉案专利申请的权利要求内容与皇爷公司的涉案研究项目资料进行全面比较对照可知,两者虽在部分技术参数数值上存在差别,但并不影响两者主要研究领域、所属行业、拟解决的技术问题及最终技术方案设计等方面存在的显而易见的密切关联。李智作为皇爷公司的涉案研究项目的总负责人,与皇爷公司终止劳动关系后一年内作出的与涉案研究项目高度相关的发明创造,应为职务发明创造,即涉案发明属于李智在皇爷公司工作期间的职务发明创造。据此,法院判决确认涉案发明专利申请权属于皇爷公司。

【典型意义】

我国专利法所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,包括退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。实践当中较为常见的情形是当事人以其在原单位工作期间取得的阶段性或局部性研发成果作为技术基础,离职后依赖该基础继续进行技术研发,并于短期内迅速获取成型的技术方案。

鉴于本案亦属此种情形,故皇爷公司提交的技术档案资料、实验数据记录及设备仪器照片及其采购合同等证据,虽未能系统、完整地呈现出涉案专利(申请)的技术方案,但通过对技术主题(名称)、问题指向、工艺步骤及各项理化环境参数等多方面因素的对比,足以认定李智在原单位承担的研发任务与涉案专利(申请)拟解决的技术问题和研究领域基本相同,最终的方案设计也显著相关,两者明显符合法律规定的“有关”要件。

在审理因职务发明创造引发的专利权或专利申请权纠纷时,应针对原单位工作及任务与诉争发明创造之间的“有关”要件合理设置审查认定标准,标准过低将导致原单位合法享有的技术利益范围扩张过限,标准过高则可能导致原单位从根本上举证不能,无法对其因离职员工不当行为造成的技术资产流失予以有效救济。

“灭蚊灯泡”实用新型专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)浙02民初700号

二审案号:(2018)浙民终139号

【裁判要旨】

对于权利要求中所使用的词语,不能脱离具体的技术背景对其作出孤立理解,而应结合专利的发明目的、发明所要解决的技术问题来准确界定其含义,以确定专利权利要求的合理保护范围。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):温州硕而博科技有限公司(简称硕而博公司)、温州市盛博科技有限公司(简称盛博公司)

被上诉人(原审原告):宁波大央工贸有限公司(简称大央公司)

大央公司系专利号为ZL201520712890.9,名称为“灭蚊灯泡”的实用新型专利的专利权人。大央公司发现盛博公司在京东众筹电商平台上就被诉侵权产品发起京东众筹,硕而博公司在淘宝网、阿里巴巴国际网站上的店铺内销售相同的被诉侵权产品。大央公司认为,碩而博公司、盛博公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为侵害了其涉案专利权,遂诉至法院,请求判令硕而博公司、盛博公司停止侵权、赔偿经济损失200万元并承担本案诉讼费用。

一审法院认为,被诉侵权产品的“USB接口 ”技术特征与涉案专利权利要求1中“用于连接灯口的灯座”技术特征构成等同,被诉侵权技术方案落入了涉案专利权的保护范围,遂判决硕而博公司、盛博公司停止侵权,硕而博公司赔偿经济损失1500000元,盛博公司赔偿经济损失500000元,硕而博公司对盛博公司应支付赔偿款承担连带责任,并驳回大央公司的其他诉讼请求。

二审法院认为,判断上述区别技术特征是否构成等同,应当准确界定涉案专利的“用于连接灯口的灯座”这一技术特征。根据涉案专利说明书所记载的内容,“本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状提供一种能直接连接在现有灯座(口)上使用的具有灭虫功能的灭蚊灯泡……与现有技术相比,本实用新型所提供的灭蚊灯泡可以直接替换现有的灯泡在原线路上使用,不需要对原线路和开关控制进行任何改动”。要实现涉案专利所描述的发明目的,涉案专利权利要求1“用于连接灯口的灯座”的技术特征必然应理解为能够直接连接在现有灯口上,实现灭蚊灯泡对现有灯泡的替换使用,而不需要对原线路和开关控制进行任何改动的发明目的。因此,涉案专利的保护范围不应当包含不能实现直接替换现有灯泡连接在现有灯口上的技术方案。被诉侵权产品通过USB接口连接外部电源,在现有灯泡灯口为螺口、卡口等不包含USB接口形式的情形下,无法实现涉案专利的发明目的,故两者手段、功能和效果均不相同,不构成等同特征。综上,被诉侵权技术方案不落入涉案专利权的保护范围。据此,二审法院判决撤销原判,驳回大央公司的全部诉讼请求。

【典型意义】

在专利侵权案件中,准确界定专利权的保护范围是正确判定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提。说明书中的发明目的虽然不是专利权利要求的内容,但是对专利权利要求的解释有着较为重要的作用,可以限定专利权的保护范围。发明目的是专利权人基于其对背景技术,以及专利技术方案与现有技术之间区别认识所作出的描述,直接体现为发明所要解决的技术问题以及对比现有技术的有益效果,是专利的价值所在,也是整个技术方案围绕的核心。对权利要求的解释应符合说明书中的发明目的,不能实现说明书所描述发明目的的技术方案,不应被包含在权利要求的保护范围中,否则将会不当地扩大专利权的保护范围。

本案中,如果不考虑发明目的,则被诉侵权产品的“USB接口”技术特征与涉案专利的“连接灯口的灯座”技术特征可以构成等同特征。但正因为涉案专利的发明目的在于可以直接替换现有的灯泡在原线路上使用,不需要对原线路和开关控制进行任何改动,被诉侵权产品的USB接口显然做不到直接替换现有的灯泡在原线路上使用,因此不能实现涉案专利发明目的的技术方案应被排除在保护范围之外。本案最终作出了不侵权的判定,给予涉案专利以与其创新程度相适应的保护水平和力度,实现了权利人、相对方及社会公众的利益平衡。

“波纹管”实用新型专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)成知民初字第605号

【裁判要旨】

许可制造并销售使用了专利权人专利技术的设备,构成侵权。

【案情介绍】

原告:四川金石东方新材料设备股份有限公司(简称金石东方公司)

被告:四川兰晨管业有限公司(简称兰晨管业公司)、昆山通塑机械制造有限公司(简称昆山通塑公司)

金石东方公司系第200820064740.1号“金属增强螺旋波纹管的制造装置”实用新型专利权人。金石东方公司发现兰晨管业公司的钢带波纹管生产线设备即被诉侵权设备中使用了上述专利,该设备的制造商为昆山通塑公司。法院审理认为,金石东方公司系案涉实用新型专利权人,其专利权合法有效,应受法律保护。经现场勘验,被诉侵权设备使用的技术方案落入了案涉专利的保护范围。因昆山通塑公司未经金石东方公司同意,制造了被诉侵权设备,法院最终判令昆山通塑公司停止制造被诉侵权设备并赔偿金石东方公司经济损失50万元。

【典型意义】

本案中,昆山通塑公司通过改变案涉专利的某几项技术特征,偷换技术概念,将案涉专利技术使用在被诉侵权设备上,以达到规避侵权的目的。法院通过现场勘验,结合案涉专利的发明构思确定争议的技术特征所要实现的功能以及目的,认定被诉侵权设备使用的技术方案与案涉专利在基本手段、基本功能以及基本效果上无实质性差异,被诉侵权技术方案落入案涉专利的保护范围。

积极创新、诚信经营是企业生存之本。被告作为制造类企业,应当自主研发技术,或者通过许可方式合法、正当地使用案涉专利技术,不应当抱有侥幸心理,试图通过将他人的技术“乔装”成自己的技术进行获利,否则不仅会因侵权承担较重的民事责任,还会失去企业信誉。

“一种生态砌块盖板”实用新型专利侵权纠纷案

一审案号:(2018)浙02民初604号

【裁判要旨】

依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定,“等同”对应技术特征之间的等同,而不是整体等同。故此,等同原则应当分别适用于每一技术特征,而不应将各项技术特征混在一起进行判断。值得注意的是,强调各个技术特征之间的等同,并不意味着要求各个技术特征之间必须是一一对应的关系。

【案情介绍】

原告:嘉兴市五丰水泥制品制造有限公司(简称五丰公司)

被告:舟山市定海众鑫水泥制品厂(简称众鑫厂)

五丰公司系专利号为ZL201320398116.6、名称为“一种生态砌块盖板”的实用新型专利权利人,该专利产品可在河道护岸工程中作为生态砌块的盖板使用,很受欢迎。该专利的权利要求1为:“一种生态砌块盖板,包括盖板主体,其特征在于,所述盖板本体上设有上下贯通的植物生长通腔和锚固孔,所述盖板本体的上表面设有凹槽,所述凹槽与所述植物生长通腔相连。”

涉案专利說明书在“背景技术”部分中陈述:“由于现有的生态砌块盖板一般都是平板状的,其掩盖的下面腔体内的植物就不能从盖板上探出生长。同时,下雨时盖板上表面所积的雨水从盖板四周流走,而被其掩盖的工程体内则不能积水,不利于保持工程体内动植物的湿润生态环境。另外盖板与下面的生态砌块单体及工程体之间是通过砌合相连的,因此容易松脱或被撬窃。”在“发明内容”部分中陈述:“本实用新型专利由于采用了上述技术方案,使用时,将盖板盖在工程体的顶端,通过锚固孔将盖板与下面的砌块和整个工程体浇固成一体连接紧密,不易松脱或被撬窃。”

五丰公司经证据保全后查实,众鑫厂未经其许可,以生产经营为目的,采用其专利技术,制造、销售、许诺销售生态砌块盖板,遂向法院起诉,请求依法判决众鑫厂承担侵权责任。

宁波市中级人民法院审理后认为,本案须根据涉案专利权利要求1中所述的内容确定其保护的范围。权利要求1中“所述盖板本体上设有上下贯通的植物生长通腔和锚固孔”,其技术特征可以分解为:“A.所述的盖板本体上设有上下贯通的植物生长通腔;B.所述的盖板本体上设有下贯通的锚固孔”。技术特征A、B分别需要解决的是植物不能从盖板上探出生长和盖板易松脱或被撬窃的技术问题,而涉案专利采用上下贯通的通腔解决了上述两个问题。被诉侵权产品上采用的技术特征为:“a.六个上下贯通的梅花形通腔。”上述六个上下贯通的梅花形通腔中的一个或多个通腔可以用来实现铺固功能,其余通腔也可以实现植物从盖板上探出生长的功能,这是本领域内的普通技术人员无需经过创造性劳动就可以想到的,是显而易见的。技术特征a与涉案专利中的技术特征A和B,系采用基本上相同的手段、实现基本上相同的功能、达到了基本上相同的效果,因此构成了等同。被诉侵权技术方案包含与涉案专利权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征,落入了原告涉案专利权的保护范围。

综上,法院认定众鑫厂生产和销售被诉侵权产品的行为侵犯了五丰公司的实用新型专利权,遂于2018年8月27日作出判决,责令众鑫厂立即停止涉案侵权行为,销毁制造涉案侵权产品的专用模具及库存的涉案侵权产品,并赔偿原告经济损失10万元。

【典型意义】

专利制度的完善,有赖于专利保护范围之确定性的不断提升,以便于公众能够较为确切地知晓保护范围的边界,从而自觉避免侵权行为。以技术特征之等同为例,强调各个技术特征之间的等同,并不意味着要求各个技术特征之间必须是一一对应的关系。如本案中,涉案专利的一个结构涵盖了两个技术特征,被诉侵权技术特征a与涉案专利中的技术特征A和B,系采用基本上相同的手段、实现基本上相同的功能、达到基本上相同的效果,因此两者构成了等同。

“先张法预应力混凝土桩”实用新型专利侵权纠纷案

一审案号:(2016)鄂01民初6428号

二审案号:(2017)鄂民终3263号

【裁判要旨】

被控侵权技术方案包含的技术特征与专利权利要求记载的对应技术特征不同,且该技术特征为专利技术方案明确排除或者系专利技术方案努力要克服的技术缺陷时,不属于等同技术特征范畴。权利人在侵权诉讼中再行主张等同侵权的,有违“禁止反言”原则,对其侵权主张不应予以支持。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):建华建材(湖北)有限公司(简称建华建材公司)

被上诉人(原审被告):湖北三和管桩有限公司(简称三和公司)

原告建华建材公司系名称为“先张法预应力混凝土桩”实用新型专利(申请号:201420145489.7)的排他实施许可的被许可人。该专利权利要求1记载:一种先张法预应力混凝土桩,所述桩包括钢筋笼和混凝土,所述钢筋笼包括纵向受力的纵向筋和受剪切力的箍筋,所述纵向筋为预应力钢筋,所述箍筋呈螺旋状缠绕在所述纵向筋上,所述钢筋笼的两端设有端板,其特征在于,所述桩体上还设置有吊环,所述吊环由两个呈“几”字型的第一吊钩和第二吊钩交叉连接而成。2016年10月,被告三和公司向案外人施工的某工地供应了方桩产品,该被控侵权方桩桩体两端有方形端板,端板四周布设有钢筋孔;桩身两侧各有一吊环,吊环上部可视部分为单个“几”字型结构。建华建材公司起诉该被控侵权方桩落入专利权利保护范围,三和公司认为被控侵权方桩的吊环结构特征与专利技术方案既不相同,也不等同。

一审法院认为,虽然单个“几”字型吊环与两个“几”字型吊钩交叉连接而成的吊环在功能上均是用于桩体的起吊,但被控侵权产品采用的技术手段是单个吊环,而从技术效果上分析,专利权人在专利说明书中自行陈述由两个“几”字型吊钩交叉连接形成的吊环可有效解决现有技术中单个吊环所存在的缺陷,增加吊环与钢筋笼以及混凝土桩体的连接强度,在起吊时可减少甚至避免吊环周围混凝土的开裂现象。可见,专利权人自身即认可单个吊环与两个“几”字型吊钩交叉连接形成的吊环在技术效果上并不相同。一审法院因此认定被控侵权产品的吊环结构特征与专利对应技术特征既不相同也不等同,判决驳回建华建材公司的诉讼请求。

建华建材公司不服,向湖北省高级人民法院提起上诉。湖北省高级人民法院经审理认为,被控侵权产品的吊环与专利技术方案中的吊环在技术手段及技术效果上均不相同,被控侵权产品的技术方案未落入专利权保护范围,二审判决驳回建华建材公司的上诉,维持一审判决。

【典型意义】

本案涉及如何结合专利说明书中对技术手段和有益效果的描述,来准确界定专利权保护范围的问题。该案裁判对正确发挥说明书对权利要求的解释作用、维护专利授权制度与专利侵权判定制度的协调统一等方面,具有积极意义。

首先,本案裁判明确了在运用说明书解释专利权利要求时,除要把握说明书对权利要求文字含义的正向解释作用外,还要注意说明书对权利要求保护范围的反向限定作用。在权利要求文字含义清楚而权利人在侵权诉讼中对其作扩大解释时,应考虑专利说明书对有关背景技术、发明有益效果的描述,避免权利人通过滥用等同侵权主张,将专利技术所努力要克服的技术方案也纳入到专利权的保护范围。

其次,本案裁判还明确了,权利人对专利技术方案采用的技术手段及其功能、效果的解释,在申请专利阶段和专利维权阶段应保持一致。权利人在专利说明书中强调专利技术方案在手段、效果上不同于其他技术方案,而在侵权诉讼阶段又主张该其他技术方案与专利技术方案构成等同,有违“禁止反言”规则,会造成权利人在专利申请和维权时"两头得利”的局面。这不仅不利于专利权利要求书划定权利边界,还会给专利权人滥用等同侵权制度洞开方便之门,侵害社会公众利益,破坏专利授权制度和专利侵权制度的协调平衡,不应予以支持。

“以微博图片为证据”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2016)粤73民初1561号

二审案号:(2018)粤民终8的号

【裁判要旨】

在侵害外观设计专利权纠纷中,被告提交案外人在微博平台上发布的同类产品图片作为其现有设计抗辩证据,若查明该图片于专利申请日前发布,为所有用户可见,且发布后未经修改,则该图片可作为现有设计比对文件。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):张叶芬

被上诉人(原审原告):时仲波

时仲波系名称为“双头夹具(A01)”、专利号为ZL201230372122.5外观设计专利的专利权人。2015年,时仲波发现张叶芬在其淘宝店铺销售、许诺销售的双头夹具产品可能侵犯了其涉案专利的专利权,遂向广州知识产权法院提起诉讼,请求法院判令张叶芬停止侵权、销毁库存侵权产品,并赔偿时仲波损失5万元。

一审法院认为被诉侵权产品与涉案专利构成近似,判决张叶芬停止侵权并赔偿时仲波经济损失及合理费用合计3万元。

张叶芬不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉。该院针对张叶芬提出的现有设计抗辩问题,为了查明其提交的相关证据,即名为“中山秀可广告用品”的微博用户于2011年10月29日在微博平台上发布双头夹具产品的图片的有关情况,向新浪微博的经营者北京微梦创科网络技术有限公司(简称微梦创科公司)发出调查函,调查新浪微博用户在微博平台上发布的信息(包括文字和图片、发布时间)是否可以编辑、更改,用户在微博上发布的信息是否所有用户可见等问题。该公司向二审法院发回《答复函》,主要内容为:1.名称为“中山秀可广告公司”的用户在2011年10月29日发布信息的真实时间为:2011年10月29日10:30,该图片发布后并未更改。2. 2018年3月后新浪微博新增加了用户修改功能。该功能仅针对用户于2018年3月后发布在微博平台上的信息,用户无权修改2018年3月之前所发布的信息。3.用户可以选择自身发布的信息内容为“所有用户可见”、“部分用户可见”及“仅自己可见”,并可对公开状态进行修改,但该修改是不可逆的过程,仅可以缩小公开范围而不能扩大公开范围。“中山秀可广告用品”用户于2011年10月29日发布在微博中的图片自发布以来始终处于所有用户可见状态且未被更改。二审法院认为,张叶芬提交的前述微博图片可以证明被诉侵权产品采用的是现有设计,判决:一、撤销广州知识产权法院(2016)粤73民初1561号民事判决;二、驳回时仲波的诉讼请求。

【典型意义】

侵害外观设计专利权案件中,被诉侵权人经常采用现有设计抗辩进行不侵权抗辩,随着互联网使用的广泛普及,电子证据在诉讼中的使用频率日益加大,出现了被诉侵权人提交微博上发布的图片作为证据证明其现有设计抗辩主张的情况。然而,由于电子证据天然具有易被篡改的性质,其证明力受到诸多质疑。

如何判断作为现有设计抗辩证据的微博图片在个案中是否应当被采纳?分析如下:

在微博上公开图片是否属于专利法上“为公众所知”的状态?新浪微博是第三方知名门户网站新浪网设立的公众交流平台,该平台用户群体众多,并对公众提供开放的、自由的用户注册、浏览功能。因此,在微博上公开发布的图片,应当认为是处于公众想知道就可以知道的状态。

微博网页上披露的图片所附随的时间标记,是否可以作为认定该图片在微博上对外公开时间的依据?如果在侵权诉讼中,被訴侵权人为主张现有设计抗辩,提交了新浪微博截屏的证据,该截屏显示有新浪微博栏目下的外观设计图片和新浪微博对该图片自动生成的时间标记。那么,对该网络证据披露的信息,应当如何审查进而认定图片是否公开的事实?根据该案查明的前述新浪微博运作规则,在侵权诉讼中,被诉侵权人为主张现有设计抗辩而提交有新浪微博的网络证据,若可查明其是真实的,则其披露的内容和标记时间则可以认定为真实可信。而且,该图片如果处于对所有公众开放浏览的模式,则其附随标记的时间,应当认定为前述条文“为公众所知”的时间。

本案的主要意义在于,当微博平台上的图片能够为公众自由浏览时,其标记的时间是否能够证明该图片对公众公开的时间点。该案对同类案件的审理提供了重要的参考作用。

“智乐堡童车”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)粤73民初4007号

二审案号:(2018)粤民终1554号

【裁判要旨】

合法来源抗辩是知识产权诉讼中常见的抗辩类型之一,其制度设计旨在寻求知识产权人和善意销售者的利益平衡点,在保护权利人专有权益的同时兼顾保障正常商业交易安全。实务中,法院主要从合法来源抗辩成立的主客观要件审查认定。客观要件应当由抗辩者举证,而关于主观要件,权利人、抗辩者需要分别从各自角度举证,法院结合案件证据情况综合分析评判抗辩者是否尽到合理注意义务。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):东莞市智乐堡儿童玩具有限公司(简称智乐堡公司)

被上诉人(原审被告):泉州市凯尔娜贸易有限公司(简称凯尔娜公司)

智乐堡公司指控凯尔娜公司销售的一款“儿童玩具电动摩托车”侵害其外观设计专利权。凯尔娜公司主张侵权产品系其在阿里巴巴网站向案外人“荣宇玩具厂”购买,由后者直接向买方(即原告)发货。凯尔娜公司提供了相关证据证明了其主张的交易事实。

一审法院审理认为,智乐堡公司未提供证据证明凯尔娜公司知道或应知其销售的是侵权产品,仅凭该产品是“三无产品”就推定凯尔娜公司存在主观过错,依据不足,故结合相关交易事实认定凯尔娜公司的合法来源抗辩成立。智乐堡公司提起上诉。

二审法院审理认为,虽然凯尔娜公司提供了证据证明侵权产品有明确来源,相关交易事实可予确认,但是主观上难谓善意,理由如下:首先,侵权产品系儿童电瓶摩托车,因供儿童使用,故本身应符合较高的质量安全保障标准,但侵权产品却系“三无产品”,无生产厂家厂名、厂址、产品标志、生产日期,亦无产品说明书、质量合格证等。其次,凯尔娜公司对外销售侵权产品单价为599元,但是进货产品单价为84元,其进货价格与产品正常市场价相比相当低廉。再次,凯尔娜公司注册资本100万元,经营规模不小,作为专营于商品零售和批发的企业,其对产品应具有较高的注意义务。综上,虽然不能仅以侵权产品是“三无产品”为由就认定合法来源抗辩不成立,但具体而言,儿童玩具或用品属于质量安全要求较高的商品,且凯尔娜公司系专业的商品零售和批发企业,因此,该公司应对“三无产品”是否涉嫌侵权具有较高的注意义务。凯尔娜公司从案外人的网店上以较低价格购买一款“三无产品”童车进行转卖,完全放任案外人提供的货物状态而未对侵权产品进行合理审查,其并非善意之销售者。因此,二审法院改判凯尔娜公司的合法来源抗辩不成立,应承担侵权赔偿责任。

【典型意义】

判断合法来源抗辩是否成立,需审查侵权产品的来源是否明确,以及侵权人是否具有知道或者应当知道其使用、许诺销售或者销售的产品涉嫌侵权的主观过错。只有侵权产品来源明确且侵权人没有主观过错,才能认定侵权产品具有合法来源,侵权人才能被定性为善意之人而无需承担损害赔偿责任。在“来源明确”的情况下,并不当然足证侵权人的合法来源抗辩成立。虽然销售者主张的合法来源抗辩成立可以免除其损害赔偿责任,但是其毕竟仍旧构成销售侵权行为,客观上促成了侵权产品市场流通及权利人损害后果扩大。如果只是注重对“来源明确”的审查而忽视对“侵权人主观上状态”的审查,将会造成市场经济活动中销售者只注重保留好相关产品进销凭证而忽视对进销产品是否可能侵犯他人权利的合理注意义务,从而导致保护专利权人合法权利和保障商业交易安全利益之间的失衡。

关于主观善意与否的问题,因善意与否属于对销售者主观状态的判断,而“不知道”的主观状态属于消极事实,一般应由权利人举证侵权人“明知”或者"应知'但是,不能简单机械地根据权利人关于销售者主观状态的举证情况就直接推定销售者不知情,而应当结合销售者的主体性质、其证明来源明确的证据、侵权产品的特点以及销售者是否尽到合理注意义务来对销售者是否善意进行综合分析评判。该案二审裁判对合法来源抗辩主观要件审查标准具有借鉴意义。

“智能健身仪”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)粤03民初410号

二审案号:(2018)粤民终682号

【裁判要旨】

在被诉侵权人有可能被认定构成侵权而有关计算侵权获利的相关证据主要由其持有或控制的情况下,权利人已經尽力举证侵权获利并提出证据披露申请,法院经审查后可以作出裁定责令被诉侵权人提交相关证据。被诉侵权人无正当理由拒不提交相关证据,构成举证妨碍的,法院可以综合在案证据情况采信权利人主张计算侵权获利。在无相反证据的情况下,被诉侵权产品在电商平台上的交易数量可以作为侵权销量,被诉侵权产品的降价空间可以反映单件侵权产品合理利润空间。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):株式会社MTG

被上诉人(原审被告):深圳市恒健达科技有限公司(简称恒健达公司)

株式会社MTG指控恒健达公司制造、销售和许诺销售了被诉侵权产品,侵害其“智能健身仪”外观设计专利权,索赔220万元,并提交了相应公证书。公证书上记载有被诉侵权产品分别在淘宝、天猫、京东平台上的交易成功或评价数量。株式会社MTG主张以电商平台上的销售数据为侵权产品销量,结合被诉侵权产品的降价幅度估算的合理利润,可以计算恒健达公司侵权获利。一审法院判定不构成侵权,驳回株式会社MTG所有诉讼请求。株式会社MTG提起上诉。

二审审理过程中,株式会社MTG向法院提出证据披露申请,二审法院经审查后认为,该案有改判侵权成立的可能性,且株式会社MTG的证据披露请求部分合理,故裁定责令恒健达公司在限期内提交记录被诉侵权产品在互联网上销售情况的全部电子数据以及记录被诉侵权产品成本和销售利润的真实账册和数据。恒健达公司以无法找到被诉侵权产品链接为由拒绝提供任何数据。

二审法院认为,株式会社MTG主张以恒健达公苟在淘宝、天猫、京东平台上分别销售侵权产品的交易数据作为侵权产品销量69568件的依据,主张以前后两次取证时产品降价幅度推定产品利润空间超过50元,具有合理性。在株式会社已经尽力提供计算侵权获利的初步证据的情况下,恒健达公司无正当理由拒不提交相关证据,所说明的理由不具有合理性,其行为构成举证妨碍,应承担不利的法律后果。经保守估算,恒健达公司侵权获利约347万元,远远超过株式会社MTG索赔金额,故二审法院改判侵权成立,对索赔金额予以全额支持。

【典型意义】

目前,大部分知识产权侵权案件中都是采用在法定范围内酌定赔偿数额的方法,双方当事人提交的证据中也鲜有证明侵权产品销量的证据,这在一定程度上致使赔偿数额普遍不高。此时,证据披露、举证妨碍规则无疑是当前法律框架下破解损害赔偿难题的“利器”。但是,相关程序启动方法及认定标准尚无较为统一的意见,各地法院审查标准或宽松或严格,可能产生争议。

本案二审法院的处理思路值得借鉴:其一,“证据披露”原则上应当由负有举证义务的一方当事人提出书面申请,法院不宜依职权启动;其二,法院应当对该申请进行审查,综合考虑侵权事实成立的可能性和申请人是否已经履行初步举证义务,对合理部分予以支持(必要时还可以组织双方进行听证);其三,法院适用“证据披露”一般应当作出裁定(或者当庭责令另一方当事人限期内披露相关证据并记入笔录),而且必须明确披露的证据范围,释明拒不披露的法律后果;其四,法院应当对未在限期内披露相关证据的理由进行审查,以判定是否构成举证妨碍。关于侵权产品利润,二审法院采信了以产品降价幅度作为利润空间的估算,最终计算出侵权获利,为最终突破法定赔偿限额确定赔偿数额提供充分依据。妥善适用证据披露、举证妨碍规则,有利于缓和确定赔偿数额证据缺失的困难,有利于鼓励权利人和侵权人积极提交计算实际损失或侵权获利的相关证据,有利于树立对当事人拒不配合查清实际损失或侵权获利的威慑作用,实质上是加大对知识产权保护力度的有效方法。

“门花”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)浙01民初1795号

二审案号:(2018 )浙民终551号

【裁判要旨】

朋友圈主要系用于好友间信息交流的社交平台,具有一定的私密性,并且从技术上来说,用户可以随时改变朋友圈的可见范圍和时间且不留痕迹,因此一般而言,在朋友圈发布信息尚不足以不构成专利法意义上的公开。但是,随着朋友圈功能用途的不断扩展,有些朋友圈己成为展示和销售产品的重要途径。如果在案证据能够证明所涉朋友圈系用于产品营销,相关产品己进入市场,或者朋友圈持有人拒绝他人添加好友和限定公开范围的可能性很低的,仍然可以认定相关信息已构成专利法意义上的公开。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):罗奎

被上诉人(原审被告):浙江司贝宁工贸有限公司(简称司贝宁公司)、永康市兴宇五金制造厂(简称兴宇厂)

罗奎是专利号为ZL201630247806.0,名称为“门花(铸铝艺术-2)”的外观设计专利权人,其以兴宇厂、司贝宁公司制造、销售、许诺销售的产品侵害其涉案专利权为由提起诉讼,请求法院判令两被告停止侵权并共同赔偿经济损失5万元。诉讼中,兴宇厂、司贝宁公司以案外人微信朋友圈中发布的门花图片作为依据提出现有设计抗辩。

杭州市中级人民法院经审理认为,被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异,两者构成近似。对于被告提出的现有设计抗辩,涉案微信用户系通过微信朋友圈推销其产品,朋友圈中所发布的产品已经在售,公众已经可以购买并使用。作为门花的设计,一旦公开销售或使用即已经为不特定公众所知。结合涉案朋友圈发布的时间早于涉案专利申请日的事实,该院认为其中内容可以作为现有设计抗辩的依据。经比对,被诉侵权设计与现有设计无实质性差异,被告所作现有设计抗辩成立,遂判决驳回罗奎的诉讼请求。

一审宣判后,罗奎不服,提出上诉。

浙江省高级人民法院经审理认为,随着微信朋友圈使用范围和用途的不断扩展,越来越多的人把微信朋友圈当作进行产品营销活动的重要途径,客观上部分微信朋友圈己经兼具了营销的功能,甚至出现了微商群体。特别是在不少行业,朋友圈事实上己经成了推销产品的重要平台,人们也已经习惯了通过朋友圈去了解市场产品信息并直接销售或者购买产品。而从信息发布者的角度出发,也希望其在朋友圈发布的产品信息能让更多的人知悉,其对要求添加为好友的请求通常也不会拒绝,朋友圈又存在无限扩散的可能。因此,仅仅以朋友圈的属性和权限设定等为由,就认为其只是好友之间的生活信息交流平台,而否定朋友圈在信息传播方面的社会公开性和市场价值,显然与实际情况不符。经查,涉案微信用户在朋友圈发布门花图片的目的就是希望通过朋友圈推销其产品,且明确相关产品己经在售,公众可以购买使用。经二审当庭核查,上述微信用户均未对朋友圈发布图片的可见时间和范围进行限制。由于涉案朋友圈发布图片的时间均早于涉案专利的申请日,罗奎亦认可被诉侵权设计与涉案朋友圈中发布的图片所载设计无实质性差异,故一审法院认定本案现有设计抗辩成立并无不当。该院遂判决驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

对于微信朋友圈中的公幵是否属于专利法意义上的公开,微信朋友圈中的信息能否作为现有技术或现有设计抗辩的比对依据,目前各地法院及专利复审委的态度并不一致。本案判决明确阐述了对于微信朋友圈中的公开是否属于专利法意义上的公开这一问题,应当区分个案具体情形加以认定。朋友圈主要系用于好友间信息交流的社交平台,具有一定的私密性,并且从技术上来说,用户可以随时改变朋友圈的可见范围和时间且不留痕迹,因此一般而言,在朋友圈发布信息尚不足以不构成专利法意义上的公开。但是,如果在案证据能够证明所涉朋友圈系用于产品营销,相关产品己进入市场,或者朋友圈持有人拒绝他人添加好友和限定公开范围的可能性很低的,应当认定相关信息已经“公开”。即根据案件事实及相关证据判断涉案朋友圈的内容是否“为公众所知”。与一刀切地认为朋友圈公开并非专利法公开的观点相比,上述观点更符合客观实际,也能够遏制将他人在先技术或设计申请为专利的不当行为。

“太阳能机器人”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2016 )粤73民初42号

二审案号:(20n )粤民终544号

【裁判要旨】

组装关系不唯一的侵权产品可组装成多款不同外观的成品,没有证据证实各个组件设计已公开且组装关系有限的,侵权人通过产品使用说明书的拼装步骤指引消费者组装成落入专利权保护范围的成品,构成侵权。预防性侵权责任的判定,应考虑是否存在侵权烕胁及责任负担的必要性。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):李文贤

上诉人(原审被告):汕头市澄海区新阳玩具厂(简称新阳玩具厂)

李文贤是涉案专利Z L201230484325.3“太阳能机器人(二)”的外观设计专利权人,该专利至今合法有效。李文贤主张新阳玩具厂销售的太阳能机器人拼装玩具侵害前述专利权。

涉案拼装玩具包装盒上有由该产品组装成的车轮机器人等十四款机器人成品的立体图片;包装盒背面有车轮机器人的立体图片。包装盒内有玩具零部件多件、使用说明书一本。使用说明书封面有车轮机器人的立体图,该说明书27页到31页为“车轮机器人的装配”说明。被诉拼装玩具组件如下:电机连接器1件、太阳能电池板1件,带轴齿轮1件、红色齿轮1件、绿色齿轮1件、海绵2件、圆轴1件、小船1件、塑料零件6件(由若干零件构成塑料板件,组装时需要将零件从板件上剪下来),贴纸2件,共计17件。双方均确认上述零件可以组装成车轮机器人、冲浪机器人等十四款不同造型的成品。

广州知识产权法院作出民事判决:新阳玩具厂立即停止侵害外观设计专利权的行为并赔偿经济损失,驳回李文贤要求销毁专用模具及库存侵权产品的请求。李文贤、新阳玩具厂均不服一审判决,提起上诉。广东省高级人民法院作出民事判决:维持原判,驳回上诉。

【典型意义】

本案中,请求保护的外观设计专利从其授权公告的图片看是由多个零件组成的拼装玩具,但李文贤仅对组装完毕后的机器人成品的整体外观申请了专利保护,并未对组成该机器人的各个构件申请专利保护。可见,本案外观设计的保护范围为机器人的整体外观设计,而不包括其零部件。故被诉侵权产品每一个单独的构件不能作为相同相近似外观设计的判断因素,即其并非本案侵权设计的比对对象。由于侵权判断需要审查被诉侵权产品是否采用了与授权外观设计相同或相近似的设计,而本案专利权保护的是成品机器人的外观设计,应当以被诉侵权产品组装后成为成品的外观设计是否与本案授权外观设计构成相同或相近似来进行判断。

本案侵权产品可以组装成车轮机器人、冲浪机器人等十四款机器人,其中车轮机器人的外观与本案授权外观设计相同,其余十三款成品机器人的外观与本案授权外观设计既不相同也不相近似。新阳玩具厂在其网站上、在被诉侵权产品的包装盒及使用说明书上均使用了车轮机器人的图片,还通过被诉侵权产品的使用说明书中“车轮机器人的装配”步骤指引消费者组装成车轮机器人,新阳玩具厂的上述行为均属于侵害本案专利权的行为。

本案中,李文贤提出要求新阳玩具厂承担销毁库存侵权产品及生产模具的民事责任,上述责任均属于预防性侵权责任形式,对该类侵权责任的负担应以存在侵权威胁为前提,以必要为限。被诉侵权产品是一款拼装玩具,按照说明书可以组装成十四款成品机器人,其中仅有一款即车轮机器人落入本案外观设计专利权保护范围。由于本案外观设计的保护范围为机器人的整体外观设计,不包括拼装玩具的各个构件,故对停止侵权行为的诉讼请求应当根据拼装玩具的特殊性,结合侵权人具体实施的侵权行为,确定停止侵权的方式。一审法院据此对新阳玩具厂停止侵权的方式进行了具体的限定。被诉侵权产品是由各个构件组成的组件产品,虽然部分塑料零件及塑料板件是一体成型的,但上述零部件分别组装不同外形的机器人,其组合后的状态并不必然会构成侵权,故本案不具备销毁专用模具的必要性。

“U盘笔记本”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2016)苏01民初2022号

二审案号:(2017)苏民终818号

【裁判要旨】

认定涉案外观设计专利与被诉侵权产品设计是否相同或近似,应当以一般消费者的知识水平和认知能力,根据涉案外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以整体视觉效果进行综合判断。其中,涉案外观设计区别于现有设计的设计特征,相对于涉案外观设计的其他设计特征而言,对其整体视觉效果更具有影响力。

【案情介绍】

原告:深圳市盈和皮具有限公司(简称深圳盈和公司)

被告:南京法拉蒙文具有限公司(简称南京法拉蒙公司)、温州嘉然恒文具有限公司(简称温州嘉然恒公司)

深圳盈和公司经涉案第ZL201330508781.1号“U盘笔记本”外观设计专利权人授权,获得了该专利的独占许可使用权。深圳盈和公司主张被告南京法拉蒙公司、温州嘉然恒公司生产、许诺销售、销售了被诉侵权笔记本产品,给其造成了经济损失,故诉至法院,请求判令南京法拉蒙公司、温州嘉然恒公司停止侵权、销毁库存、赔偿损失。南京法拉蒙公司、温州嘉然恒公司辩称,被诉侵权产品是基于案外专利生产的,不构成对深圳盈和公司涉案专利权的侵害。

综合涉案“U盘笔记本”外观设计专利公告图片各视图显示,该专利整体为一个带有可开合鼻带的长方形笔记本,封皮一体化弯折呈“U”型从而形成封面、封底和弧形书脊,封面和封底的右上角、右下角均为圆角,弧形书脊中间位置绘有由不规则圆点组成的梭形图案,整个封皮表面布满无规律的小点;开合鼻带一端固定在封底,一端与封面活动连接,鼻带与封面活动连接部分由三组件构成,分别为固定在封面上的中央带凸起的圆片、类蘑菇型的U盘、固定在鼻带上的长方体盖帽,其中U盘“蘑菇头”一端中间设有圆孔,该圆孔可与封面上的圆形组件中央的凸起相扣合,U盘“蘑菇柄”一端可插入长方形盖帽与鼻带形成连接。该专利的“简要说明”记载,“该外观设计的设计要点:在于产品的形状与结构”。

【典型意义】

本案系外观设计专利权纠纷,外观设计专利权的保護范围应以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。

本案涉及公众日常普遍接触、使用的笔记本产品,此类产品受其实用作用的限制,在外观设计上具有一定的共通性。如本案被诉侵权产品整体呈长方形,具有开合鼻带,封皮可一体化弯折呈U形等设计均属于笔记本产品的惯常设计。判断其外观设计是否落入涉案专利权保护范围,不应以上述惯常设计特征作为认定两者整体视觉效果构成相同或近似的主要依据,而应重点观察其区别于现有设计的设计特征。根据深圳盈和公司提交的涉案外观设计专利公告图片、《无效宣告请求审查决定书》等证据可知,涉案专利较之于现有设计,主要区别特征在于书脊显著位置具有不规则圆点组成的梭形图案以及产品开合鼻带的蘑菇状外形结构,上述区别特征使得专利复审委认为“涉案专利与现有设计不构成相同或实质相同”。

经比对,南京法拉蒙公司、温州嘉然恒公司生产、许诺销售、销售的数款被诉侵权产品虽具有笔记本类产品的通常外形,且鼻带与封面活动连接组件的外形结构与涉案专利相同,但书脊部位均无涉案专利中的梭形图案。而书脊部位的图案特征作为区别于现有设计的特征,对于普通消费者来说更易于被注意和观察到,进而对笔记本的整体视觉效果产生显著影响。故被诉侵权笔记本产品的设计并未与涉案外观设计专利构成实质相同,没有落入涉案外观设计专利权的保护范围。据此,一审法院判决:驳回原告深圳市盈和公司的诉讼请求。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。本判决对此类案件的判断方法具有一定的借鉴价值。

“LED路灯”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)浙02民初455号

二审案号:(2018)浙民终111号

【裁判要旨】

经济学意义上的消费,其行为主体包括购买发起者、购买影响者、购买决策者、购买实施者及实际消费或使用产品或服务的使用者。而司法解释规定的“一般消费者”,并非是假想中难以描述缺少现实对应的群体,而应当是可描述的在假想的购买场景下接触涉案产品的消费行为主体,该主体以自身的知识水平和认知能力,收集产品具体外观设计特征信息,并进而作出购买场景下的有所侧重的信息甄别判断。路灯公共产品的“ 一般消费者”适宜理解为受作为“购买影响者”的行人群体影响的路灯“购买实施者”与“购买决策者”。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):宁海县周华压铸有限公司(简称周华公司)

被上诉人(原审原告):周旭旵

周旭旵系专利号为ZL201330059304.1的,名称为“LED路灯”的外观设计专利权人。该外观设计专利申请日为2013年2月27日,授权公告日为2013年7月24日,现仍处于有效期内。周旭旵发现被告周华公司实施专利侵权行为,被诉侵权产品在外观上与原告享有专利权的产品外观相同,侵犯了原告的上述专利权。周旭旵遂诉至法院,请求判令周华公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯其外观设计专利权的产品;销毁侵权产品(成品、半成品)及制造侵权产品的模具;赔偿经济损失50万元及为制止侵权行为支付的合理费用3.2万元。

宁波市中级人民法院经审理认为,本案首要解决的问题是作为路灯专利产品外观设计的判断主体的一般消费者是谁。单纯地以行人群体作为最终消费者角度,以行人群体为路灯产品的“一般消费者”,则行人群体在路灯之下远距离观察路灯外观设计特征必然模糊细节,也难以观察路灯背面设计特征,在外观设计专利侵权比对上难以进行有效准确判断。另一方面,如果单纯以购买行为是路灯采购者具体实施,从而把路灯采购实施者定位为“一般消费者”,采购人员近距离观察产品细节所产生的视觉特征,并未与最终消费者的知识水平、认知能力及在此基础上的消费偏好相关联,也不能准确模拟路灯消费的现实选择过程。因此,路灯公共产品的“一般消费者”适宜理解为受作为“购买影响者”的行人群体影响的路灯“购买实施者”与“购买决策者”。

根据上述路灯“一般消费者”的标准,对四款被诉侵权设计在整体视觉效果上进行综合判断,特别是路灯产品应更注重产品正面的设计特征及轮廓,忽视无实质性差异的较小视觉差别,一个灯头被诉侵权产品整体形状与涉案专利设计较为接近,专利产品也为一个灯头灯源,两者虽在背面长方形盖板边缘及正面灯泡安装位有外观差异,但视觉差异较小,故法院认为两者构成相似,单头被控侵权产品落入专利保护范围。关于二头、三头及四头灯源的被控侵权产品,因路灯正面灯头增加及随之而来的灯源安装位的改变,与专利设计相比在视觉上差异明显,一般消费者会注意到此明显区别并认为构成实质性的区别,故法院认为两者不相同也不相近似,二头、三头及四头灯源的被诉侵权设计未落入授权外观设计的保护范围。且经审查,被告的抵触申请抗辩不成立。法院遂判决:被告周华公司立即停止侵害原告的涉案外观设计专利权,赔偿原告经济损失12万元,并驳回原告其他诉讼请求。

周华公司不服提起上诉,后因未及时预缴上诉案件受理费,浙江省高级人民法院裁定按其自动撤回上诉处理。

【典型意义】

司法实践中,外观设计专利侵权的判断主体至关重要。不同的主体往往注解着不同的视角,代表着不同的利益,诠释着不同的标准,会得出截然相反的结论。本案融汇了抽象和具体的审理视角,贯通法理和经济学的考量方法,从分析产品属性,模拟购物行为,到建立真实的对应人群,直至确定“一般消费者”的认知能力,环环相扣,最终得出被诉侵权设计是否会导致“一般消费者”混淆的结论。不仅对于个案的审理具有积极的参考意义,对于“一般消费者”界定过程中“一般”和“消费”两大重点的衡平亦有所启迪。

“手电筒”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2018)浙02民初931号

【裁判要旨】

从专利产品投放市场到专利保护期届满的整个周期来看,其产品经营创利所反映的产品市场价值往往是一条先逐渐递增后迅速递减的曲线。而通过经营专利产品而获利通常是专利权人或其专利许可使用人获利的主要方式,故專利产品的市场价值及剩余专利保护期限是专利估值的核心因素,专利产品的市场价值与专利价值之间亦是正相关关系。

因专利侵权引发的损害赔偿所对应的无论是专利权人的损失还是专利侵权人的获利,均在很大程度上与该专利侵权行为造成的专利产品市场负面影响变化相关,亦与当时的专利产品市场的阶段性价值相关,显而易见如当时专利产品市场价值越高则专利侵权所致损害越大相应获赔额更高,反之亦然。因此,专利侵权期间的专利产品的市场价值应可纳入酌定赔偿的考量因素。法院可在法定赔偿中视情况考虑此种因素,酌定赔偿金额。

【案情介绍】

原告:福建省泉州市华邦电子有限公司(简称华邦公司)

被告:宁波丽明电子科技有限公司(简称丽明公司)

华邦公司系专利号为ZL200830213210.4,名称为“手电筒”的外观设计专利权人,该专利现处有效期内,专利权受法律保护。丽明公司经许可,以生产经营为目的销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的产品。华邦公司遂向法院起诉,请求判令被告立即停止生产、销售涉案侵权产品,销毁模具,并赔偿经济损失20万元。

宁波市中级人民法院经审理认为,丽明公司侵害了原告的涉案外观设计专利权。从专利产品投放市场到专利保护期届满的整个周期来看,其产品经营创利所反映的产品市场价值往往是一条先逐渐递增后迅速递减的曲线。而通过经营专利产品而获利通常是专利权人或其专利许可使用人获利的主要方式,故专利产品的市场价值及剩余专利保护期限是专利估值的核心因素,专利产品的市场价值与专利价值之间亦是正相关关系。因专利侵权引发的损害赔偿所对应的无论是专利权人的损失还是专利侵权人的获利,均在很大程度上与该专利侵权行为造成的专利产品市场负面影响变化相关,亦与当时的专利产品市场的阶段性价值相关,显而易见如当时专利产品市场价值越高则专利侵权所致损害越大相应获赔额更高,反之亦然。因此,专利侵权期间的专利产品的市场价值应可纳入酌定赔偿的考量因素。法院可在法定赔偿中视情况考虑此种因素,酌定相对较低的赔偿金额。遂判决:丽明公司立即停止销售侵害华邦公司涉案外观设计专利权的产品的行为;于本判决生效后十日内赔偿华邦公司经济损失5万元。

【典型意义】

本案的创新之处主要在于酌定法定赔偿金额过程中,重点考虑了专利即将到期这一因素的影响。基于专利产品市场价值越高则专利侵权所致损害越大相应获赔额更高这一因果关系,专利侵权期间的专利产品的市场价值应可纳入酌定赔偿的考量因素。

涉案外观设计专利产品为手电筒产品,为常见的生活小电器,该类产品市场竞争充分,产品更新频繁,在原告未提供相应专利产品被侵权期间的产品价格、销量证据的情况下,法院根据涉案侵权行为发生在原告专利保护期届满前最后一年的事实,把该专利产品市场价值相对较低的阶段性趋势纳入赔偿的考量因素,酌定相对较低的赔偿金额。具有积极的参考意义和借鉴价值。

“手握式淋浴器”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2018 )浙02民初1289号

【裁判要旨】

电商店铺相册中陈列的产品图是否属于许诺销售行为,应考虑图库的浏览方式是公开还是私密,能否让网页浏览者产生经营者可能有此产品的联想,以及权利人能否进一步举证证明其浏览相应店铺相册产品图。在此基础上,当被诉侵权行为人提出产品购买需求时,经营者承诺或现实销售了该相同产品,使得店铺相册产品图浏览者此前要约邀请的联想得到证实,确定该店铺相册产品图的展示行为实质上具有要约邀请的属性,则构成许诺销售行为。

【案情介绍】

原告:汉斯格雅欧洲股份有限公司(简称汉斯格雅公司)

被告:宁波杭州湾新区芳芳洁具厂(简称芳芳洁具厂)

汉斯格雅公司系专利号为ZL201330372386.5、名称为“手握式淋浴器”的外观设计专利权人,该专利申请日为2013年8月5日,授权公告日为2014年1月22日,该专利至今有效。

汉斯格雅公司向法院起诉,请求:1.判令被告立即停止生产、销售、许诺销售侵犯原告外观设计专利权的侵权行为;2.判令被告立即销毁侵权产品(包括现存所有被诉产品,包括但不限于召回已在流通領域的被诉产品),销毁专用模具,删除宣传相关侵权产品的网页;3.判令被告赔偿原告经济损失及为制止被告侵权行为所支出的合理费用合计人民币40万元;4.判令被告承担本案的诉讼费用。

宁波市中级人民法院经审理后认为,本案的争议焦点为:一、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围;二、如构成侵权,被告应当如何承担民事责任。

关于争议焦点一,本案被诉侵权产品与外观设计专利产品均为手握式淋浴花洒,属于相同种类的产品。被诉侵权产品除了花洒中心位置的出水孔有所不同,其他设计要部和涉案专利高度相似。且该些外观设计特征均是一般消费者直接接触的产品部位,以一般消费者的知识水平和认知能力进行观察,两者整体视觉效果较相似,无实质性差异,可认定被诉侵权设计落入了涉案外观设计专利权的保护范围。

关于争议焦点二,公证购买的被告所售产品经比对确有侵犯汉斯格雅公司外观设计专利权,依法构成销售侵权,芳芳洁具厂应承担相应的赔偿责任。关于制造侵权产品的指控,从现有证据看,汉斯格雅公司实地公证购买时未在被告经营场所内发现制造的半成品或模具或正在生产侵权产品的情况,芳芳洁具厂亦在庭审中陈述产品是外购的,故对制造行为的指控不予采信。

关于许诺销售侵权产品的指控,汉斯格雅公司主张在电商平台被告经营店铺的“旺铺相册”中有包括该涉案产品图片的多款产品图片,而其中侵权产品的图片展示即为许诺销售行为,芳芳洁具厂则异议认为店铺相册中的产品图仅作为效果图,并未在店铺中上架销售该产品,故不属于许诺销售行为。对此法院认为,电商店铺相册中产品图是否属于许诺销售性质,应综合分析认定。电商店铺相册作为店铺经营者管理的图库,一般依店铺经营者的需要可设置为公开浏览或私密浏览,也同时具有网络图片库的功能,当店铺经营者设置为公开浏览的产品图时,确让网页浏览者产生是否经营者可能有此产品销售的联想,但与电商店铺中上架销售产品相比,单纯的产品图库展示如无相应含销售意图的文字明示,则尚不足以证明被告展示此产品图的行为具有要约或要约邀请的性质,故此种形式的店铺相册展示产品图未脱离单纯图库的功能,不宜认定为许诺销售行为。但如原告进一步举证证明以下事实:浏览被告店铺相册产品图后,联系被告提出产品购买需求时,被告承诺或现实销售了该相同产品,则店铺相册产品图浏览者此前要约邀请的联想已被证实,故该店铺相册产品图的展示行为实质上具有要约邀请的属性,属于许诺销售行为。本案案情属于后者,故认定被告电商店铺相册产品图的展示行为属于许诺销售侵权,判令停止侵权赔偿损失。

【典型意义】

关于电商店铺相册中陈列的产品图是否属于许诺销售行为,本案结合了传统民法关于要约邀请行为和专利法关于许诺销售行为的定义,考虑当前“互联网+”环境下,电商店铺经营者管理的图库可设置为公开或私密浏览,且具有网络图片库功能的等特殊性质。具有一定的参考意义和借鉴价值。

“包装盒”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2018)湘01民初5019

【裁判要旨】

涉案专利类型为外观设计,被控侵权产品系包装盒,本案在确定赔偿数额时,重点考虑了该包装盒本身的价值及对消费者选择何种商品的影响,并针对原告的主张,论述了外观设计与商标、有一定影响的商品包装、装潢之间的联系与区别。

【案情介绍】

原告:湖南旻一生物科技有限公司(简称旻一公司)

被告:王晶晶、浙江淘宝网络有限公司(简称淘宝公司)

原告旻一公司系201730230902.9号“包装盒”外观设计专利的独占许可权人,该专利至今有效。原告发现被告王晶晶在被告淘宝公司经营的网站上开设的店铺内销售、许诺销售、制造的唯蜜瘦产品侵犯了其201730230902.9号专利权,故诉至法院,请求判令王晶晶停止侵权并赔偿损失5万元。原告主张根据其实际损失计算赔偿数额,其陈述“唯蜜瘦热敷包”的全国统一零售价为598元,根据其经销商的等级划分,经销商最低拿货价为198元,单件产品的利润为400元/件。被告销售涉案产品的销量为103笔,用被告销量乘以单件产品的利润,加上原告为维权产生的合理费用,故其损失有5万元。原告还主张涉案专利代表了产品本身,包装盒中使用了专利设计中的“唯蜜痩”标识,整个装潢也会起到识别来源的作用,故整件热敷包产品的利润就是原告专利产品的利润。

长沙市中级人民法院认为,被告王晶晶的销售行为构成侵权,应当赔偿损失。在确定赔偿数额时,法院认为,首先,根据原告的陈述,该400元的利润并非归属于原告,而系其经销商所得,且系其经销商就单件产品可能获得的最大利润,故该利润不能反映出原告就单件产品所获得的合理利润;其次,原告所称产品利润是指用涉案包装盒包装的唯蜜瘦热敷包产品,而非单个的包装盒,而涉案专利系包装盒的外观设计,故原告所称的利润亦非专利产品的利润;再次,关于产品利润的陈述均为原告的单方陈述,其未提交证据予以证实,故根据现有证据,无法确定原告损失。现有证据亦不能证明被告获利情况,而本案所涉之侵权行为系终端的销售行为,亦无法完全参照专利许可使用费的倍数确定,故法院对赔偿数额酌情确定。

法院除考虑涉案专利的类型、被告侵权行为方式、涉案商品的销量、售价、原告合理维权费用以外,还重点考虑到被告销售的商品为用被控侵权包装盒所包装的热敷包,该包装盒本身的价值、对消费者选择何种商品的影响,以及在实现被包装产品利润中的其他作用,并区分了外观设计与商标、有一定影响的商品包装、装潢之间的不同,酌情确定赔偿数额为14000元。

【典型意义】

专利侵权案件中,专利权人往往很难举证其因侵权行为所遭受的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益,如何确定赔偿数额一直是司法实践中的热点问题。

本案中,原告以其经销商就销售单个产品可能获得的最大利益为基数,乘以被告的网络销量,作为其实际损失的依据,这显然是不合理的。涉案侵权产品仅仅系包装了热敷包的包装盒,被告就整个产品的获利并不能等同于原告因侵权行为所受的损失。实际上,原告混淆了外观设计与商标、有一定影响的商品包装、装潢对于产品销售所起的作用。

专利法、商标法、反不正当竞争法均有其各自调整的法律关系,不应混为一谈。外观设计一般由多种元素组合而成,其中不排除包含某些商标标识,但该商标标识仅是作为众多设计元素之中的一个,解决的是视觉效果所带来的美感问题,而非產品来源问题。至于专利中所包含的商标标识是否实际起到了识别来源的作用,是否涉及商标侵权,则是商标法所调整的范畴,无需在专利侵权案件中解决。而某一外观设计作为包装装潢经过实际使用,确实可能会具有一定影响,从而成为反不正当竞争法所保护的客体,但这需要原告举证,且亦不属于专利法所调整的范畴。

专利权行政案件

“陆风越野车”外观设计专利权无效行政纠纷案

一审案号:(2016)京73行初4497号

二审案号:(2018)京行终4169号

【裁判要旨】

判断外观设计专利与对比设计是否具有明显区别,应当基于一般消费者的知识水平和认知能力,从外观设计的整体出发,对其全部设计特征进行整体观察,在考察各设计特征对外观设计整体视觉效果影响程度的基础上,对能够影响整体视觉效果的所有因素进行综合考量。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)

上诉人(原审第三人):捷豹路虎有限公司(简称路虎公司)、杰拉德·加布里埃尔·麦戈文(简称路虎公司)

被上诉人(原审原告):江铃控股有限公司(简称江铃公司)涉案专利系名称为“越野车(陆风E32车型)”、专利号为201330528226.5的外观设计专利,专利权人是江铃公司。针对涉案专利,路虎公司、麦戈文分别以涉案专利不符合2008年修正的《专利法》第二十三条第一款和第二款提出无效宣告请求。专利复审委员会就此作出被诉决定,认定涉案专利与对比设计在整体视觉效果上没有明显区别,涉案专利不符合2008年《专利法》第二十三条第二款的规定。据此,宣告涉案专利权全部无效。江铃公司不服,向一审法院提起行政诉讼。

一审法院认为,涉案专利与对比设计在前车灯、进气格栅、细长进气口、雾灯、贯通槽、辅助进气口、倒U形护板、后车灯、装饰板、车牌区域及棱边等部位存在不同的设计特征,其组合后形成的视觉差异对SUV类型汽车的整体外观产生了显著的影响,足以使一般消费者将涉案专利与对比设计的整体视觉效果相区分。相比于相同点,上述不同点对于涉案专利与对比设计的整体视觉效果更具有显著影响。因此,涉案专利与对比设计具有明显区别。据此,一审法院判决撤销被诉决定。专利复审委员会、路虎公司和麦戈文均不服一审判决,提起上诉。

二审法院认为,在涉案SUV的车身三维立体形状和主要装饰件布局存在较大设计空间的情况下,涉案专利与对比设计在上述两方面同时存在的相同点尤其是车身侧面和前面的相同及相似之处对整体视觉效果的影响权重最高,其他不容易为一般消费者注意到的较小区别对整体视觉效果的影响权重明显较小。尽管涉案专利与对比设计在车身前面和后面存在的主要不同点使两者在视觉效果上呈现出一定的差异,但由于导致视觉效果差异的区别设计特征,多数为现有设计所公开或由现有设计给出了相同设计手法,其对整体视觉效果的影响权重显著降低。从整体上观察,涉案专利与对比设计在车身前面和后面形成的视觉效果差异在整体视觉效果中所占的权重要明显低于两者之间相同点所产生的趋同性视觉效果的权重。涉案专利与对比设计相比,二者之间的差异未达到“具有明显区别”的程度,涉案专利不符合2008年《专利法》第二十三条第二款规定的授权条件,应当予以宣告无效。据此,二审法院判决:撤销一审判决,驳回江铃公司的诉讼请求。

【典型意义】

本案是一起社会关注度高、案情疑难复杂的汽车外观设计专利无效行政案件,受到了社会各界的广泛关注。本案对于如何适用“整体观察、综合判断”方法判断外观设计专利与对比设计是否具有明显区别进行了精细化的论述。

二审判决明确指出,应当基于一般消费者的知识水平和认知能力,从外观设计的整体出发,对其全部设计特征进行整体观察,在考察各设计特征对外观设计整体视觉效果影响程度的基础上,对能够影响整体视觉效果的所有因素进行综合考量。在判断具体特征对整体视觉效果的影响权重时,不能仅根据直观的视觉感知或者根据该特征在外观设计整体中所占比例的大小即贸然得出结论,而应当以一般消费者对设计空间的认知为基础,结合相应设计特征在外观设计整体中所处的位置、是否容易为一般消费者观察到,并结合该设计特征在现有设计中出现的频率以及该设计特征是否受到功能、美感或技术方面的限制等因素,确定各个设计特征在整体视觉效果中的权重。

本案所确立的裁判尺度将直接影响到汽车外观设计领域的授权确权标准,具有重要的导向作用。尤其是在创新驱动发展战略上升为国家战略以及知识产权保护力度不断加大的背景下,汽车制造企业必须转变思路,不断加强自主创新,唯有如此才能在未来激烈的市场竞争中占有一席之地。

欧瑞康公司实用新型专利权无效行政纠纷案

一审案号:(2015)—中行(知)初字第1312号

二审案号:(2016)京行终2859号

【裁判要旨】

在专利确权程序中适用《专利法》第二十六条第四款的规定进行审查时,首先应当对权利要求进行解释,确定其保护范围。对专利权利要求的解释应当站位于本领域技术人员,结合说明书的记载,综合考虑发明的技术贡献大小进行,而不应当仅仅拘泥于权利要求的字面含义。对权利要求的解释应当符合发明目的原则,不应当把明显不能够实现发明目的的技术方案纳入其中,否则容易造成《专利法》第二十六条第四款的滥用。

【案情介绍】

上诉人(原审第三人):欧瑞康纺织有限及两合公司(简称欧瑞康公司)

被上诉人(原审原告):北京弘安科技有限公司(简称弘安公司)

原审被告:国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)

2014年6月27日,针对弘安公司就欧瑞康公司拥有的名称为“用于冷却多个合成丝束的装置”、专利号为200820181507.1的实用新型专利(简称本专利)所提无效宣告请求,专利复审委员会作出第23181号无效宣告请求审查决定(简称被诉决定),维持本专利有效。弘安公司不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为:弘安公司主张本专利权利要求1记载的“所述冷却筒(7)以排状布置、平行且偏离中心地设置在吹风箱(1)的相对的侧壁(11.1,11.2)之间”得不到说明书的支持,不符合2000年修正的《专利法》第二十六条第四款的规定。

北京市高级人民法院认为:2000年《专利法》第二十六条第四款规定,权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。在适用该条款时,首先应当对权利要求进行解释,确定其保护范围。对专利权的解释应当站位于本领域技术人员,结合说明书的记载,综合考虑发明的技术贡献大小进行,而不应当仅仅拘泥于权利要求的字面范围。作为原则,对权利要求的解释应当符合发明目的,不应当把明显不能够实现发明目的的技术方案纳入其中。否则容易造成对2000年《专利法》第二十六条第四款的滥用。二审判决:原审判决认定事实不清、适用法律错误,应予撤销。

三友法律部(北京市万瑞律师事务所)作为原审第三人、上诉人(欧瑞康公司)的代理人参加了本案一审、二审诉讼。

【典型意义】

无论是在专利授权确权案件还是在专利民事纠纷案件中,必须首先要面对的问题就是权利要求的解释。无论采用何种解释方法和规则,都将对案件的走向产生实质影响或者是根本性的影响。目前专利法和相关司法解释中规定了权利要求解释的一般原则。但是,对权利要求的解释应当符合发明目的原则却没有明确规定。

本案中,本专利说明书己经详细说明了通过偏离中心设置来解决送风不均问题的原理,根据该原理本领域技术人员清楚地知晓冷却筒与两侧壁的距离只能有一種大小关系,即冷却筒(7)与吹风箱(1)的、设置在空气入口(2)的纵向侧上的侧壁(11.2)之间的距离(b)小于冷却筒⑵与吹风箱⑴的相对的侧壁(11.1)之间的距离(a)。本领域技术人员均知晓,一方面,当冷却筒设置在中心位置且多孔板孔径一致时,冷却筒两侧的空气会有压力差,靠近空气入口一侧的压力较大,相对的另一侧压力较小;而当冷却筒偏离中心设置时,多孔板对于冷却筒两侧形成的自由面积大小不同,两侧空气的压力差也会产生变化。原审法院以“方案二未得到说明书支持”为由,认为权利要求1得不到说明书支持,导致整体方案不能得到保护,属于机械、错误地解释权利要求。该解释方法应予纠正。

因此,对于权利要求1限定的“冷却筒偏离中心设置”,本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书,可以清楚地得出唯一理解,即方案一。只有方案一才能符合本专利的发明目的,解决冷却不均匀的技术问题。如果理解为方案二,则更大程度加大了冷却不均匀,不但不能实现本专利的发明目的,反而使得冷却效果比本专利背景或现有技术还要差,根本不会产生“冷却筒外周上存在均匀的空气流动”的技术效果。基于以上理由,二审法院撤销了一审法院的判决,维持了专利复审委员会的原无效决定。

本案中,北京市高级人民法院明确了权利要求解释的一个新的原则:对权利要求的解释应当符合发明目的,不应当把明显不能够实现发明目的的技术方案纳入其中。本案丰富了权利要求解释的司法实践,对今后类似案件具有较强的指导意义。

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