应用对象或用途在创造性评判中的考量

林朋飞　王琴

摘 要：在转用发明的创造性审查中，由于审查员和发明人所面临的现有技术可能不同，因而重构发明和发明创造所经历的技术改进路径也可能不同。因此，当发明与最接近的现有技术的区别主要为应用对象或用途时，创造性的前景把握存在困难。对此，本文基于审查实践，提出了几种可行的评判思维方法，以期对此类问题的解决提供帮助。

关键词：转用发明;创造性;必然性;重构发明;共性;个性

在“转用发明”的发明的创造性审查中，由于本申请与对比文件采用的技术手段相同或相似，仅存在应用场景的差异，因此，审查意见往往惯以常规选择的方式进行评述，然而该审查意见往往会引起发明人对领域差异的激烈争辩。笔者认为，出现上述问题的主要原因在于，对转用发明的创造性评判思路缺乏清晰的认知。为此，本文立足指南规定，以问题的发掘及思考为导引，通过对转用发明创造性评判逻辑的分析研究，探索针对该情况的解决之道。

一、“转用发明”的本质

发明创造实质上是人类为解决现有技术问题提出的一种技术改进思想或技术构思，而发明创造是上述改进过程的产出成果。因而创造性判断的精髓在于重构发明的过程，即从现有技术出发，以一定的问题为导向，判断是否可以通过现有技术整体给出的启示“显而易见”地获得发明的技术方案。由于审查员和发明人所面临的技术背景可能不同，因而双方对背景技术改进的路径也可能不同。在“转用发明”的创造性评判中，申请文件的逻辑是以发明所属领域的背景技术作为改进的基础，通过采取关键的技术手段解决其存在的技术问题，而“转用发明”的逻辑是将另一技术领域的现有技术作为改进的基础，基于一定的指引而将其转用到发明所在的领域，以形成新的技术方案。这种构思的差异决定了“转用发明”的创造性评判说理有其特殊性，如果按照一般“三步法”的创造性评判说理方式来评判其创造性将有失偏薄，这也正是《审查指南》将“转用发明”在创造性章节中单独划分类型的原因所在。

二、“转用发明”创造性评判中的解决思路

《审查指南》中指出：在进行转用发明的创造性判断时通常需要考虑：转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。然而上述内容过于笼统，仅属于“转用发明”评判时所应考虑的因素，基于此评判创造性，仍然存在诸多难题。笔者结合审查实践，在此具体提出如下的解决思路：

（一）领域的限定作用

《审查指南》第二部分第三章第3.2.5节规定：对于包含用途特征的产品权利要求，应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，并在该规定基础上，从正反两方面给出两个简单的实例“抗病毒的化合物X与用作催化剂的化合物X”和“起重机用吊钩与钓鱼用吊钩”，但并未给出更加详细可行的实际案件的操作方法。为解决该实际问题，本小节对于此类权利要求的创造性审查提出“必然性”的评判思路。

1.用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有导致产品在结构和/或组成上发生改变，则在创造性判断时对于该用途特征可以不必考虑其限定作用。

案例1：权利要求6请求保护的绝缘材料是用于权利要求1所述的自焙电极的电极保护装置的绝缘部件。但上述用途限定的绝缘材料与对比文件的绝缘材料相比在耐高温、耐腐蚀和机械强度方面也具有相似的特性，它们明显属于相同的材料，因此对比文件的绝缘材料同样能用于自焙电极的电极保护装置中，即上述用途对绝缘材料不具有限定作用。

通过上述分析过程可以看出，我们关注的焦点在于“电极保护装置（用途）”与“绝缘材料（产品）”之间的关系。如果用途对产品的影响是“必然”的，那么用途对产品就具有限定作用，反之，就不具有限定作用。 因此，针对此类发明，提出“必然性”的分析评判方法，进而通过“必然性”的分析评判确定是否应当充分考虑用途差异带来的影响。

2.用途导致产品在结构和/或组成上相对于对比文件的产品有所不同，但这种不同并非必然，则在创造性判断时对于该用途特征可以不必考虑其限定作用，但审查逻辑及审查策略略有不同。

案例2：本发明要求保护一种差动共焦镜组轴向间隙测量装置，作为最接近的现有技术，对比文件公开了一种差动共焦透镜中心厚度测量装置，该装置在硬件结构上与本发明相同，不同之处仅在于检测的对象为透镜中心的厚度，而非本发明的镜组的轴向间隙。面对该情况，利用上面提出的“必然性”评判思路，着重分析用途限定与装置结构之间是否存在必然的联系;例如：本发明的测量镜组轴向间隙这个特征并无法直接、必然地体现出装置的结构具有区别于对比文件的特殊之处，虽然可能有观点认为测量镜组轴向间隙隐含了控制装置的不同，但这种不同并不是必然的，仅是一种可能性。可以预见，对比文件的透镜中心厚度测量装置具备实现镜组轴向间隙测量的可能，即此时检测对象对产品就不具有限定作用。反之，如果区别技术特征除用途外，还包括其他的区别，那么对于该用途的考量就要着重分析该用途差异与其它区别之间是否存在必然的联系。例如：假设本发明的区别技术特征还包括控制装置的控制逻辑，那么在该权利要求的创造性评判时，就不能主观的认定对比文件的装置也具有类似的控制逻辑，而是要着重分析本发明的用途限定与此处的控制逻辑之间是否存在必然的相关性，仅有在“必然性”的分析结论为否时，才能认定用途对产品不具有限定作用，才能在创造性评判中专门针对控制逻辑引入其它的新证据，否则均应当认定用途对产品至少带来了控制逻辑的必然不同。由此可见，通过对“必然性”的思维方法的提出和实践，可以很好的解决区别为应用对象或用途限定的产品权利要求的创造性评判问题。

（二）技术启示的判定

是否存在相应的技术启示需要考虑的是相同技术问题的存在与否。对于涉及不同技术领域之间“共性”的技术问题，在各个技术领域中均是客观存在的，当一个技术领域的现有技术解决了该问题时，本领域技术人员会有动机将其应用到另一技术领域以解决该相同的问题。而对于涉及技术领域“个性”的技术问题，由于另一技术领域不具备这种“个性”，也就不会面临该技术问题，从而本领域技术人员从中无法得到技术启示，即使另一技术领域的现有技术公开了类似的技術手段。

案例3：一种PCB在线检测方法，在说明书背景技术部分指出：目前为了提高PCB板的检测精度，采用高分辨率彩色图像进行在线检测，但高分辨率彩色图像造成图像数据量大增，时效性和大数据处理速度的缓慢间存在冲突。该发明提供了一种资源优化调度的方法以解决该问题。

审查员检索得到的对比文件公开了一种用于显示器面板检测的任务资源调度服务器动态调整CPU、GPU资源的方式，并具体公开了与本发明相同的任务调配方式。本申请检测的对象为PCB，对比文件为显示器面板。通过分析会发现，PCB和显示面板既有共同点（均以压缩数据的形式参与到后续的任务资源的调配中），又有区别（PCB和显示面板属于不同的检测对象），但是本案所要解决的技术问题是高实时性与高分辨率彩色图像的大数据处理速度缓慢相冲突的问题，而该技术问题与待处理的数据是针对PCB还是显示面板并无任何关联，即此处的资源调配方法可以脱离于检测对象而存在。因此，从针对显示面板的检测转用到针对PCB的检测存在技术启示。

（三）技术领域远近的界定

技术领域远近的考量在“转用发明”创造性评判中处于主导的地位。然而，远近的界定需要有一定的参考标准，类似的技术领域的远近同样需要一定的领域划分标准，而在实际的专利审查中，领域的划分可大可小，主观性和模糊性强，难以形成统一的标准。因此，考虑到依照“三步法”评判“转用发明”创造性时逻辑起点的特殊性，可以从创造性评判逻辑自洽的角度出发，同样的将技术领域远近的界定转化为对具体技术领域“共性”和“个性”的分析，进而判断重构发明的逻辑起点的相关性。

案例4：一种检测橡胶中炭黑的方法，其发明核心在于对简单弧形杂质的识别和处理上。对比文件1公开了一种基于图像处理来区分羊毛与粘胶纤维的方法，其公开了与本发明类似的图像处理方法。通过分析可以发现，虽然对比文件1与本发明所面对的对象不同，但它们均是通过外接凸包的方法实现不同图像部分区域的区分，且羊毛和粘胶纤维的二值化图像与炭黑和简单弧形杂质的二值化图像无论是在结构还是在图像类型上均是相近或相同的（参见下图），因此，两者所面临的问题性质及类型存在较大的相似度，即两者的逻辑起点类似，在以对比文件1作为最佳逻辑起点的情况下，三步法的逻辑根基经得起推敲，可以在创造性评判中弱化对应用对象或用途的考量。实际上，前述PCB检测案在无形中也采用了“逻辑起点合理相关”的分析思路，即PCB数据和对比文件1中的待处理任务均面临如何充分合理调度硬件资源的问题，且两者采用的调度硬件资源的方式是一样的。在此提出PCB检测案旨在说明共性与个性的分析是创造性评判思路的分析重点，表面不同的思维方法本质是相通的，可以相互借鉴，灵活融合，协同分析，共同实现创造性的评判。

（四）转用难以程度的考量

转用的难易程度和是否需要克服技术上的困难同样取决于技术领域远近的界定。技术领域之间具有的“共性”越多，进行转用就越容易，转用时存在技术困难的可能性也较低;假如技术领域差异较大，要进行转用就可能由于领域“个性”的影响而需要对方案进行改动，这种改动的过程就体现为转用难度的增加或者意味着技术困难的解决，从而影响显而易见性的判断结论。

（五）技术效果的考虑

转用后效果的考虑主要涉及预料不到的技术效果的判断。预料不到的技术效果是《审查指南》中规定的创造性审查中的辅助判斷因素，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。转用发明中由于技术领域“个性”的影响，是否出现预料不到的技术效果是必须考虑的因素。

三、总结

对于转用发明的创造性评判，本文基于三步法的特点做了深入的剖析，认为问题的根源在于发明人进行发明创造与审查员重构发明所面临的技术基础不同。据此本文提出了“必然性”、“逻辑起点的合理相关”和“共性与个性”几种分析评判思路，这些思路可操作性强，且在实际案件的审查中可以组合使用，对于实际案件的创造性评判具有一定的借鉴意义。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京：知识产权出版社，2010.