中日专利法关于禁止重复授权的比较

刘健 祝慧宇

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心

一、中日关于禁止重复授权的法规

中国2008年第三次修改后的专利法第9条第1款规定了：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。专利法第9条第2款保留了原专利法规定的先申请原则。这一修改明确了禁止重复授权之目的在于防止同时存在涉及同样的发明创造的两项或者两项以上的专利权而导致专利权之间的冲突或者不必要的重叠，并不是说同样的发明创造只能被授权一次。我国现行专利法形成了通过直接的禁止重复授权、先申请制和抵触申请制三种法规来禁止重复授权。

日本没有直接禁止重复授权的法条，而是通过抵触申请制和先申请制来间接禁止重复授权。抵触申请制：日本专利法第29条之2中规定：专利申请涉及的发明，与在该专利申请前申请，并在该专利申请后公开或公告的其他专利发明或实用新型设计相同时，不拘泥第29条之1的规定，不得对该发明授予专利权。但当该特许申请申请人与另一特许申请或实用新型申请人属同一人时不在此限。抵触申请制适用于不同申请人的情况，先申请制作为补充，适用于相同申请人重复授权情况。日本专利法第39条之3中规定：“不同日提出的发明专利申请与实用新型申请相同时，只有在实用新型申请日前提出的专利申请才可以获得专利权。当不同人的发明专利申请或发明与实用新型申请再同一天提出时，仅一个发明或实用新型可获得权利，申请人可以协商，协商不成，则任何人都不能取得权利。”在先申请严格抵触在后申请，这样就避免了同一申请人申请两项或两项以上同样的发明创造被同时授予专利权的情况的发生；也不存在我国就同样的发明创造若想发明获得权利可以选择放弃实用新型专利权的方式。

二、疑难案例详解

案例1：

一申请人于某日同时提交了发明专利和实用新型专利共两件专利申请，二者为同样的发明创造，而实用新型专利已被授权公告，发明专利在其进入实审阶段变更了申请人，变更后使得实用新型的专利权人和发明专利的申请人不再相同。此时申请人要想获得发明专利授权该怎么处理[1]？此时如果实用新型专利权已经处于终止状态该怎么处理？如果实用新型和发明在提交申请时二者的申请人就不相同，又该怎么处理？

中国:第一种情况，虽然该发明专利的申请人变更了，但是由于实用新型的专利权人与发明专利申请的申请人之间存在转让和受让的关系，二者具备协商的条件，所以发明专利的当前申请人可以选择同实用新型专利权人进行协商，以通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明授权；或者修改发明来获得授权。第二种情况，虽然实用新型的专利权已终止，但是其专利权并不是自始至终不存在，发明直接授权会与新型造成充重复授权，因此发明只有经修改才能授权。第三种情况，由于发明专利申请和实用新型的申请人自始至终不相同，因此不属于第9条规定的情形。此时不论实用新型专利权是否终止，均已不具备协商基础，因此可对发明申请授权，造成重复授权，可以通过对实用新型专利权提出无效请求来解决。

日本:基于先申请原则，无论申请人是否相同，发明会由于实用新型先获得登记，而无法再获得权利，只有修改发明申请与实用新型的权利要求不完全相同才能够授权。这和我国的处理方式有很大不同。

案例2：

一申请人于某日申请了发明专利并且在该申请日之后还申请了实用新型专利，实用新型专利已授权公告且专利权处于有效状态；该实用新型与发明申请二者属于同样的发明创造。那么发明申请该怎么处理？如果实用新型和发明申请具有相同的优先权日，又该怎么处理？如果该申请人提交的实用新型专利享有优先权，其优先权日与该发明专利的申请日相同，又该怎么处理？

中国：第一种情况属于同一申请人于不同申请日申请了两项同样的发明创造，不属于专利法第9条第1款规定的情形，因此，申请人不能够选择通过放弃实用新型的专利权方式来获得发明授权。虽然实用新型先获得了授权，但是由于发明申请在先，应当对发明申请进行授权，造成的重复授权，可通过无效程序来解决；但也有不同的观点[2]，认为由于同样的发明创造由同一申请人提出，不适用于先申请制，即不适用于专利法第9条第1款的情形，只能通过修改获得授权。后两种情况，实用新型已经获得了专利权，依据《审查指南2010》的规定，发明只能通过修改才能获得专利权。

日本：现如今日本的实用新型注册申请实行无实审登记制，与我国的实用新型实行初审制的审查情况类似，均不进行实质审查，因此日本也会经常出现第一种情况，此时就适用先申请原则，先对发明申请授权，之后申请人可以对获得权利的实用新型提出无效请求。日本的先申请原则严格地排除了同一人关于相同专利被重复授权的情况，只有当两项申请的技术方案不完全相同才能够都获得授权。因此，后两种情况只能通过修改发明来获得专利权。

结语：中国和日本专利法对于禁止重复授权的立法本意是相同的，都是防止同样的发明创造被同时授予两项或两项以上的专利权，但判断原则和审查基准存在一定差异。本文结合实际审查案例比较了两国关于重复授权的规定和处理方式。通过分析专利制度成熟的日本的相关法规，对于我国专利审查有一定借鉴意义。（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，第二作者对本文贡献与第一作者等同）