注册商标不使用撤销制度中“商标使用”问题讨论

陈佳洁

【摘要】我国《商标法》所规定的注册商标连续3年不使用撤销制度中的“商标使用”是指商标发挥识别机能的使用，其理论依据是只有在商业活动中真实使用的商标才是法律所要保护的商标。但是对于注册商标连续3年不使用撤销制度的“使用”，《商标法》却未进行具体规定，实务中存在多种问题亟需探讨。本文仅从“商标使用”的几种具体情况来讨论影响商标实际“使用”的具体类型。

【关键词】商标使用 识别机能 撤销制度

一、问题的提出

1994年9月1日，株式会社迪桑特向商标局申请注册“DESCENTE"商标，1996年7月14日核准注册。2009年6月3日，上海顶新箱包有限公司（简称顶新公司）对该商标提出的撤销申请，商标局根据该撤销申请，认为株式会社迪桑特提交的其在2004年8月2日至2007年8月1日期间使用‘DESCENTE注册商标的证据材料无效，决定撤销复审商标。

本案的争议焦点在于株式会社迪桑特在2004年8月2日至2007年8月1日期间是否使用了“DESCENTE"注册商标。法院认为：商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于商标的实际使用，但仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。原告出具证据仅能证明株式会社迪桑特曾于2007年4月17日许可北京迪桑特公司使用该商标，并不能由此证明株式会社迪桑特曾在2004年8月2日至2007年8月1日期间对注册商标进行过实际使用。

二、新《商标法》关于“使用”的规定概述

新修订的《商标法》相对于旧法明确规定了商标使用中的“使用”含义，商标的使用行为在商标法上有两种类型：一是产生维持商标注册效力的使用行为，即商标撤销制度上的“使用”行为，二是商标侵权行为中的“使用”行为。但该规定对商标“使用”的定义过于宽泛，尚不能满足实践中审查商标撤销申请的需要。我国《商标法实施条例》第3条规定：“商标法和本条例中所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”对此，我国学界关于撤三中“商标使用”的含义存在两种观点：第一种观点认为撤三中的商标使用必须是发挥识别技能的使用，即商标的使用应达到让消费者或需要者识别商品、服务来源的程度时，才符合注册商标撤销制度中商标使用的要求。第二种观点认为注册商标撤销制度中的商标使用只要符合我国《商标法实施条例》第3条所规定的商标使用的含义即可，只要形式上符合该条例所规定的使用的含义，不管是否发挥了识别功能，都应当作为撤销制度中的商标使用对待，这是目前我国学界的主流观点。

三、“商標使用”的具体问题

（1）在指定使用商品以外的商品上使用注册商标是否属于商标使用。在GNC商标案中，涉案商标“GNC”于1997年11月21日被核准注册，核定使用的商品为第30类中的“非医用营养鱼油”。但涉案商标实际使用在蜂蜜商品的生产以及广告宣传等商业活动中。二审中北京市高级人民法院作出了撤销商标的判决，理由是：某物资公司集团受让该涉案商标后，委托他人印刷有“GNC”标识的宣传单、包装盒和手拎袋等宣传品，但其均是在蜂蜜等蜂产品上的使用，并非在该涉案商标核定使用商品——非医用营养鱼油上的使用，因此不属于商标法意义上的使用。由此，根据法院判决，在指定使用商品以为的商品上使用注册商标，虽然可以表明其实际标注的商品或者服务的来源，但无法发挥识别其指定使用商品或者服务来源的作用，因此不能视为商标撤销制度中的商标使用。

（2）在指定使用的部分商品上使用注册商标是否属于商标使用。注册商标人为了扩展其注册商标的使用范围，往往指定使用几种商品。如果商标权人仅在部分商品上使用该注册商标，第三人是否可以请求撤销该商标在其余部分商品上的专用权呢？对此，我国《商标法实施条例》第41条规定：“商标局、商标评审委员会撤销注册商标，撤销理由仅及于部分指定商品的，撤销在该部分指定商品上使用的商标注册。”虽然注册商标在实际使用的商品上发挥了识别机能，但没有在实际从事生产经营的其他商品上发挥任何识别功能，因而不能阻碍其他人在这些商品上使用该商标。

（3）仅仅在宣传单等广告媒体上使用注册商标。没有实际进行生产经营，只在宣传单等广告媒体上使用注册商标，是否属于商标撤销制度中的商标使用呢？在日本大阪于1987年8月26日判决的“BOSS”案中，法官认为，“附着BOSS商标的T恤衫只不过是为了促进电子乐器销售的附赠品，并且只限于想购买电子乐器的购买者无偿发放，其本身不是独立交易的对象，从其发放的形态看，未来也没与在市场上流通的可能性，因此不属于商品，只不过是作为商品的电子乐器的广告品罢了。从这个判例来看，单纯在广告品上使用注册商标，而不投入使用的行为不能视为商标使用，这也是由于在该情况下使用的商标无法发挥其识别功能。

（4）仅在商品包装上使用注册商标。没有实际从事生产经营活动，为了保存商标不被撤销，商标注册人往往委托他人生产一定数量的贴附注册的商标包装，这种行为是否属于商标使用行为？在“康王”案中北京市高级法院认为，涉案商标权利人虽然提供证据证明了委托他人加工包装盒的事实，但并不能证明该包装盒已经投入市场并实际使用的事实。因此，法院认为商标人仅在商品包装上使用注册商标的行为，不属于商标连续3年不使用撤销制度中的商标使用行为。原因在于，注册商标权人没有在指定使用的商品上使用注册商标，无法使该商标发挥识别来源的机能。但与广告商品不同，包装盒本身就有独立的市场交易价值，可以作为识别该包装本身的作用，因此在商标法中可以作为未注册商标进行处理。

四、结语

我国实行商标注册主义原则，允许未经过任何使用而获得识别功能的商标进行申请注册，但如果获得注册商标长时间不实际投入使用用于经营活动，将妨碍他人选择商标的自由，同时也会造成大量囤积商标的现象，严重损害竞争者的利益。但在实务中对商标使用的具体问题仍存在许多要完善的地方，因此应当确定注册商标在具体对象、范围上的“使用”界定。