论无效专利对公司股权份额的影响

(南京航空航天大学人文与社会科学学院 江苏 南京 211100)

从1993年制定的《公司法》严格限制知识产权出资比例、2005年修改放宽限制比例再到2014年完全取消限定份额的规定，《公司法》的不断修改彰显着个人知识与创新能力在知识经济时代的重要性，将知识产权资本化对提高知识产权利用率的重要性。知识产权出资,作为知识产权资本化的一种方式,就是指将知识的产权价值和使用价值折算成股份或者出资比例,使之成为资本,用于增加本单位的自有资本或者用于对外投资,并实现其价值,以提升企业单位的核心竞争力和增加单位经济收益[1]。

一、股东以专利出资的风险

智慧财产从前因无形而不受重视，如今却无形影响着各行各业技术更新的步伐。同时也因其无形，与公司章程制度不可避免的存在冲突，且其价值不是现实可判断的，是在未来一段时间内才会逐渐发挥作用，这种持续性盈利机制让其他寻求快速高效盈利的股东难免有些担忧，专利资本化推动知识经济的步伐但也充满风险，在如今达不到别国专利评估机构评估水平的现实下专利资本化问题更加严峻。

(一)专利申请权出资的法律风险

我国的专利转化率仅为10%左右，远远低于国外的市场转化率①。金融机构不看好专利质押，企业对专利出资持保守态度，投资者不敢接受以专利为基础的债券，究其原因就是因为专利价值不像实物资本一般固定，且存在被宣告无效或者该出资人变相自动放弃的风险，当然，前者的风险更大。

“申请在先”的专利权申请原则让很多期望自己的“准专利权”可以经由专业的公司经营运作转化为经济收益的“准专利权人”在向国家知识产权局递交申请后就开始寻求专业公司以期用自己的专利出资入股。由此，专利申请是取得专利权的必由之路，同类申请中最先申请的就可以取得专利权。最先申请权人递交专利申请后，后来的同类专利申请并不会被受理，也就是说专利申请权是一种具有垄断性质的独占权利，仅取决于权利人提交申请的先后顺序。但这种垄断性又不是绝对的，在一定条件下可以被推翻。从提交专利申请再到初审、公告最后认可其权利都是经由人工操作，难免存在失误。实践中存在不少先取得专利申请权后经由专利局审查确认类似专利已经有申请权人申请在先而后取得专利申请权利人被剥夺的情形，因此取得专利申请权并不是一定会走到最后得到理想的成果。

申言之，取得专利申请权的权利人在专利审核期间就以自己的专利入股的，很可能因被剥夺专利申请权而变成无效专利，从而面临被真正的专利权人提起侵权之诉的危险。

(二)专利权出资的法律风险

同样的，取得专利权后再行出资并不比仅拥有专利申请权时安全，人工操作过程中因其程序复杂，存在失误的概率更大，为专利权自身瑕疵埋下隐患。

1.专利权自身瑕疵

(1)权利瑕疵

根据我国现行《专利法》的规定，对于不同的专利权采用形式不同的审查制度。对于发明创造这类专利采取的是实质性审查，而对于实用新型和外观设计则采取的是形式审查制度。根据《专利法》第22条②第1款，发明和实用新型要求具有新颖性、创造性和实用性，也就是说，只要这“三性”中有一个特征不符合就会导致权利人的专利权出现瑕疵。以新颖性为例，只要“该发明或者实用新型属于现有技术；存在单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”就可认定专利权人的专利不具有新颖性。

尽管采用实质审查，但仍可能存在已经公布过或类似专利已属他人的可能性，万无一失的可能性几乎为零。因此在不符合“三性”时，即使通过了申请人的专利申请，经“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合《专利权法》有关规定的”，该专利权溯及既往的无效，前专利权人的出资就是无效出资，对公司的资本结构造成影响，甚至是毁灭性打击。

至于外观设计所采形式审查，就更容易存在权利瑕疵了。其只要经过初步审查就可以得到专利授权，也没有明文规定审査要求、程序等内容，出资风险是显而易见的。正是如此，相比于发明创造，以实用新型和外观设计出资更不易为其他股东接受。

另外，无论是实质审查还是形式审查，审查员不能专业审查也是造成专利本身瑕疵的原因。程序不当或审查人员本身专业知识储备不足、未发现瑕疵等原因都可能导致出资无效。

(2)权利主体不适格③

专利权存在先权利；共有专利权人不允许其中某个共有人以该专利出资；该专利权属于单位而个人对外以个人名义使用该专利权或单位明确禁止使用该专利权出资，这三种情形是专利出资无效中归于权利主体不适格缘由下的主要情形。此外，从我国实践来看，我国专利权的真正所有人应当是在专利登记机关登记底簿上的名字，实践中却有修改底薄却未修改证书的情形，因而可能会在一定程度上导致出资人或者企业的合法权益遭受损害[2]。

2.专利保护期届满

知识产权都有一定的法定保护期限，随着时间的推移，知识产权、尤其是专有技术的经济价值会不断降低，不仅因为面临临期公开使用的危险，更因为既有技术的不断改进完善会使得原来的专利面临被时代淘汰的危险。如果在这期间企业利用该专利盈利的数额小于研发该技术的成本，对企业而言将不会再有机会利用此专利盈利的机会，同时给接受专利的公司带去了风险，因此保护期届满的专利很难出资入股。

3.专利权出资履行程序中的评估作价

《公司法》、《合伙企业法》等法律法规中均规定，“出资的非货币财产应当评估作价”，虚假评估或未按约定将专利所有权移转给公司的应承担违约责任④。知识产权价值评估是指由资产评估专业机构和人员，根据特定的评估目的，遵循使用原则，选择适当的价值类型，按照法定的程序，考虑影响知识产权价值的各种因素，运用科学评估方法，对知识产权某一时点的价值进行评定和估算的过程[3]。财政部、国家知识产权局《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》第2条规定：“知识产权评估应当依法委托经财政部门批准设立的资产评估机构进行评估”⑤。

现实是我国的评估机构评估水平并不尽如人意，评估人员的专业水平不达标，更致命的是缺少统一的评估方法和原则，当然有专利本身的评估标准就比较模糊的自身原因。在实践中企业对专利的评估通常都是根据经营经验而不是专业评估机构的评估结果，并不是评估结果不适用，而是公司更加相信自己的判断力而不是“并不专业”的专业评估机构。市场经验也会带来很多失误，如预期前景过于乐观、市场形势预测偏差，前期成本投入核算不实，后期开发费用预期投入失当等。

4.出资人明示或默示放弃专利权

《专利法》第四十四条⑥关于权利人以明示或默示方式表示放弃专利权的规定在专利出资背景下同样存在类似情形，但后果会更加严重。未按规定缴纳年费是可归属于出资人故意或过失责任(这里探讨的是基于出资人就是专利权人的情形，出资人利用无权专利出资的无效取决于权利人是否追认)，权利人以明示方式书面承诺放弃的更应将后果归责于专利权人。主体不适格与出资人明示或默示放弃专利权两种专利失效的情形中专利权人应负主要责任。

二、对公司的影响与救济

无论公司对专利的使用程度到达哪个阶段，本以为的正当使用突然成了侵权行为，无效权利总是会让公司措手不及。《公司法》第199条⑦规定了虚假出资的法律后果。除了应交罚款外，我们可以从“由公司登记机关责令改正”的具体方式来保证公司所受损失可以降至最低。

若是由于出资人欺诈或怠于履行交纳年费的义务等故意或过失行为导致专利无效的，出资人应尽力弥补使权利恢复圆满状态。例如共有专利权人中一人擅自以专利权出资的，若可以得到其他共有权利人的追认也可认为其出资无瑕疵。其他专利权人追偿专利使用费的，可与原出资人内部协商。若权利不能恢复，给公司造成的损失由出资人承担无限连带责任，并应由出资人提供担保以保证其出资能力。不能提供担保、认为确有必要剥夺其股东资格的，有限责任公司由全体股东表决一致同意可取消出资人股东资格，因无效专利给有限责任公司造成的损失由出资人承担无限责任；股份有限公司由出席股东按照股权份额三分之二以上同意即可取消其股东资格，因无效专利给公司造成的损失由出资人承担无限责任，但公司也有责任的应视情况适当减轻出资人的连带责任。有限责任公司讲究人合性而股份有限公司认可资合性，因此在不同性质的公司当中对无效专利出资人的处理方式应按照其特点体现差别。

若是由于专利期限届满或评估机构操作不当等不可归责于出资人的原因导致专利权无效的，存在出资人因无效专利给公司造成损失情形的应当在专利评估价值限度即出资人所占股权份额内承担有限责任，否则出资人无需担责。

三、结语

取消专利出资占总股权的比例限额是提高专利利用率的第一步，但需要做的还有很多。作为出资人，应保证权利的合法性，保证后续的维持或改进义务并与公司其他股东约定价值变动与股利分红的紧密的相关关系；就公司自身，应建立健全专利出资后的风险转化机制与专利出资事后风险解决机制，完善对知识产权出资的管理；更重要的还是整个市场环境，应完善专利价值评估制度、提高评估水准，完善相关法律法规、以改进专利出资后的资本填补责任，完善专利权出资事后法律救济制度，加强对专利权出资的事前公示制度，建立严格的专利权出资审计监督制度等。

在“大众创业，万众创新”号召下知识产权领域得到空前发展，同时也有很多不合格专利混入市场，这些不合格专利不仅破坏了相关领域专利高水平输出的风气，更侵害了无数公司与其中股东的利益，同时造成人力物力财力等市场资源的浪费。为了避免“劣币驱逐良币”的现象发生，必须将出资人能够使得专利无效的各种情形扼杀在摇篮里，因此可归责于出资人的专利无效情形下出资人应承担的责任应更重。

【注释】

①罗红.论专利资产证券化中发起人的瑕疵担保义务.湘潭大学硕士学位论文，2013年6月，第2页.

②第二十二条：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

③第六条：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

④《公司法》二十七条出资方式：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。第二十八条出资义务：股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。《合伙企业法》第十六条：合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明。

⑤国家知识产权局.财政部、国家知识产权局关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知.http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlzyrzybx/zlzyrzybxzcwj/1109632.htm，最后访问时间：2019年6月18日。

⑥第四十四条有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：(一)没有按照规定缴纳年费的；(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

⑦第一百九十九条虚假出资的法律责任

公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。