规制专利申请行为：专利法第四次修改草案中的诚实信用原则

徐棣枫 孟 睿

内容提要：《中华人民共和国专利法修正案（草案）》引入诚实信用原则对于规制专利申请行为具有重大价值和意义，尤其是在当前非正常专利申请问题突出之时。然而，该草案中有关诚实信用原则在专利法领域所适用的对象、行为方式以及法律后果等尚不明晰，专利审查部门在专利审查过程中能否直接援引适用也不明确，该草案所确立的诚实信用原则实际上呈现出一种令人担忧的空洞化。我国可以借鉴美国联邦法院和美国专利商标局在司法审判和专利审查过程中适用不正当行为原则的经验和教训，具体化专利法领域的诚实信用原则，以有效规制专利申请行为。

一、专利申请中诚实信用原则的引入

2015年4月国务院公布《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》，拟在《专利法》中增加“行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得损害公共利益，不得不正当地排除、限制竞争，不得阻碍技术进步”的规定。①《〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉条文对照》，载http://www.sipo.gov.cn/pub/old/sipo2013/ztzl/zlfxg/xylzlfxg/1051929.htm，最后访问日期：2019年8月28日。理由是，著作权法、商标法等相关知识产权法律及世界贸易组织的《TRIPS协议》均规定了权利行使的基本原则，但现行专利法对于权利的行使缺乏统领性的原则规定，为体现规制专利权滥用、平衡专利权人利益与社会公共利益的基本立场，有必要在专利法中增加权行使的原则性条款。②参见《关于〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉的说明》，载http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlfxg/xylzlfxg/1051930.htm，最后访问日期：2019年8月28日。这实际上在专利法中增加了防止专利权滥用的原则性规定。该条规定出发点是规范专利权的行使，没有凸出对专利申请行为的规制。也许是考虑到了这一不足之处，2015年12月国务院发布的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（以下简称《送审稿》），对此条作了修改，增加了规范专利申请行为的内容。《送审稿》第14条的内容为：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争”。③《国务院法制办发布〈专利法修订草案（送审稿）〉，公开征求意见》，载http://www.sipo.gov.cn/pub/old/sipo2013/ztzl/zlfxg/xylzlfxg/1051938.htm，最后访问日期：2019年8月27日。历时三年之后，经先后两次征求有关部门、地方政府和有关团体意见，并向社会公开征求意见，反复研究、修改完善。2018年司法部又会同国家知识产权局等部门根据新形势新要求，反复研究、协调、修改，形成的《专利法修正案（草案）》（以下简称《草案》）于2019年1月4日由全国人民代表大会公布向社会征求意见，其第二个修改意见即增加一条，作为第20条：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。”④See www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2019-01/04/content-2070155.htm.可以认为该条是《民法通则》第4条所规定的诚实信用原则在专利法领域的体现，对有效规范专利申请和专利权行使行为、促进专利制度的有效运行意义重大。从《草案》的修改意见来看，在专利法领域，诚实信用原则规制的行为主要包括两类：一是专利申请行为；二是专利权行使行为。违反诚实信用原则行使专利权涉及专利权滥用（作者将另文讨论），本文主要讨论适用诚实信用原则规范专利申请行为。

二、专利申请行为中诚实信用原则的基本涵义及其义务主体

由于诚实信用原则是民事活动的基本原则，具有抽象性和概括性，兼具道德规范和法律规范合为一体的双重调节功能。如何将这一基本原则在专利法领域具体化以有效规范专利申请行为，将会是学界和专利法实践中面临的重要问题。因此，有必要首先明确专利申请中诚实信用原则的基本涵义及其义务主体。

（一）专利申请中诚实信用义务的内涵

诚实信用原则被视为民事活动必须遵守的帝王条款。它要求社会主体在市场经济活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。⑤梁慧星著：《民法总论》，法律出版社2011年版，第266 页。根据诚实信用原则，当事人之间的利益以及当事人与社会公众之间的利益均应得到平衡。⑥梁慧星：《诚实信用原则与漏洞补充》，载《法学研究》1994年第2 期，第24 页。诚实信用原则的功能之一在于防止行为人主张以某种不正当方法获取的权利。⑦王泽鉴著：《民法总则》，北京大学出版社2009年版，第532 页。专利权作为一项法定的民事权利，其权利主体虽可依其意志通过专利申请依法获取，但专利申请行为必须遵循诚实信用原则，不得损害公共利益。根据契约原理，专利是发明人与社会公众之间订立的契约，发明人向社会公众公开其创新成果，作为对价，社会公众给予其一定时期内的排他性权利。⑧刘春田主编：《知识产权法》，中国人民大学出版社2000年版，第138-139 页。从而在专利权人与社会公众之间通过契约来设定平衡的利益，以期整体上增加社会知识库的存量，促进社会整体发展。因此，发明人在获得专利权时，其向社会公众提供的技术方案应当满足两个条件：第一，应当提供真实的、可实施的技术方案；第二，不得将现有技术纳入其专利保护范围。否则，授予发明人专利权，但公众却并没有获得任何收益，专利权人还有可能侵占社会公众本可以自由使用的公知技术。这实际上是专利权人通过不诚信的专利申请行为，在没有向社会公众提供任何创新成果的情况下取得专利权，从而破坏了专利权人与社会公众之间的利益平衡。另外，不诚信的专利申请行为还会增加政府代表社会公众审查专利申请是否符合授权条件的审查成本，增加社会公众负担。因此，专利申请人在不将现有技术纳入专利保护范围的前提下在所提专利申请中向社会公开真实、可实施的新的技术方案，是其履行诚实信用义务的基本内涵。

(二)诚实信用的义务主体：专利申请人、专利代理人

对于专利申请中诚实信用的义务主体，《草案》没有明确规定。专利申请人作为通过一系列行为获得专利权的行为人，其所追求的法律后果首先是确定其享有专利权的范围，即哪些是其享有排他权的技术，未经专利权人的许可他人不得擅自实施，实质是在专利权人的个人利益与社会公众利益之间划界。如果划界不合理，专利申请人的申请行为会影响社会公共利益。因此，为了在申请人个人与社会公众之间达成合理正当的利益平衡，专利申请人理应负有诚实信用义务，对其创新贡献之技术方案提出专利申请，而不应将已有之技术或明知不符合法律规定之内容提出专利申请。

同时，专利权是典型的技术与法律相结合而形成的产物。发明创造不等于专利，研发人员完成的只是一个客观存在技术创新成果，叫做发明创造。然后需要透过专利代理人运用法律规则，在理解发明创造实质性内容的基础上，尽可能在专利申请规则允许的范围内，通过与审查员博弈为专利申请人获得最大的保护范围。这个过程依赖于专利代理人的二次创造。因此，专利代理人的法律知识和思维在专利形成过程中发挥着重要的作用，在帮助申请人获得专利权的过程中也应当遵守诚实信用义务。

三、专利申请中的不诚信行为：政策促进和不当利益驱动下的专利申请

近年来，我国专利申请量快速增长。⑨世界知识产权组织2017年12月6日发布的《世界知识产权指标2017》报告显示：2016 全世界发明专利申请量为310 万件，中国的发明专利申请量为133.9 万件，占全球总量的43%，超过了美国、日本、韩国和欧洲专利局四方发明专利申请量的总和。参见《世界知识产权指标2017》第7 页和第29 页，载http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf，最后访问日期：2019年8月1日。至2017年，我国专利申请量同比增长率已经连续7年居世界首位。但高速增长的数据背后是专利申请行为的无序，以及令人堪忧的大量低质量专利申请⑩2017年，我国专利授权总量为183.6 万件，不到同期专利申请总量的50%，发明专利授权量为同期发明申请量的30%，即便是不经过实质审查的实用新型和外观设计，授权量也分别仅为同期申请量的57%和69.9%。因此，大量专利申请不符合授权条件。在授权的三种专利中，结构也不均衡。2017年，我国专利授权总量为183.6 万件，其中，发明专利授权量为42 万件，国内发明专利授权32.7万件，实用新型授权量为97 万件，外观设计授权量为44 万件。发明授权量不及外观设计授权量，更不到实用新型授权量的二分之一。从前述数据不难发现，科技含量及创造水平较高的发明专利所占比例相对较低。原因之一是实用新型和外观设计不需要实质审查，且有政策资助和数量需求，引发大量低质量的专利申请。数据来源于《2017年中国专利统计简要数据报告》，载http://www.sipo.gov.cn/docs/20180411102303821791.pdf，最后访问日期：2018年7月17日。，甚至不诚信的恶意申请。

（一）不诚信专利申请的动机：获取政府补贴、投机取巧获利

专利权是法定的排他性权利，获得专利权，就意味着通过法定程序获得控制专利技术使用的权利，从而可以通过市场行为获取经济收益。因此，正常的专利申请动机是为了保护创新成果并通过自己实施专利，或许可他人实施、转让专利等行为，在市场运营中获得利益。然而，在各种非市场化激励政策的刺激下，以及在不正当竞争目的的驱动下，一些专利申请人的目的脱离了专利制度的创设初衷，面对各级政府给予的财政资助，个别申请人钻政策的空子，以套取政府资助和奖励资金为目的提出专利申请，甚至因此触犯了法律构成诈骗罪。⑪参见上海市高级人民法院（2004）沪高刑终字第187 号刑事判决书。

不诚信申请并获得专利权与恶意诉讼往往相伴而生。有一些申请人投机取巧，利用专利审查制度存在的漏洞和不确定性⑫参见徐棣枫：《权利的不确定性与专利法制度创新初探》，载《政治与法律》2011年第10 期，第128-131 页。，隐瞒实情故意将现有技术直接或改头换面提出专利申请，或撰写表述不清的权利要求，保护范围模糊的专利申请，获得专利授权后以提出专利侵权诉讼为威胁，或直接提出专利侵权诉讼，以禁止使用要挟技术方案实施者缴纳使用费，获取不当利益。⑬参见南京市中级人民法院（2003）宁民三初字第188 号判决书。甚至已出现专门从事这类活动的运营者——Patent Troll（专利钓鱼）。⑭同注释⑫，第126-127 页。

（二）不诚信专利申请典型行为分析：非正常专利申请

不诚信的专利申请行为形式多样，非正常专利申请则是我国近年来较为突出的违反诚实信用原则的专利申请行为。非正常专利申请多选择不进行实质审查的实用新型、外观设计。我国对实用新型和外观设计专利申请不进行实质审查，这给心存恶意的申请人提供了将现有技术和现有设计申请为实用新型和外观设计专利、并利用存在瑕疵的专利起诉他人侵权的可能。⑮宁立志、宋攀峰：《专利诉权滥用的防范》，载《知识产权》2017年第10 期，第22-34 页。当然，发明专利同样也存在不诚信的申请行为。例如，申请人向国家知识产权局专利局提交虚假的实验数据，以证明其申请专利的技术方案具有意想不到的效果，从而获得原本不应当被授予的专利权。另外，由于现有技术检索难以全面彻底，尤其是以使用公开形式存在的在先技术，专利审查部门没有专门的检索手段，相关信息难以被审查员掌握，不诚信的专利申请人有机可乘，在明知不具备授权条件的情况下，仍然提交专利申请。

针对越发严重的非正常专利申请，国家知识产权局于2017年修订了《关于规范专利申请行为的若干规定》（以下简称《若干规定》），修订内容之一即是增加了非正常专利申请的行为方式。修订后的《若干规定》列举了六种非正常专利申请行为，其中前五种行为均是同一单位或者个人提交多件申请的情形，即批量专利申请。第六种情形则是专利代理机构或者其他人帮助申请人提交非正常专利申请的行为。⑯2017年修订后的《关于规范专利申请行为的若干规定》第3 条规定了六种非正常申请专利的行为，包括：（1）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；（2）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；（3）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；（4）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；（5）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；（6）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。按照行为性质及其损害的利益，本文对《若干规定》所列举的六种非正常专利申请行为做如下类型化分析。

1.内容相同的批量申请

此种专利申请行为是指同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请。本文认为，在这种情况下，提交专利申请的技术方案未必不符合专利授权条件。问题的关键在于，一项发明创造只能申请一项专利，有的单位或者个人为了追求专利申请数量，就一项发明创造同时或者先后提交多件专利申请，从而影响了正常的专利申请秩序。实践中，甚至有的申请人将已经授权的外观设计反复提交专利申请。⑰参见《国家知识产权局办公室关于广东省涉嫌非正常专利申请情况的通报》国知办函管字〔2018〕611 号。

2.明显不符合授权条件的批量申请

主要包括明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请，以及不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请。此类专利申请主要将明显不具有新颖性或者创造性的技术方案提交专利申请。例如，某申请人在一年左右的时间内提交了63件实用新型申请，技术方案涉及设备工具、防盗门等多个技术领域，均存在与他人已经提交专利申请内容明显相同的情形；还例如，广州两家公司在半年左右的时间提交了122件采用简单替换部件的方式形成的专利申请，其中发明专利申请64件，实用新型申请58件，这两家公司的专利申请联系人均为同一人。⑱同注释⑰。这明显属于特定的人编造技术方案后，借用不同公司名义申请专利进而骗取专利资助的行为。

3.编造技术方案批量提交专利申请

主要表现为提交多件技术方案、技术效果明显编造的专利申请。例如，广州某两家公司在七个月左右的时间内共申请了三千余件专利申请，这些申请涉及的技术领域广泛，但发明人集中，其中1009件的发明人均为同一人。国家知识产权局认为，从申请量和涉及的技术领域来看，明显不符合个人研发能力，背离了科技研发规律。⑲同注释⑰。

4.将非经人的智慧获得的方案提交专利申请

专利制度保护的对象是人的智力创新成果，而利用计算机技术随机生成的产品形状、图案或者色彩等方案并非经过人的脑力劳动产生，即使具有美感，也不属于专利法保护的范围。

5.对他人非正常专利申请提供帮助

帮助他人提交或者专利代理机构代理提交前述非正常专利申请的，同样属于非正常申请行为。现实中，专利申请人的某些不诚信行为是在专利代理机构或专利代理人的帮助下完成的。有的代理机构为了骗取补贴，甚至涉嫌构成犯罪。⑳参见江苏省江阴市人民法院（2017）苏0281 刑初1565 号刑事判决书。帮助专利申请人获取专利的人除了专利代理人外，还有一些没有专利代理资格但却以营利为目的帮助他人撰写和申请专利的人，俗称“黑代理”。“黑代理”更多地出现在非正常专利申请当中。

非正常专利申请人通过批量专利申请可以套取大量专利资助和奖励资金，他们关心的是申请数量而不是质量，甚至不关心今后是否可以授权，只要提交了申请获得受理通知书即可。㉑2016年，我国专利申请受理量330.5 万件，专利申请量310 万件，但提出专利申请但因未缴纳专利申请费被视为撤回的数量（简称视撤量）为20.1 万件，专利无申请费视撤率（简称视撤率）为6.1%。其中，发明专利申请受理量120.5 万件，发明专利申请量111.1 万件，发明视撤量9.4 万件，视撤率7.8%；实用新型专利申请受理量146.8 万件，实用新型专利申请量140 万件，实用新型视撤量6.8 万件，视撤率4.6%；外观设计专利申请受理量63.2 万件，外观设计专利申请量59.3 万件，外观设计视撤量3.9 万件，视撤率6.2%。发明视撤率是三种专利申请中最高的。专利申请量为专利申请受理量减去没有缴纳申请费而视为撤回申请的数量。数据来源于《国家知识产权局2016年专利统计年报》第5-6 页，载http://www.sipo.gov.cn/tjxx/index.htm，最后访问日期：2019年9月1日。故意大量提出申请并在获得国家知识产权局专利局受理后不按时缴纳申请费，骗取专利受理通知书的情形也应属于非正常申请。骗取专利受理通知书的专利申请虽然会因没有缴纳申请费而被视为撤回，不会进入后续审查程序，但可能被不法人员利用以骗取政府补助、伪造项目评审资格等。非正常专利申请破坏了正常的申请秩序，影响了专利制度的声誉，是我国当前需要适用诚实信用原则规制的重点。

(三)现有法律规制之不足

按照《若干规定》，申请人在提交多件专利申请的情况下，才构成非正常专利申请。实践中查处的非正常专利申请行为一般涉案的专利申请数量都在数十件上百件甚至上千件。《若干规定》没有将申请人提交一两件不诚信专利申请的行为作为非正常专利申请对待，原因之一可能是制定《若干规定》的出发点在于规制借助批量专利申请套取专利资助和奖励资金的行为。㉒《若干规定》对非正常专利申请人的主要惩罚措施是，各级知识产权局不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；情节严重的，自本年度起五年内不予资助或者奖励。而且，在批量专利申请下，对是否存在不诚信行为相对容易认定。当然，那些虽然不是批量出现，但却故意将现有技术或明显不满足创造性要求的技术方案内容申请专利的行为㉓实践中，还有将他人技术抢先申请专利，或者贴牌加工制造商或者对外贸易公司将国外展会上参展或者市场上刚刚出现的相关产品在国内提交专利申请的不诚信行为。，虽然不构成非正常专利申请，但属于不诚信的专利申请行为。对此，目前国家知识产权局尚无查处途径和手段。实践中，被控侵权人只能通过启动专利无效宣告程序或者提出现有技术抗辩等来对抗通过不诚信申请行为获得的专利权。

国家知识产权局于2016年制定和发布《关于开展专利代理专项整治工作的通知》，在全国范围内重点打击代理非正常专利申请的行为。国家知识产权局还加大对代理机构和代理人的执业诚信信息披露力度，强化行业自律，促进专利代理质量的提升。另外，国家知识产权局也在强力整治“黑代理”行为，定期发布没有专利代理资质的机构名称。但是，对于这些“黑代理”，除了向社会公告其没有专利代理资质外，尚无其他有效措施予以规制。

四、规制专利不正当申请行为：美国司法和行政系统的应对

不正当行为原则是在美国专利制度发展过程中形成的用于平衡专利保护与公众利益的基本原则，并成为美国专利司法实践中主要的专利侵权抗辩事由之一。㉔崔航：《不正当行为原则的发展历程与启示》，载《中国发明与专利》2018 第1 期，第36-44 页。当发现专利权人在其申请过程中存在不正当行为时，美国联邦法院可以依据不洁之手原则，驳回专利权人要求保护其专利权的诉讼请求，从而通过权利要求的不可执行性来规制专利申请过程中的不诚信行为。美国专利商标局（以下简称USPTO）也曾尝试通过适用不正当行为原则来规范专利申请行为，但以失败告终。因此，有必要通过分析美国不当行为原则，帮助我们具体化《送审稿》第14条的原则性规定。

（一）美国联邦法院运用专利不正当行为原则（Inequitable Conduct Doctrine）规制专利申请行为

1.不正当行为的表现形式：违反诚实的信息披露行为

美国专利法认为，专利申请人负有坦率和诚实的义务（a duty of candor and good faith）。具体体现为诚实的信息披露义务，如果专利申请人违反这一义务对重要事实作出不真实的陈述，或不披露重要信息，以欺骗或误导专利局，则该行为构成不正当行为。㉕See Molins PLC v.Textron,Inc.,48 F.3d 1172,1178（Fed.Cir.1995）.1977年，USPTO以联邦法规的形式进一步明确了申请人的诚信的信息披露义务，《美国联邦法规汇编》第37编第1.56条规定，任何与专利申请和审查有关联的人均应对USPTO承担诚信义务，包括向USPTO披露其所知的对专利授权有实质影响的所有信息。㉖37 C.F.R §1.56.违反诚实的信息披露义务的行为主要包括以下几种。

第一，申请人对USPTO隐瞒有关的现有技术文献或信息。㉗37 C.F.R §1.56（a）.在判例法中，如果隐瞒竞争对手先前的专利申请或者专利申请日前的许诺销售事实㉘See GFI,Inc.v.Franklin Corp.265 F.3d 1268（Fed.Cir.2001）.，以及隐瞒描述在先技术的笔记㉙See Monsanto Co.v.Bayer Bioscience N.V.514 F.3d 1229（Fed.Cir.2008）.，均可被认定为不正当行为。

第二，申请人向USPTO提交虚假的发明日期。美国在2011年专利法改革之前采用的是先发明制，在审査员根据一项现有技术驳回专利申请的时候，如果申请人完成发明的时间是在这项现有技术的公开日之前，申请人可以向USPTO提交一份声明书，声明申请人完成发明的日期，并且根据这个声明书要求审查员撤销依据该现有技术做出的驳回审查意见。

第三，申请人向USPTO提交虚假的实验数据或者隐瞒真实的测试结果。另外，省略部分测试结果也可被认定为不正当行为。㉚See Cargill,Inc.v.Canbra Foods,Ltd.476 F.3d 1359（Fed.Cir.2007）.

第四，向USPTO提交失实的或者包含虚假陈述的其他文件。这类文件不一定与新颖性或创造性相关，但美国联邦巡回上诉法院认为，明确的失实陈述的严重性要远远高于具有误导性的疏漏。㉛See Purdue Pharma L.P.v.Endo Pharmaceuticals Inc.,438 F.3d 1123（Fed.Cir.2006）.在向USPTO提交的发明者誓言，就《美国专利法》第112条规定的驳回所作出的声明㉜See Pharmacia Core.v.Par Pharmaceutical,Inc.,417 F.3d 1369（Fed.Cir.2005）.，加快专利审批的支持性文件㉝See General Elec-tro Music Core v.Samick Music Corp.,19 F.3d 1405（Fed.Cir.1994）.，支持小规模申请人身份的文件时㉞See Ulead Sys.,Inc.v.Lex Computer &Mgt.Corp.,351 F.3d 1139（Fed.Cir.2003）.，如果这些文件存在失实或者虚假陈述，则会被认定为不正当行为。

可以看出，美国专利法为专利申请人设定了宽泛的信息披露义务，申请人有义务披露的信息不仅仅限于现有技术，还包括正常合理的审査员在决定是否授予专利时很可能考虑的任何信息。㉟See Bristol-Myers Squibb Co.v.Rhone-Poulenc Rorer,Inc.,326 F-3d 1234（2003）.

2.不正当行为原则的适用对象及其法律后果

美国专利法为每一个参与专利申请的人都设定了诚信披露义务。㊱See 37 C.F.R.§ 1.56（a）;Bristol-Myers Squibb Co.v.Rhone-Poulenc Rorer,Inc.,326 F.3d 1226,1233（Fed.Cir.2003）.包括专利申请中署名的发明人、负责专利申请的律师或代理人以及他们的辅助人员㊲See 43.37 C.F.R.§ 1.56（c）;Molins PLC v.Textron,Inc.,48 F.3d at 1178 n.6（Fed.Cir.1995）;FMC Corp.v.Manitowoc Co.,835 F.2d 1411,1415 n.8（Fed.Cir.1987）.，与发明受让人或专利申请受让人等有关联并实质性参与专利申请准备和处理过程的其他人。㊳37 C.F.R §1.56（c）.若上述人员因意图欺骗USPTO而违反上述义务，其行为将会被认定为不正当行为。发明人所在的公司不是承担此类披露义务的主体，但是发明人所在的公司需要承担前述义务人诚实披露信息所引发的法律后果。㊴USPTO MPEP § 2001.01.

专利侵权诉讼中的被控侵权人可以以不正当行为作为抗辩事由，法院认定不正当行为成立的，不但涉案专利所涉及的所有权利要求均不具有执行力，其他非涉案但与涉案专利有关联的专利，也有可能被认定为不具有强制执行力。㊵See Lummus Indus.,Inc.v.D.M.&E.Corp.,862 F.2d 267,274 (Fed.Cir.1988) (The principle is well settled that if inequitable conduct is established as to any claim,all claims of the patent are rendered unenforceable.);Consol.Aluminum Corp.v.Foseco Int'l Ltd.,910 F.2d 804,809 (Fed.Cir.1990) (holding several related patents unenforceable because of inequitable conduct).美国专利法并不允许在之后对不正当行为进行弥补，专利的救济权也不可能得到恢复。因此，即便法院没有明确宣布专利无效，按照无救济则无权利的法谚，该专利权在实际上已经相当于无效了。㊶海冰：《美国专利法中的不正当行为问题》，载《电子知识产权》2009年第4 期，第79-81 页。另外，专利申请人和专利律师或者代理人在专利申请程序中实施欺诈或作虚假陈述，还存在多种法律责任风险，比如提交虚假文件可能引发刑事责任；专利代理人违反职业伦理可能面临行政处罚；作为欺诈一方需要承担对方律师费；以非法手段谋求垄断权的反垄断法责任等。㊷See John F.Duffy,The Inequities of Inequitable Conduct:a Case Study of Judicail Control of Adminiatrative Process, Houston Law Reciew,Vol.51(2013)，p.452.

不正当行为之所以会导致这么多后果，其目的是为了惩罚具有不洁之手的专利权人，警告其他专利申请人，在专利申请过程中必须要诚实。否则，USPTO就很难正常运转，经过USPTO审批的专利的有效性就得不到保障，公众的利益就会因此受到损害。㊸程永顺、罗李华：《专利侵权判定：中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社1998年版，第319 页。

（二）USPTO 曾尝试适用不正当行为原则规制专利申请行为

如前所述，不正当行为原则起源于美国衡平法体系中不洁之手原则（一个手脚不干净的权利人不能指望法院为其提供禁令或者损害赔偿法律救济）。因此，不正当行为原则最初是由美国联邦法院在司法审判中予以适用，USPTO并不直接审査申请人是否实施了不正当行为。

1982年，美国曾经修改《美国联邦法规汇编》第37编第1.56条，授权USPTO可以基于不正当行为或欺诈拒绝专利授权。㊹See David Hricik, Aerial Boundaries:the Duty of Candor as a Limitation on the Duty of Patent Practitioners to Advocate for Maximum Patent Coverage,South Texas Law Review,Vol.44(2002),p.235.鉴于不正当行为认定的复杂性，USPTO特别任命接受过法律训练的审查员，而不是那些审查专利申请非显而易见性、可实施性的一般审查员调查专利申请中的不正当行为。特别任命的审查员出于调查目的，可以要求专利申请人等提供有关材料和信息。㊺Notice of Final Rulemaking,47 Fed.Reg.21,752 (May 19,1982).但是，1988年USPTO宣布不再调查申请过程中的不正当行为，也不再依据不正当行为原则拒绝专利授权。USPTO的理由可以归纳为以下几点。㊻Patent and Trademark Office Implementation of 37 C.F.R.1.56,1095 Off.Gaz.Pat.&Trademark Office 16 (Sept.8,1988).

第一，USPTO没有能力调查专利申请人、代理人或其他与专利申请有关的人员在主观上是否具有误导USPTO的意图。不正当行为的构成，需要行为人在主观上具有误导USPTO的意图。USPTO认为，主观上是否存在误导意图，最有效的方法是在法庭审判中通过交叉询问来确定。而USPTO缺乏进行交叉询问的条件和资源。拥有传唤证人权力的法院才是根据证明标准查明行为人是否具有误导意图的最佳机构。另外，在法院诉讼程序中，双方当事人都参加诉讼，而在USPTO的调查程序中并非如此，即便针对不正当行为的调查是基于第三人申请而启动，该第三人也不被允许参加USPTO的调查程序。因此，USPTO的调查程序实质上是单方调查程序，不利于主观状态的认定。

第二，不正当行为原则是美国联邦法院在判例法中适用不洁之手理论而形成的，属于法律原则的司法适用问题，因此对于不正当行为的调查和认定应由法院负责，而不是由作为行政机构的USPTO负责。

第三，由于不正当行为的认定对专利效力具有潜在影响，有关当事人对USPTO的处理决定不服的可以向法院提起诉讼。这实际上大大增加了专利申请人获得专利所花费的费用和时间成本。另外，最适合对不正当行为采取规制措施的是法院，而不是USPTO。

虽然USPTO列出了很多理由，但其核心理由是USPTO缺乏对证人进行交叉询问的资源。USPTO的前任局长表示，即使USPTO拥有这些资源，通过修改USPTO程序来满足对证人的交叉询问，并不是有效利用这些资源的方式。㊼同注释㊻。

（三）美国行政系统放弃审查程序中的规制，法院发挥规范专利申请行为的作用

虽然不正当行为原则来源于衡平法上“不洁之手”这一基本原则，但是美国依托其强大的判例法和衡平法背景，根据司法实践中的具体案情以案例法形式不断涵括违反诚实信用原则的行为类型，从而将诚实信用原则的适用尽最大可能地限定在既定范围之内。㊽李曼：《诚实信用原则适用的美国经验——〈美国联邦民事诉讼规则〉第11 条的透视与启示》，载《华东政法大学学报》2016年第3 期，第165 页。不正当行为原则的适用对象、规制的具体行为已经被广泛明确在美国专利判例法中，且其将申请行为与专利强制执行力相挂钩，从而有效地规范了专利申请中的不诚信行为，在提升专利申请质量方面发挥了重要作用。㊾See Kevin Mack,Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality:Cleansing Unclean Hands,21 Berkeley Tech.L.J.147 (2006).

值得注意的是，美国联邦法院在侵权诉讼中适用不正当行为原则，实际上是通过规制行使专利权来规范专利申请行为，被告可以直接以专利申请存在不正当行为在专利侵权诉讼中进行抗辩，一旦得到法院承认，专利权人的专利就不具备执行力，而不需要通过提出行政程序无效该专利。USPTO曾尝试在申请过程中就适用不正当行为原则对申请行为进行规制，即将不正当行为原则的适用提前至专利申请阶段，而不是等到权利行使阶段再规范专利申请行为。USPTO的尝试似乎更加符合逻辑。不正当行为原则规制的行为本就发生在专利申请过程中（前端），而不是发生在专利权行使过程中（后端）。在行使专利权的时候，再讨论申请过程中的行为，在时间上存在滞后的问题，其对社会公众利益的影响也是不同的。所以USPTO曾思考，是不是在专利申请过程中（前端），就由审查部门介入，对申请人的申请行为是否遵守诚实信用原则进行审查，然而，基于执行条件和制度设计的限制，虽尝试了一段时间，但很快就放弃了在申请阶段由审查机构对申请行为的规制。其实还有一个非常重要的原因在于，美国法院系统通过判例形成了不正当行为原则，可在诉讼程序中直接据此原则进行抗辩，为被告提供了高效便捷的对抗违背诚实信用原则获得专利权的手段。

五、专利申请中的诚实信用：运用、问题及完善建议

专利法领域中诚实信用原则的主要功能在于防止专利申请人不当获得专利权，以维护社会公众利益和正常的专利申请秩序。但是，如果诚实信用原则在专利法中仅仅作为一项基本原则加以确立，而没有相应的具体规则予以落实，诚实信用原则在专利审查和司法审判中就难以真正发挥规制专利申请行为的作用。如何运用诚实信用原则规制专利申请行为，实现专利申请中诚实信用原则的具体化，尚存在一些问题待完善。

（一）现有规定极为原则，有可能因空洞化而被虚置

《草案》确立原则性的诚实信用原则，为防止不当申请提供了法律原则上的依据，但不难发现，立法对诸如该原则所适用的主体范围、行为方式以及违背诚实信用原则之行为的后果等具体适用问题均未明晰，而《专利法》第36条和《若干规定》规制的对象、行为方式和法律后果有限，难以承担具体化诚实信用原则的任务，因此《草案》所确立的诚实信用原则，实际上呈现出一种令人担忧的空洞化状态。当一个在专利申请程序中通过违反诚实信用则而获得专利权的专利权人行使专利权将他人告上法庭时，专利法虽然提供了专利无效宣告程序以及现有技术抗辩，但前者程序复杂时间冗长，后者适用条件限制严格，且无法涵盖所有违背诚实信用原则的行为，效力也仅及于个案，被告无法对原告进行直接有效的抗辩，也就难以有效规制专利申请中的不诚信行为。㊿徐棣枫：《不正当行为抗辩制度之移植可行性及设计构想——基于〈专利法〉第四次修改中的“诚实信用原则”》，载《东方法学》2018年第6 期，第28-36 页。由于没有具体的配套措施，该原则的过于空洞难免使其适用无法落地。诚实信用原则在司法实践中的运用有可能会走向两个极端：第一种，或因其内容的模糊与不确定性而被束之高阁；第二种，或因动辄适用诚实信用原则而造成对专利申请行为过分随意的限制。51杨秀清：《民事诉讼中诚实信用原则的空洞化及其克服》，载《法学评论》2013年第3 期，第31-44 页。如何充分发挥诚实信用原则的作用，有效规制违反诚实信用原则的专利申请行为，尚待进一步研究。

（二）不诚信申请行为的隐性化和问题显示的滞后性

违反诚实信用原则申请专利的行为在先，且多具有隐藏行为，一般要在其获得专利授权并行使权利时才有可能进行判断，即事后的对在先行为——申请行为的评价，而在专利权人行使权利之前一般不会有人关心权利人在专利申请过程中是否存在违反诚实信用原则的行为。因此，对于不诚信的申请行为，往往发现较晚，发现时专利可能已经授权。例如，对于说明书记载的实验数据真实性的问题，在专利无效宣告程序中，复审部门可以启动鉴定程序，在行政诉讼程序中，也可以由人民法院依法委托鉴定。52最高人民法院起草的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（公开征求意见稿）第14 条规定，当事人提交实验数据的，人民法院可以要求其举证证明实验数据的来源和形成过程，包括实验原料及其来源，实验步骤、条件或者参数，实验人员和场所等足以影响其真实性的因素。当事人对实验数据的真实性有争议的，人民法院可以依法委托具有资质的机构鉴定 。《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》，载http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-99342.html，最后访问日期：2019年8月18日。此时，已经进入确权程序。由于不诚信行为往往在授权后才被发现，难以及时在申请程序中运用诚实信用原则加以规制。

（三）未明确适用主体，专利审查部门可否适用该原则尚不明确

虽然专利申请中不少违背诚实信用原则的申请，如故意将现有技术申请专利，审查员可以发现并驳回此类申请，但其他一些类型的不诚信行为似乎还难以纳入目前的审查内容中，特别是实用新型、外观设计并不进行实质审查。另外，存在不诚信行为也不是驳回专利申请的理由，审查员无法依据不诚信行为拒绝授予专利权。对于非正常专利申请，目前由国家知识产权局负责调查，当认定为非正常专利申请后，由各级地方知识产权局追缴专利资助和奖励资金53同注释㉒。，但不涉及专利申请能否授权、授权专利能否具有强制执行力的问题。因而，就目前来说，专利审查部门无权依据不诚信行为拒绝授予专利权。《草案》没有明确第20条的适用主体，如果《草案》第20条最终经人大立法程序通过成为正式法律规范，专利审查部门能否在专利审查过程中启动该条款，基于不诚信行为拒绝授予专利权，是一个值得深入讨论的问题。国家知识产权局公布的2019年度国家知识产权局课题研究项目立项名单专利专项研究项目中列入了“专利法修正案中‘诚实信用条款’作为驳回和无效理由的审查政策与标准研究”54《国家知识产权局办公室关于印发2019年度国家知识产权局课题研究项目立项名单的通知》，载 http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1140265.htm，最后访问日期：2019年8月16日。，可见我国专利审查部门已开始关注这一问题。

如前所述，USPTO曾在审查实践中做过适用不正当行为原则的尝试，虽然基于种种原因而失败，但我国仍然可以进行探索。不能说美国尝试失败了，我国就不去研究和思考。我国目前对非正常专利申请的查处，本身就是一种尝试和实践，只不过局限在了有限的、比较大规模的申请行为上，还可进一步扩大并深入和细化到其他违法诚实信用原则的申请行为上，应对其进行类型化划分。一种可行的方案是在审查指南中不仅明确违反诚实信用原则的专利申请行为的审查基准，列举出具体的行为，基于USPTO的失败的教训，还应明确具体的程序，为申请人就其申请行为是否属于违反诚实信用原则提供参与审查、提供证据、发表意见的机会。

（四）法律后果和责任尚不明确

我国属于大陆法系，在大陆法系下，一般不直接适用诚实信用原则作为审理案件的依据，因此，诚实信用原则需要具体条款予以落实。《草案》确立了诚实信用原则，但并没有规定其法律后果和责任。现行《专利法》第36条第1款55第四次修改专利法草案中为第37 条第1 款。规定，发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。所谓参考资料主要是指发明人在完成发明过程中所参考借鉴的与其发明相关的技术资料，包括专利文献、科技书籍、科技期刊等。56尹新天著：《中国专利法详解（缩编版）》，知识产权出版社2012年版，第324 页。所谓“与发明相关”应该是对专利申请的授权前景有实质性影响。57崔国斌：《专利申请人现有技术披露义务研究》，载《法学家》2017年第2 期，第96-112 页。专利申请人在申请专利过程中，必须如实地把他所知道的与发明或者现有技术有关的情况告知审查员。所谓如实提供信息，不但包括提供自己所知道的信息，还包括不得提供虚假信息。因此，《专利法》第36条应当是目前与诚实信用原则最为密切的条款。然而，该条款适用范围有限，主要涉及发明专利申请人不得隐瞒重要信息的义务，尚不涉及实用新型和外观设计专利申请人，也不涉及专利申请人不得提供虚假信息的义务。且该款没有明确违反披露义务的法律后果，导致专利申请人很少认真对待这一披露义务。与此相关的争议也几乎没有出现过。这也许是数十年来上述规定一直默默无闻的原因所在。58同注释57。《若干规定》第4条只从行政管理的角度对非正常专利申请人、代理机构或者帮助他人提交非正常专利申请的单位或者个人进行了处罚，59参见《关于规范专利申请行为的若干规定》第4 条。对因非正常申请获得的专利权的效力没有任何影响。在专利权人行权阶段，或者在人民法院审理相关案件时，被控侵权人无法依据这些规定对抗非正常专利申请人所获得的专利。我国属于大陆法系，没有“不洁之手”这一理论基础，因此也难以引入美国不正当行为原则，直接以专利申请中存在不诚信行为作为抗辩事由不予强制执行有效的专利权。有鉴于此，应在专利法中直接规定，违法诚实信用原则的专利申请专利局可以直接驳回其申请。专利授权后，违法诚实信用原则也可作为宣告专利无效的法定理由。在专利侵权诉讼中，还可以违反诚实信用原则作为专利不具备执行力的抗辩理由。

结语

随着我国专利事业的快速发展，全国各地掀起了申请专利的热潮，出现了诸多非基于市场需求的激励，或多或少地扭曲了专利制度自身的市场化激励机制60参见崔国斌著：《专利法：原理与案例》（第2 版），北京大学出版社2016年版，第21 页。，导致出现了违反诚实信用原则的专利申请行为。这些不诚信的专利申请行为，不但没有为社会的技术创新做出任何贡献，还大量占用有限的审查资源，影响审查效率，降低了整体专利质量，甚至出现以不诚信行为获得专利，恶意起诉竞争对手，实施不正当竞争行为的现象，严重干扰了专利制度的正常运行，影响到社会公众对专利制度的正确认知。在我国《专利法》引入诚实信用原则的基础上，有必要对申请人和专利代理人违反诚实信用原则的行为进行类型化分析，并针对违反诚实信用原则的不同行为所侵害的利益对其法律后果予以明确，以发挥诚实信用原则对专利申请人和代理人的行为准则作用。另外，可以尝试由专利审查部门在专利审查过程中直接援引适用诚实信用原则，以规制专利申请行为。美国不正当行为原则虽在理论渊源和实践操作上与我国均相差甚远，但其从司法判例和专利审查实践中不断提炼出的不正当行为原则适用和判断方法，却可以为诚实信用原则在我国专利法中的具体化提供参考。