浅析“同样的发明创造”与“同样的发明或实用新型”的区别

陈治位

“同样的发明创造”和“同样的发明或实用新型”是专利法体系中的两个概念。从字面含义理解，根据《专利法》第二条，发明创造包括发明、实用新型和外观设计；而如果不考虑外观设计的话，发明创造就等同于发明或实用新型。如此可以得出：“同样的发明创造”和“同样的发明或实用新型”的含义相同。但如果认真研究一下这两个概念，会发现二者的实质含义具有本质不同。但在代理和审查的实践中，存在不少将这二者混同的情况，因此，有必要厘清这两个概念的区别，避免在代理实践中给申请人的利益造成不必要的损失。

一、出处不同

（一）“同样的发明创造”的出处

“同样的发明创造”出自于《专利法》第九条，内容如下：

“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”

上述法条第一款中，“同样的发明创造”出现了两次；第二款中，“同样的发明创造”出现了一次。除此之外，“同样的发明创造”未在《专利法》其他任何一个条款中出现过。

（二）同样的发明或实用新型的出处

“同样的发明或实用新型”出自于《专利法》第二十二条第二款，内容如下：

“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

“同样的发明或实用新型”出现在上述法条第二款关于抵触申请的部分中。另外，在审查指南中关于新颖性的章节中提到新颖性的审查原则之一，是“同样的发明或者实用新型”。

二、适用的场景不同

（一）根据第一部分的内容，“同样的发明创造”出自于《专利法》第九条，而且未在《专利法》其他任意一项条款中出现，因此可以确定，“同样的发明创造”是一个专用于确定是否重复授权的特定概念。

在仅考虑《专利法》第九条的情况下，“同样的发明创造”在适用时：

1. 如果两个专利申请属于同样的发明创造，那么，基于先申请原则，专利权授予最先申请的人；

2. 如果该两个专利申请的申请日相同，那么需要该两个专利申请的申请人协商确定申请人；

3. 如果该两个专利申请属于《专利法》第九条第一款后半部分规定的情形，则允许申请人放弃已授权的实用新型专利权，以获得发明的专利权。

（二）根据第一部分的内容，“同样的发明或实用新型”是判断一件专利申请是否具有新颖性的原则之一。如果一件专利申请与一项现有技术或一件抵触申请构成“同样的发明或实用新型”，那么该项专利申请不具有新颖性。

（三）虽然“同样的发明创造”与“同样的发明或实用新型”适用于不同的场景，但在一定情况下，二者之间也会出现竞合关系。具体地，在上述第1条的情形下，在先申请构成后一申请的现有技术或抵触申请，因此，也可以适用《专利法》第二十二条第二款，通过否定后一申请的新颖性而不授予其专利权。

对此情况，《专利审查指南》第二部分第三章第六节专门规定了以下内容，以确定二者竞合时的处理规则：

“在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据专利法第二十二条第二、三款，而不是专利法第九条对在后专利申请（或专利）进行审查。”

《专利法》第九条与第二十二条第二款之间的这种竞合关系，也很容易使代理人、审查员忽视“同样的发明创造”和“同样的发明或实用新型”之间的区别，将二者混同。

三、实质内容不同

（一）对于“同样的发明创造”，《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节规定：“如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。”由此可知，同样的发明创造，意指两件专利申请中存在两项保护范围相同的权利要求。

另外，《专利审查指南》还规定：“权利要求的保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。”

（二）对于同样的发明或实用新型，《专利审查指南》第二部分第三章第3.1节规定：“被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者抵触申请公布的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”

（三）分析上述（一）、（二）部分的内容可知，“同样的发明创造”与“同样的发明或实用新型”存在以下不同：

在形式上，“同样的发明创造”的比对对象是两件专利申请的权利要求，不包括说明书或附图等部分内容；而“同样的发明或实用新型”的比对对象是一件专利申请的权利要求与其他专利申请（当现有技术的类型为专利文献时）的全部内容。

在实体上，决定两个专利申请的权利要求是否属于“同样的发明创造”，要看两个权利要求的保护范围是否相同；而决定一个专利申请是否与现有技术或抵触申请构成“同样的发明或实用新型”，则需要看二者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果四个方面，而且在这四个方面执行宽松的考察标准，即实质上相同的标准。

单说“技术方案的实质上相同”，与“保护范围相同”的含义有明显区别。

根据《專利审查指南》第二部分第三章第3.2节的内规定，相同内容的发明或者实用新型、具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段的直接置换等，都属于“同样的发明或实用新型”，其中下位概念与上位概念、惯用手段的直接置换，以及有关数值和数值范围的几种情形（此处不再详细列举），归属于实质上相同的范畴。

而根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定：

“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

虽然上述司法解释第七条的内容是用来规范侵犯专利权的情形，但其对于审查重复授权时确定是否属于“同样的发明创造”，仍具有指导意义。权利要求的保护范围应当以权利要求所记载的全部技术特征为准，如果有一个以上的技术特征不相同或等同的，应认定该两件专利申请的保护范围不相同，不应属于“同样的发明创造”。

实质上，“同样的发明创造”或许与上述归属于“同样的发明或实用新型”中的“相同內容的发明或者实用新型”的含义相同。《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.1节中对“相同内容的发明或者实用新型”的定义如下：

“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。另外，上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。”

这也与专利审查规程中关于《专利法》第九条的如下规定不谋而合：两件申请的权利要求仅仅是文字表述不同，其实质内容一致的，也属于“同样的发明创造”。

综上所述，在审查“同样的发明创造”时，应执行严格的相同标准，如果两件专利申请的权利要求有一个以上的技术特征不相同或不等同的，那么就应该确定该两项权利要求的保护范围不完全相同，不属于“同样的发明创造”。而对于“同样的发明或实用新型”的审查，则可以执行宽松的相同标准，即包括《专利审查指南》中列举的实质上相同的几种情形。

四、推理印证

在得出上述结论之后，还可以通过一个推理来印证之。

《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节，给出了一个不属于“同样的发明创造”的一个示例：

“权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征，其连续的数值范围与另一件发明或实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。”

而在《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.4节中，有关数值范围的内容中列举了如下几种情况：

“（1）对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性；

（2）对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性；

（3）对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性。”

上述三种情况显然都属于数值范围不完全相同的情形，但根据《专利审查指南》的规定，上述三种情况却都属于“同样的发明或实用新型”，进而不具有新颖性。因此，这就印证了上述结论：“同样的发明创造”不等同于“同样的发明或实用新型”；归属于“同样的发明创造”的情形，必然归属于“同样的发明或实用新型”；但归属于“同样的发明或实用新型”的情形，并不必然归属于“同样的发明创造”。