光学透镜领域的开放式权利要求与封闭式权利要求是否构成重复授权的一点思考

吴杏　周艳红　李香波

摘 要 在涉及光学透镜的权利要求中，采用开放式撰写方式限定光学镜头结构的情况十分普遍，本文通过一个光学透镜领域的发明专利审查案例，对实用新型的开放式权利要求与发明的封闭式权利要求是否构成重复授权提出了一些个人观点。

关键词 光学透镜 开放式 封闭式 重复授权

中图分类号：D923.4 文献标识码：A

0引言

专利法第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”，第二款规定“两个以上的申请人就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。上述条款规定了不能重复授予专利权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。通常，第一款被称为“禁止重复授权原则”， 第二款被称为“先申请原则”，二者是专利法框架下对于专利权的排他性和专有性的本质属性作出限制的重要审查原则。对于同日申请的发明和实用新型而言，当实用新型已经获得授权，发明也满足授权条件的时候，判断发明与实用新型是否构成重复授权的第一步即是要确定出发明或实用新型的保护范围。如何判断权利要求的保护范围是否相同这在实质审查过程中是一个难点，目前的普遍做法是要求完全一样或者存在保护范围完全一致的并列技术方案，权利要求的保护范围只要稍微有点区别，就会判定为非重复授权。

通常，开放式权利要求采用“包含”、“包括”、“主要由什么组成”的表达方式，其解释为还可以含有权利要求中没有涉及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求采用“由什么组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。光学透镜领域是一个非常特殊的领域，透镜系统通常采用透镜的结构参数，如每一个透镜表面的曲率半径或者面型、表面间距等，结合透镜系统的各光学性能参数如系统中每一片透镜的焦距、整个透镜系统的焦距能够达到的像差条件等以及参数之间的满足的关系等进行描述和限定。在涉及透镜的发明创造的撰写时，开放式的权利要求撰写方式可以表达为：一种变焦镜头，包括（包含）具有正屈折力的第一透镜组、具有负屈折力的第二透镜组，……， 封闭式的权利要求撰写方式可以表达为：一种变焦镜头，由具有正屈折力的第一透镜组、具有负屈折力的第二透镜组，……，组成。通常对于两种不同撰写方式是否会导致重复授权存在不同的操作方式，目前还存在争议。

本文主要围绕专利法第九条第一款对应的情况“同一申请人就同样的发明创造同日提出两份以上的专利申请”来展开，从透镜领域审查实践中遇到的实际案例出发，提出一点实用新型的开放式权利要求与发明的封闭式权利要求是否构成重复授权的见解。

1案例分析

1.1案情简介

本申请在申请发明专利的同时还同日申请了实用新型专利，且已被授予专利权的实用新型专利与同日提交的发明专利的保护范围相同。

同日提交的发明的权利要求1、4如下：

1一种鱼眼镜头，包括靠近物侧且具有负光焦度的第一透镜组，靠近成像面且具有正光焦度的第二透镜组，及设于所述第一透镜组和所述第二透镜组之间的光阑，其特征在于， 所述第一透镜组从物侧到成像面依次包括具有负光焦度且凹面朝向成像面的弯月型第一透镜、第二透镜和第三透镜；所述第二透镜组从物侧到成像面依次包括具有正光焦度的双凸第四透镜、第五透镜及具有负光焦度且凹面朝向物侧的弯月型第六透镜，所述第五透镜和所述第六透镜胶合组成具有正光焦度的透镜元件；所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜及所述第六透镜都为玻璃球面镜片，且各个透镜的光学中心位于同一直线上。

4根据权利要求1所述的鱼眼镜头，其特征在于，所述鱼眼镜头满足條件式：0.3<<0.55，其中， 2表示所述第二透镜组的光焦度， 表示整个所述鱼眼镜头的光焦度。

审查员一通指出权利要求1、3、6-10不具有创造性，同时指出权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定，通知书评述内容节选如下：权利要求1中给出了“包括”第一至第六透镜，而依据说明书的内容，本申请的鱼眼镜头都是由六个透镜构成来实现光学镜头的小型化和提升成像品质，所属领域技术人员可知，在透镜组中，透镜的个数对整个透镜的性能和光路有着很大的影响，因此，所属领域技术人员无法从说明书充分公开的内容中得到由其它数量的透镜构成的鱼眼镜头是否也能达到小型化和提升成像品质的效果，因此权利要求1没有得到说明书的支持，不符合说明书第26条第4款的规定。

申请人在答复一通时克服了创造性的问题，并将未进行创造性评述的权利要求4合并至权利要求1，同时将权利要求1从开放式权利要求修改为了封闭式权利要求，新修改的权利要求如下1：

1一种鱼眼镜头，由靠近物侧且具有负光焦度的第一透镜组，靠近成像面且具有正光焦度的第二透镜组，及设于所述第一透镜组和所述第二透镜组之间的光阑组成，……。

1.2案情分析

针对本案，申请人同日提交了保护范围相同的发明和实用新型，实用新型已经获得授权。同日提交的权利要求为开放式权利要求，采用了“包括”的表达方式，而发明修改后的权利要求已经由“包括”修改为“由…组成”的表达方式，此时的发明与实用新型的保护范围，即发明的权利要求1的保护范围与实用新型的权利要求4的保护范围是否一致，发明与已经授权的实用新型是否构成重复授权呢？

观点一：虽然实用新型采用的是开放式的权利要求的撰写方式，但是其说明书中所有实施例均是六片透镜的结构，已经授权的实用新型实质上也存在得不到说明书的支持的缺陷，同日申请的发明与实用新型的权利要求书、说明书、附图均相同，发明与实用新型实质上保护的同样的发明创造，二者应该理解为是相同的发明创造，发明与实用新型构成了重复授权。

观点二：审查指南中明确指出，为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或者专利文件的全部内容进行比较。目前的发明权利要求已经由开放式改为封闭式，与实用新型的保护范围不同，构成了区别，因此不构成重复授权。

2笔者的观点

（1）从审查的角度来讲，透镜领域是一个很特殊的技术领域，“包括”在此处的理解不应等同于常规的“包括”，“包括”不仅可能包括平板玻璃、滤光片这类不具有屈折力的光学元件，还可能包括具有屈折力类，如还具有权利要求中包括的透镜结构以外的其他透镜来影响整个透镜系统的光学性能。审查员应当充分站位于本领域技术人员，从权利要求的撰写方式出发，客观判断分析权利要求间的透镜结构对应关系，将有助于判断开放式权利要求的实质保护范围。

参看申请日提交的发明的权利要求4，权利要求的撰写包括对前后透镜组的具体面型的限定，还进一步限定了后透镜组与整体镜头的光焦度的比值范围，也就是说权利要求既包含结构限定还包含结构参数限定，通过对说明书中背景技术的解读可知，现有技术的发展状况是，鱼眼镜头的基本结构主要包括前透镜组和后透镜组，前透镜组为具有很大负光焦度的弯月型透镜，后透镜组为复杂化的正光焦度的透镜组。现有技术中的鱼眼镜头的镜片数量较多如十片左右，造成鱼眼镜头整体体积较大，成本高，加工难度大。本发明的鱼眼镜头保持了基本的前负后正以及前透镜组为弯月型的透镜结构，对现有技术作出的贡献点体现为权利要求4限定的技术特征。说明书中指出“所述第二透镜组的光焦度 2与所述鱼眼镜头的光焦度 的比值范围为：0.3<< ，其中， 2表示所述第二透镜组的光焦度， 表示整个所述鱼眼镜头的光焦度。此条件限制了所述第二透镜组具有正光焦度，主要用于将经过所述第一透镜片组的光线会聚于成像面上，同时平衡所述鱼眼镜头的畸变像差”，这一限定给出了该鱼眼镜头的整体结构参数与某一镜头组的结构参数之间的关系，这样一来，本领域技术人员能够预期权利要求4请求保护的鱼眼镜头的结构和技术效果，这样的参数限定使得权利要求4记载的第一透镜组、第二透镜组的结构被限定在一个合理的范围内，如实体现了申请人的发明构思，相当程度上排除了还包含其他不可预知结构的可能性，也就是说，权利要求4中限定的第一、第二透镜组的透镜片数实质上应理解为就是六片，因此，与发明同日提交的实用新型虽采用了开放式权利要求的撰写方式，但是其实质上与采用封闭式撰写的权利要求的保护范围应理解为是一致的，即与发明的保护保护范围应理解为是相同的，与发明构成了重复授权。

（2）从申请人的角度来讲，由于是同一申请人同日提交的两件一样的申请，所有申请文件均相同，毫无疑问，本质上二者的保护范围是相同的。初审审查员由于对实用新型只进行初步审查，未进行实质审查，不管是何种审查制度，两件申请本质存在的问题是一样的，透过现象看本质，二者的保护范围并不因为撰写方式的不同而具有实质的不同，且根据说明书的内容来看，二者要解决的技术问题、技术效果也是相同的，实质上是保护范围相同的权利要求，构成了重复授权。

（3）从侵权的角度来讲，假设发明与实用新型是由不同申请人同日提交的专利申请，如实用新型由申请人A提交，并且获得授权，而发明由申请人B提交，并且在实用新型获得授权后才公开。在发明也满足授权的情况下，判定两个权利要求是否构成重复授权，笔者认为对于保护范围的确定并不只是文字上的不同，最终应该取决于对权利要求的解释。如果解释的权利要求保护范围相同，则应当认定为是重复授权。2001年的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第1款明确指出：“发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的保护范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征以及基本相同的效果，并且本領域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，由此可见，在后续程序中，也是以技术方案的实质来判断保护范围，而不是简单的文字判断。此外，对于发明与实用新型原始权利要求存在不清楚的情形，发明经过实质审查克服了不清楚的缺陷，实用新型未经过实质审查，在权利要求还存在不清楚时即获得授权，虽然二者文字记载不一致，但是在判断是否构成重复授权时，应依据说明书中的清楚记载的技术方案对权利要求的保护范围进行解释，因此仍然认为实用新型与发明构成重复授权。针对如上情况，显然两者对于权利要求的解释应该是相同的，即保护范围是相同的，因此二者构成重复授权。

对于发明和实用新型是否构成重复授权的审查，笔者建议如下：

（1）加强审查各个阶段与后续程序的衔接性，审查员在实际操作中应该遵照指南进行审查，但是也不应该闭门造车，也不能仅仅局限于实质审查，还应该贯穿于专利权有效过程中，突破字面意义的审查标准，把握发明实质，争取与前审、后审以及后续程序的处理办法保持一致，节约社会资源。

（2）统一审查标准，对于开放式权利要求与封闭式权利要求的同日申请是否构成重复授权在特定领域应该达成统一标准，这样在与申请人沟通的过程中，都能够得到准确唯一的信息，从而不断优化申请质量，改善目前我国申请文件质量参差不齐的局面。

作者简介：吴杏（1989-），女，湖北黄冈人，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心光电技术发明审查部光学医疗室，硕士研究生，审查员，研究实习员。周艳红（1984-），湖北武汉人，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心光电技术发明审查部光学医疗室，审查员，研究实习员。李香波（1984-），女，湖南长沙人，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心光电技术发明审查部光学医疗室，硕士研究生，室主任，助理研究员。备注：第二作者对本文的贡献与第一作者相同。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南，2010[M].北京：知识产权出版社，2013：149，167-169.

[2] 孙平.重复授权审查标准的思考[J].电子知识产权，2010（04）：58-63.

[3] 刘士奎.从一个发明专利审查案例看重复授权的处理[J].中国发明与专利，2014（03）：69-71.