浅析专利审查中的证据

黄文 王如想

专利审查是审查员依据《专利法》《专利法实施细则》进行的客观、公正的活动。申请人完成发明创造，以申请文件的形式提交专利申请，审查员代表国务院专利行政部门依法行使审批权。在专利审查的创造性审查中，审查员通过专利文件、期刊、书籍、网络证据等多种形式的证据再现还原发明的思考与创作过程。在实际审查中，证据是用于证明事实的客观材料，审查员在充分理解发明技术方案的基础上，依据合适的证据，适用正确的法条，给予公正、合理、规范的审查。

证据的概念

《中华人民共和国行政诉讼法》第三十三条规定：“证据有以下几种：（一）书证；（二）物证；（三）视听资料；（四）电子数据；（五）证人证言；（六）当事人的陈述；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录、现场笔录，这些证据经法庭审查属实，才能作为定案的依据。”

《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》（简称行政诉讼证据规则）第六十八条规定：“下列事实法庭可以直接认定：（一）众所周知的事实；（二）自然规律及定理；（三）按照法律规定推定的事实；（四）已经依法证明的事实；（五）根据日常生活经验法则推定的事实。”

英美法系国家把证据分为证人证言、书面文件和实物证据。大陆法系国家则认为当事人不得作为证人，鉴定人也不同于证人，所以把证据分为证人证言、当事人陈述、鉴定人意见、书面文件和实物证据。

专利法意义上的证据常指用于证明事实的客观材料，其实质为承载包括申请文件记载的内容、对比文件公开或隐含公开内容等事实的载体，公知常识属于证据的一种表现形式。

专利审查程序中的证据

《专利审查指南（2010修订版）》第一部分第二章第3.3节规定：审查员在发出的审查意见通知书中应明确具体地指出申请文件中存在的缺陷，并指出其不符合专利法及其实施细则的有关条款，对申请文件存在的明显实质性缺陷的事实，必要时应结合有关证据进行分析。

因此，在专利审查过程中，无论是实用新型初审，还是发明专利的实质审查，当审查意见通知书中涉及明显性实质性缺陷时，为使通知书更有说服力，使申请人更信服，应尽量结合有关证据进行分析。

实质审查程序中，常用的证据形式为可信度较高的操作手册、本领域专家撰写的学术论文、公知常识性证据、专利文件性证据，而公知常识性证据为申请人与审查员之间争议较大的证据之一。在创造性判断时，如果区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者技术词典、技术手册等工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段，除常用的惯用手段、教科书、工具书等以外，公知常识还可以包括生活常识、各种技术标准、行业标准等。而审查员在通知书中引用公知常识性证据时，引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明，保证专利审查能客观、公正，使申请人和社会公众满意和信服。

关于公知常识证据认定，欧洲专利局也坚持同样的观点，如欧洲专利局公知常识的认定原则：（1）基础手册、专著和教科书中公开的技术信息构成普通技术知识；（2）专利文献和经过全面检索获得的技术情报通常不构成普通技术知识，但是特例除外。

举证责任分配

专利审查中的证据，主要体现为书面证据，对于申请人而言，申请文件中记载的证据也是保证申请人利益，以公开换保护的法律文件。申请人主张的证据主要体现在申请文件的记载及意见陈述书中。申请文件属于证据的一种形式，申请人将其观点及技术方案记录于申请文件中。申请人在申请文件撰写时，应将技术方案完整、清楚地记载于申请文件中，详细描述实现发明的具体实施方式，完整公开对于理解和实现发明必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明的程度。说明书记载的内容涉及构思部分，即体现发明创造性高度的部分，其研发过程或发明创造性的形成过程、技术思路、技术效果、关键技术手段、清楚完整的技术概念，详细记载于申请文件中，明确表达发明本质的技术思路，否则审查员可合理质疑技术方案记载不够清楚、不够完整或创造性高度不够。此时，需要申请人进行澄清或举证，答复审查员通知书时，以意见陈述书的方式解释技术方案中记载不清楚或影响创造性的内容；申请文件撰写的完整、清楚，较好地体现申请人发明创造过程，客观上保证申请人的合法权益，也是对社会公众的负责。如发明通过实验验证获得的，则申请人在申请文件撰写时，还需将涉及的实验数据翔实记载在申请文件中，通过实验数据证明发明的真实性。对技术问题、技术效果、具体实施例、试验数据的撰写，还为审查过程中的修改提供了必要的依据。

审查员审查过程，也是对申请人主张的证据进行审核的过程，而证据的举证原则体现在谁主张谁举证，即主张某技术手段是本领域公知常识的审查员，对其主张承担举证责任。对于申请人主张的证据，审查员合理质疑，申请人需进行意见陈述或者举证；而对审查员认定的证据，则审查员需充分说理或举证，申请人与审查员思想碰撞过程中常见的意见分歧为公知常识性证据，当主张公知常识的审查员不能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且申请人也不予认可的，后续程序对该技术手段是本领域的公知常识的主张不予支持。

作者以公知常识说理典型案例的形式，展示公知常识证据认定中的分歧，尝试分析公知常识性证据说理方式，希望对公知常识性证据的使用具有一定的参考价值。

案例分析：

权利要求1为一种加热器，所属加热器被安装在热泵式冷冻循环系统中，对制冷剂或者水进行加热，其特征在于：所述加热器的内部包括电加热式加热元件和在所述加热元件的周围卷绕成螺旋状，供制冷剂或者水在其内部流动的管道，而且，所述加热元件和所述管道的周围充填有金属或者由金屬加以覆盖，所述加热元件包括多次折弯的部位和直线状的部位，所述直线状的部位的中心轴设置为与所述管道的螺旋描绘出的圆筒面的距离大致相等。

审查员在评述中采用对比文件1结合公知常识评述权利要求1的创造性，具体而言对比文件公开了一种热泵空调热管辅助加热器装置，相对于对比文件1，权利要求1的区别特征在于：所述加热元件包括多次折弯的部位和直线状的部位。上述区别特征在其他对比文件中没有公开。

关于区别技术特征，审查员认为对于本领域技术人员来说，使加热元件包括多次折弯的部位和直线状的部位属于设计换热器的形式时采用的常规手段，不需要付出创造性的劳动。因此，权利要求1所请求保护的技术方案不具备创造性。

然而申请人并不认同审查员关于加热元件包括多次折弯的部位和直线状的部位属于设计换热器的形式的公知常识性认定，坚持认为使加热元件包括多次折弯的部位和直线状的部位，这样就能以较短长度的加热元件进行加热，在保证具备一定加热能力的情况下能够使得加热器壳体的尺寸实现小型化，上述特征并不是本领域中的常规手段，本领域技术人员不付出艰辛的创造性劳动无法得到该技术手段。

审查员为进一步表明观点，通过技术问题是否存在、技术问题是否常见、解决该技术问题的技术手段是否常用、技术启示从何而来等几个方面，对所认定的属于公知常识的技术特征进行详细说理：本领域技术人员可知，对于一个加热器而言，加热元件的热交换面积与加热器的加热负荷有关，当加热器的加热负荷较大时，相应的加热元件的热交换面积就需要增加。但加热元件不可能因为加热负荷的需要而做得无限长，把加热器的体积做得无限大。而本领域技术人员也知道，在一定的长度和体积的情况下，如果需要增加物体的表面积，可以使物体形成多次折弯结构来实现。因此，根据加热器实际加热负荷的需要，使加热元件形成多次折弯的部位和直线状的部位以增大加热元件热交换面积并使加热器小型化，这是本领域中根据加热负荷需要而采用的常规手段，不需要付出创造性的劳动。

经过审查员有理有据的充分说理，申请人认可了审查员关于加热元件包括多次折弯的部位和直线状的部位属于本领域的公知常识的认定，该案经过第二次审查意见通知书后申请人放弃答复，视撤结案。由此可见，对于公知常识性证据的认定，当申请人不认可审查员公知常识性认定时，申请人在意见陈述书中充分阐述，审查员在通知书中给予充分说理，即通过一定的方式对其所主张的证据进行阐述，履行举证责任，达成意见的统一；换一个角度来讲，若申请人在申请文件中对于审查员认定属于公知常识的技术特征详细记载或充分阐释，则可以避免审查过程中产生的意见分歧，以提高审查效率。由此可见，申请人及审查员履职举证责任是提高行政审批效率及专利质量的有效手段。

小 结

证据理念贯穿专利审查的每一个过程，证据的真实性及有效性关系到每一件专利申请的生命周期，也关系到公众对国务院专利行政部门的满意度。因此，无论对审查员来说，还是对专利权人或其利害关系人来说，都应足够重视证据的真实性与有效性，切实提高专利质量。

（作者單位：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心）