到底该如何确定要解决的技术问题

孟杰雄

一、引 言

创造性位于专利系统的核心地带，是授予发明专利权的必要条件之一。创造性的意义在于，既能够防止显而易见的、非实质性的发明享有垄断权，又能够使得真正对于现有技术作出贡献的发明获得专利保护，从而促使发明人愿意公开其发明创造，促进整个社会的技术进步和经济发展。无论你是想要获得专利权还是想要无效掉他人的在先专利权，对创造性的评价都至关重要，也更具挑战性。

大部分发明都是建立在现有技术的基础上，要么通过增加新的特征或元件，要么通过以新颖的方式组合已知的特征或元件。因此，我们可以假设，发明通常包括从现有技术获得的知识以及发明人贡献的附加成分（即：改进、修改或新特征）。现在，如果对所属技术领域的技术人员来说包含这种附加成分是显而易见的，则发明也是显而易见的或缺乏创造性（见图1）。中国和欧洲专利法主要使用“创造性（inventive step）”这一措辞，而美国专利法主要使用“非显而易见性（inventiveness）”这一措辞。尽管基本原则大致相同，但是创造性或非显而易见性的评价方法非常模糊，因国家而异。例如，欧洲专利局（EPO）的做法就与美国专利商标局（USPTO）的做法不同。通过了解并总结欧美专利制度评价创造性所遵循的方法，可能会对我国发明创造性判断带来有益启示。

图1 创造性的一般评价原则

在评价发明的创造性或显而易见性时存在的最重要问题之一，容易受到“后见之明”的干扰。后见之明（Hindsight）是指在得知事件结果之后，人们会忽略结果信息的影响，而高估自己能正确预测事情发生几率的倾向。

理想地，专利审查员对发明进行评价时，只能考虑在提交专利申请时的现有知识，来评价所主张发明的创造性或显而易见性。

因此，为了创造性或显而易见性的公正判断，一定要忘记或忽略关于所主张发明的实际内容（即，该发明的特征、方法、优点等），以避免后见之明的偏见。若所主张的发明是已知元件的组合，即组合发明，则后见之明的偏见变得尤为重要。

1.美国的创造性评价

美国专利法第103条（a）款规定：“一项发明，虽然并未在102条所述的情形中被完全一致地描述或公开，如果其整体与现有技术的差别甚微，以致该发明在完成之时对于该领域的普通技术人员而言是显而易见的，那么将不被授予专利。”

美国法院已采用各种标准来评价发明的显而易见性，包括“天才的灵光（Flash of Genius）”测试、本领域普通技术人员（PHOSITA）标准等。但是，这些结果在实践中相当模糊。目前，美国有两种主要方法来评价所主张发明的非显而易见性。

TSM 测试：根据“教导—启示—动机（TSM）”测试，只有在现有技术文献、本领域普通技术人员的知识或者所要解决技术问题的性质中，发现某种结合现有技术教导的动机或启示，才能证明该发明是显而易见的。TSM 测试主要适用于涉及多个已知元素的发明。然而，TSM 测试一直备受争议。2007年，美国最高法院在KSR 诉Teleflex 案中否决了TSM测试的排他性，并进一步开发了基于Graham 要素的方法。

Graham 要素：非显而易见性的首选测试是Graham分析。1966 年，美国最高法院在Graham v. John Deere案的判决中第一次对Graham 要素适用作出解释，具体描述如下：

·现有技术的范围和内容；

·所主张的发明与现有技术之间的差别；

·本领域普通技术人员的水平，并且基于此，发明的新颖特征是否显而易见；

·次要考虑因素，例如商业成功、一直渴望但未能解决的需求以及其他人未能实现所主张的发明。

美国专利法强调在评价非显而易见性时不允许后见之明（Hindsight），并且要求对“显而易见性的评价”应当在“创作发明之时”进行。

另外，美国专利商标局对权利要求明确提出“最宽合理”的解释原则，美国专利商标局选取的现有技术可来自不同技术领域或解决不同技术问题，美国专利商标局不采用确定发明实际解决的技术问题的评判思路，并且美国专利商标局对公知常识的使用限制严格，实践中很少使用公知常识。

2.欧洲的创造性评价

《欧洲专利公约》第56条规定：“如果考虑到现有技术，一项发明对于本领域技术人员不是显而易见的，应认为该发明具有创造性。”

欧洲专利局开发了一套称为“问题—解决方案的方式（problem-and-solution approach）”的审查方法来评价发明的创造性。该标准原则上包含下列三个主要步骤：

（1）认定“最接近的现有技术”；

（2）以最接近的现有技术为基础建立一个有待解决的“客观技术问题”；

（3）从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑所属领域的技术人员是否会认为所主张的发明是显而易见的。

这种方法的基本思想可以简单概括如下：在所有现有技术中选出与所主张的发明最接近的一个现有技术方案；列出所主张的发明与最接近的现有技术相比具有的所有区别特征；根据这些区别特征所能达到的技术效果，确定最接近的现有技术客观上存在的技术问题；考虑现有技术整体上是否给出启示，使得所属领域的技术人员是否会认为将所有区别特征添加到该最接近的现有技术以解决所述客观技术问题是显而易见的。

“事后（ex post facto）”分析是“问题—解决方案的方式”中存在的难题，因为最接近的现有技术总是在了解了所主张的发明之后才识别出来的。

欧洲专利局指出：“任何试图基于对发明的事后了解来歪曲或曲解最接近的现有技术所公开的技术教导，使其人为地符合所主张发明中列举的特定特征都难以令人信服，因为这不公平地隐瞒了发明的技术贡献，而且损害了对所主张的发明所解决的技术问题的客观确定。”

3.中国的创造性评价

《专利法》第22条规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。对于“突出的实质性特点”和“显著的进步”，《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2节规定“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的”，并且第2.3节规定“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果”。

由于大多数发明总能取得或多或少的有益效果，因此中国专利实践对创造性的评价重点还是落在该发明是否具有突出的实质性特点上。《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1节给出了“突出的实质性特点”的判断方法，即实践中评价创造性的“三步法”：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；并且

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

熟悉中国专利实践的人可以看出，国家知识产权局用于判断突出的实质性特点的“三步法”与欧洲专利局的“问题—解决方案的方式”非常相似。但是，根据笔者的理解，中国的“三步法”与欧洲的“问题—解决方案的方式”在细节上还是有不少区别的，而这些区别经常会导致对同一发明的创造性判定中国与欧洲有不同的结论。

关于如何确定最接近的现有技术，欧洲的描述更具确定性和可操作性，且规定了底线是非常相关的技术领域，这些都有别于中国的审查实践。从中国实践来看，用以评价发明创造性的最接近的现有技术，一旦被审查员选定，申请人或专利代理人几乎无法改变其选择。

在这种情况下，如何恰当确定技术问题可能直接操控发明的创造性能否成立。另外，在立法层面，对如何恰当确定技术问题也并没能给出清楚、有效、可操作性强的指引，从而留下了操作空间。本文就这方面展开论述。

二、如何确定要解决的技术问题

《欧洲专利局审查指南》第G部分第V I I章创造性第5.2节就“制定客观的技术问题”描述如下：研究申请或专利、最接近的现有技术以及所主张的发明与最接近的现有技术之间的（结构或功能）特征差别（即，区别特征），确定区别特征所带来的技术效果，进而制定技术问题。在“问题—解决方案的方式”的背景下，该技术问题意味着修改或调整最接近的现有技术，以提供发明相对于最接近的现有技术具有的技术效果的目的和任务。如此定义的技术问题通常被称为“客观的技术问题”。

而中国《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1节对此问题是这样描述的：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

乍看之下，在确定要解决的技术问题这一步，中国和欧洲好像没有什么差异。但是，具体到操作原则和客观的审查实践上，中国与欧洲还是存在不少的差别。中国与欧洲的不同态度，在对“技术问题”的命名上就已初现端倪：欧洲叫“客观技术问题”，从客观认知这一角度加以了强调；而中国叫“发明实际解决的技术问题”，可以指发明可以解决的任何技术问题。

例如，在关于胎儿心率监护的一份专利中，审查员认为与最接近的现有技术相比，发明的区别特征为“用于获取母亲心率数据的传感器被集成在测量头中”。据此，审查员认为发明实际解决的技术问题为“集成心率传感器以减小测量头尺寸”。审查员认定的这一技术问题不能成为欧洲的“客观的技术问题”，但在实践中，却成为中国的“发明实际解决的技术问题”。因为对于作为最接近现有技术的对比文件而言，其用来测量母亲心率的E C G电极在客观上不能被集成到T o c o换能器中，否则，该E C G电极将不能正常工作。因而，该对比文件客观上根本不存在集成心率传感器的问题。但是，该发明在某种程度上确实实现了心率传感器的集成。

这里，中国的《审查操作规程·实质审查分册》第四章第1.2.2节已经明确指导了该如何确定“发明实际解决的技术问题”，具体如下。

第一步，根据最接近的现有技术确定发明的区别特征。

第二步，说明书中记载了区别特征对应的技术问题时，一般该技术问题即为发明实际解决的技术问题。

第三步，说明书中未记载区别特征对应的技术问题时，确定区别特征在发明中的作用及使发明达到的技术效果，并由此确定发明实际解决的技术问题。

（1）如果说明书记载了区别特征使发明达到的技术效果，且该技术效果可以得到确认，则根据区别特征使发明达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；

（2）如果说明书未记载区别特征使发明达到的技术效果，可以根据本领域技术人员能够预期的技术效果确定发明实际解决的技术问题；

（3）如果最接近的现有技术与发明的技术效果相同，那么发明实际解决的技术问题就是提供另一种与现有技术具有相同或类似技术效果的其他替代方案。

也就是说，假设审查员找出了最接近的现有技术没有公开的区别特征，而说明书已对该区别特征有充分的描述，例如阐明其解决了说明书背景技术部分宣称的缺点、其技术原理是什么、甚至其带来了什么样的技术效果。在这种情况下，根据上述操作规程，就应该根据说明书针对区别特征的相关记载来确定要解决的“技术问题”。于是，审查员就没有必要重新确定技术问题。只有在说明书没有明确记载区别特征带来的技术效果或其解决的技术问题的情况下，才需要审查员根据区别特征使发明达到的技术效果来（重新）确定要解决的“技术问题”。对于这种情况，审查员最好在通知书中能够阐明区别特征使发明客观上达到的技术效果，以使其设立的技术问题有合理依据，更容易得到申请人或发明人的认可。实际上，《审查操作规程·实质审查分册》第四章第3.1节也已经建议审查员在评价创造性时其评述要点包括“（3）发明的区别特征，以及区别特征在发明中所起的作用或者使发明达到的技术效果的分析”。

虽然中国《专利审查指南》（2010版）规定“根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，但是，在审查实践中，审查员在分析出要求保护的发明与最接近的现有技术相比具有的区别特征之后，不会阐明区别特征在发明中的作用，而是直接给出其主观认为的技术问题，不论说明书是否对区别特征有相关描述。然而，这种主观认定的技术问题往往与说明书中明确记载的区别特征对应的技术问题、区别特征在发明中的作用或使发明达到的技术效果差别较大，很难得到申请人或发明人的认可。如果审查员在实际审查过程中能够按照《审查操作规程·实质审查分册》的具体规程来确定“技术问题”并进行相关评述，势必会对发明创造性的评价更加客观。

笔者认为，从创造性的审查本意来看，欧洲的“客观技术问题”可能比中国的“发明实际解决的技术问题”更为适用，尤其是在“最接近的现有技术”不同于说明书描述的现有技术的时候。

《欧洲专利局审查指南》第G部分第V I I章创造性第5.4.1节进一步陈述到：客观的技术问题必须是所属技术领域的技术人员在申请日或优先权日之时可能被要求解决的技术问题。该技术问题不应是技术人员知晓了所主张的发明后才会意识到。

另外，欧洲上诉委员会的案例法（EPOCASELAW）在相关章节认为：在确定技术问题时必须应用客观标准。即，根据最接近的现有技术可以看出实际到底需要解决什么样的问题，其中所述最接近的现有技术可能不同于发明人使用的现有技术。而且，不允许利用只有在申请日或优先权日之后才获得的知识来确定技术问题。

假设“最接近的现有技术”与说明书描述的背景技术相同或类似，可以根据说明书描述的背景技术中存在的问题或针对区别特征的相关记载，来确定要解决的“技术问题”。

如果“最接近的现有技术”不同于说明书描述的背景技术，在分析区别特征在发明中的作用或使发明达到的技术效果的基础上，还需要判断“最接近的现有技术”是否客观上存在要解决的“技术问题”。否则，脱离“最接近的现有技术”确定“技术问题”，将会很难从最接近的现有技术和“技术问题”出发来评价发明的显而易见性。再次，列举上述胎心监护的专利，由于作为“最接近的现有技术”的对比文件的心率传感器不能被集成到T o c o换能器中，因此该对比文件客观上根本不存在“集成心率传感器”的技术问题。另一方面，即使发明解决了“集成心率传感器”这样的技术问题，从对比文件出发，考虑到上述事实，胎心监护领域的技术人员也无法将对比文件的E C G电极改造为集成到 T o c o 换能器中。

另外，《欧洲专利局审查指南》第G部分第V I I章创造性第5.2节强调：客观的技术问题不得包含对技术方案的指导，因为当依赖该技术问题评价现有技术时，在问题的陈述中包括发明提供的技术方案的一部分难免成为对发明的“事后”分析。

中国《审查操作规程·实质审查分册》第四章第4节也指出：在使用“三步法”判断过程中，当审查员重新确定发明实际解决的技术问题时，切记勿将技术手段作为技术问题的一部分，否则，难免成为“事后诸葛亮”。在上述胎心监护的案例中，审查员认为的技术问题“集成心率传感器以减小测量头尺寸”，本身就给出了要将“用于获取母亲心率数据的传感器”进行集成的教导。显然，该问题也是在了解了发明之后倒推出来的。

另外，相对于最接近的现有技术，发明有时会有多个区别特征，审查员又倾向于为各个区别特征设立不同的技术问题。这通常是没有必要的，除非审查员能证明发明本身仅仅是若干特征的组合发明。下面我们看看《欧洲专利局审查指南》中的两个例子是如何做的。

【案例1】

权利要求1：

一种便于在移动设备上购物的方法，其中：

（a）用户选择两个或更多要购买的产品；

（b）所述移动设备将选择的产品数据和设备位置发送给服务器；

（c）所述服务器访问供应商的数据库以识别提供至少一种所选产品的供应商；

（d）所述服务器根据所述设备位置和识别出的供应商通过访问其中存储了为先前请求确定的最佳购物游览的高速缓冲存储器来确定购买所选产品的最佳购物游览；并且

（e）所述服务器将所述最佳购物游览传送给所述移动装置以供显示。

作为最接近的现有技术，对比文件1公开了一种便于在移动设备上购物的方法，其中用户选择单个产品，而服务器从数据库中确定销售与用户最近的所选产品的供应商，并将该信息发送到所述移动设备。

权利要求1与对比文件1的区别在于：

（1）用户可以选择两个或更多产品进行购买（而不是只能选择购买单个产品）；

（2）向用户提供用于购买两个或更多产品的“最佳购物游览”；以及

（3）最佳购物游览由服务器通过访问其中存储了为先前请求确定的最佳购物游览的高速缓冲存储器来确定。

区别特征（1）和（2）表示对基本商业概念的修改，因为它们定义了产生商店订购列表以访问谁出售这些产品。没有技术目的，也不能从这些差别中发现技术效果。因此，这些特征对对比文件1没有技术贡献。另一方面，区别特征（3）与区别特征（1）和（2）的技术实现相关，因而作出技术贡献，并且具有能够通过访问存储在高速缓冲存储器中的先前请求来快速确定最佳购物游览的技术效果。

客观的技术问题应以作为技术领域专家的本领域技术人员的角度来考虑。因此，“他”可以是信息技术方面的专家，并掌握与特征（1）和（2）相关的商业知识。于是，客观的技术问题应被定义为如何修改对比文件1的方法，以技术上有效的方式实现区别特征（1）和（2）所定义的非技术商业概念。

创造性：本领域技术人员调整对比文件1中使用的移动设备，以使用户能够选择两个或更多产品而不是单个产品，这已经是常规操作。通过类似于对比文件1中确定最近的供应商的服务器，将确定最佳购物游览的任务分配给服务器也是显而易见的。由于客观技术问题进一步需要技术上有效的实现，因此技术人员将会寻找确定游览的有效技术实现。对比文件2公开了一种用于确定旅游行程的旅游计划系统，列出了一组要访问的地方，并且解决了该技术问题：对比文件2的系统为此访问一个存储先前结果的高速缓冲存储器，并且将对比文件1的服务器调整到访问并使用对比文件2所建议的高速缓冲存储器，以便提供确定最佳购物游览，即区别特征（3）的技术上有效的实现。因此，该发明不具有创造性。

【案例2】

权利要求1：

一种用于对受1/f噪声影响的电子电路的性能的数值模拟的计算机实现方法，其中：

（a）所述电路由一个具有输入通道、噪声输入通道和输出通道的模型来描述；

（b）所述输入通道和所述输出通道的性能用随机微分方程组来描述；

（c）针对存在于所述输入通道上的输入矢量以及存在于所述噪声输入通道上的1/f分布式随机数的噪声矢量y计算输出矢量；并且

（d）噪声矢量y由以下步骤产生：

（d1）设定要生成的随机数的数量n；

（d2）生成长度为n的高斯分布式随机数的矢量x；

（d3）通过将所述矢量x乘以根据等式E1*定义的矩阵L来生成所述矢量y。

*假定等式E1在该权利要求中有明确定义。

背景技术：权利要求1涉及一种由计算机执行的用于对受1/f噪声影响的电子电路的性能的数字仿真的方法，1/f噪声是电子电路中的主要噪声源之一。特征（a）-（c）指定在数值模拟中使用的数学模型。它涉及1/f分布式随机数的噪声矢量y，即具有典型的实际（物理）1/f噪声的特定统计特性的随机数。步骤（d 1）-（d 3）定义了用于生成这些随机数的数学算法。根据说明书，该数学算法在生成所述模拟所需的随机数要求的计算时间和存储资源方面是特别有效的。

作为最接近的现有技术，对比文件1公开了一种对受1/f噪声影响的电子电路的性能的数字模拟的方法，其具有步骤（a）-（c）但用不同的数学算法以生成1/f分布式随机数。

权利要求1与对比文件1的区别是用于产生1/f分布式随机数的矢量的数学算法，即步骤（d 1）-（d 3）。步骤（d 1）-（d 3）定义的算法所需要的计算机资源少于对比文件1所使用的计算机资源。相应地，权利要求1的技术效果是：直接导致减少了对受1/f噪声影响的电子电路的性能的数字模拟所需的计算机资源。

因此，相对于对比文件1所解决的客观技术问题被定义为如何以减少计算机资源的方式生成在对受1/f噪声影响的电子电路的性能的数值模拟中使用的1/f分布式随机数。

创造性：现有技术没有建议由步骤（d 1）-（d 3）定义的算法作为客观技术问题的解决方案。因此，该发明应具有创造性。

三、总结技术问题该如何确定

虽然中国叫“发明实际解决的技术问题”，但是《专利审查指南》（2010版）还将其定义为“为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。因此，在确定技术问题时，除了分析区别特征所能达到的技术效果以外，还要从最接近的现有技术出发，看看在申请日或优先权日之前最接近的现有技术到底需要解决什么样的问题。

如果贯彻创造性的审查本意，就要求所属领域技术人员以申请日或优先权日之时的观点根据最接近现有技术所确立的“技术问题”是客观上不需要付出创造性劳动就可以直观感知认识到的，或者说，技术问题是显而易见的。

如果需要付出创造性劳动才可以认识并诊断出问题，则该问题不能成为应用“三步法”并否定发明创造性的基础，或者已经说明发明具备创造性了。