企业并购中尽职调查及知识产权风险的规避

摘 要：企业并购是企业进行资本运作和经营的一种主要形式，对企业增加盈利、打开市场等具有重要意义。但企业并购中也隐藏着巨大的知识产权风险，专利的有效与否、有效期的长短、权利人是否属实、技术覆盖度、许可协议、法律诉讼等问题，直接关系到并购的出价和市场风险。因此做好目标企业知识产权的尽职调查、价值评估以及并购后知识产权的整合，并结合企业并购实例进行分析，是顺利完成企业并购的重要保障。

关键词：企业并购；尽职调查；价值评估；专利分析方法

中图分类号：F271 文献标识码：A 文章编号：2095-4379-（2018）14-0050-03

作者简介：刘玲利（1997-），女，汉族，重庆人，重庆工商大学法学院，知识产权专业。

一、企业并购中的尽职调查

（一）目标企业知识产权的调查

收购方应组建一个尽职调查小组，其成员由律师、资产评估师、会计师、企业协调人员组成，在一定时间内完成对目标企业的调查工作，并出具《尽职调查报告》。

1.知识产权资产调查

企业知识产权资产包括商标、专利、商业秘密、计算机版权等，调查其数量和种类，在别国授权数量、权利是否稳定、是否具有权利瑕疵，是否具有盈利价值，能否为扩大企业技术能力提供帮助等。通常在资产评估过程中，多是利用财务面、管理面及技术面等相关变数来进行分析估算，同时还需市场价值与账面价值的比例，即MTB曲线分析专利状况，MTB越高才表明该专利在市场上的潜在价值越高，越被市场看好。

2.知识产权保护和有效利用的调查

该调查主要有以下六方面内容：有效性、发明人状态、权利所属、技术覆盖度、市场风险、竞争对手分析，其中最为重要的是权利有效性与权利所属。第一，对目标企业的专利有效性进行调查。第二，调查权利所属是否有瑕疵，直接关系到专利技术的价值，比如职务发明的专利技术与专利转让获得的专利技术，其权利是否完全归属于目标企业，或仅有某几项权利归目标企业所有，也应当详细调查。第三，发明人状态调查主要是弄清楚发明人为该公司员工还是其他自然人，如果是其他自然人为某项专利技术的发明人，可能会影响对该项专利技术的实施或生产，降低专利价值。第四，技术覆盖度调查是指专利技术中的技术特征与其他专利的技术特征相重合的比例大小，此项调查主要是为了避免不必要的专利纠纷以及分析该专利的潜在价值。第五，市场风险调查是指由该专利技术带来的风险。第六，竞争对手分析调查是通过对竞争对手在特定時期内专利申请数量的统计分析，可发现该竞争公司在此时间内的研发方向变动及技术发展重心，并可通过对竞争公司专利活动年限统计，获得该公司内各专利平均有效期间以计算未来对本公司可能造成的威胁大小。

3.知识产权相关的法律诉讼调查

调查与该公司知识产权相关的知识产权诉讼案件，调查是否存在潜在的诉讼风险，根据产品销售市场的需要进行反垄断调查。此项调查主要通过相关协议及正在进行的法律诉讼进行。正在进行的专利侵权诉讼是直接可得到资料以评估专利价值的，此类评估需律师与资产评估专家配合，针对每一件诉讼分别对某项专利估值。而难度较大的是对潜在诉讼风险的专利的判断，因目标企业通常为提高自身资产价值可能对该类专利进行不完全的信息公开，增加了调查工作的难度，此时需调查小组拥有较为专业的能力和细致的工作态度来保证尽职调查工作的完成。

（二）目标企业专利的综合评估

1.专利价值法律评估

专利价值的法律评估包含专利寿命和当前专利法律状态两方面。《专利法》规定：“发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。”在专利权期限内，专利的不可规避性、依赖性、稳定性以及侵权可判定性是专利寿命价值的影响因素，越是对权利人实现权利有利的得分越高，专利价值就越大。此外，当前法律状态包括的专利许可状况、专利有效期、多国申请情况也影响专利法律价值评估，专利许可权利无瑕疵、专利剩余有效期时间长、多国申请状况良好或已成功申请率高，该专利价值越大。

2.专利价值技术评估[1]

专利价值技术评估包含技术覆盖范围、技术质量、技术宽度以及技术成熟度四个方面。技术覆盖范围主要以国际专利分类号数量和权利要求数量作为衡量指标，数量多者覆盖范围广，专利价值大。技术质量即技术强度，主要通过技术依赖度和技术周期确定每个专利的平均专利质量，以此反映出在某一技术领域企业的整体专利质量，显示企业的竞争地位。技术宽度指标为科学关联度、科学周期及科学影响力三个方面，科学关联度高、科学周期长、科学影响力大者专利价值大。技术成熟度主要指专利研发完整度以及使用的可能性，研发完整全面，实施可能性大的专利成熟度高，专利价值大。

3.专利价值市场评估

专利价值市场评估包含专利家族[2]、投入强度及技术实施三方面。一般来说，专利家族规模大、并在三方技术市场占有比高的专利价值大。投入强度指人力投入与合作申请强度。通常情况下，一个专利在研发过程中所投入的人力与申请过程中的强度间接反映出专利的价值。根据马克思的劳动价值论，“商品具有二重性，即价值和使用价值，使用价值是商品的自然属性，价值是一般人类劳动的凝结，是商品的社会属性。”专利产品作为商品，其使用价值（交易价值）的体现也取决于价值，即人类劳动。技术实施包括许可实施与自实施、专利权质押和专利权转让。技术实施是专利价值最普遍的直接体现方式，并且专利权的权利价值最终也大多通过以上三种方式实现。

（三）对目标企业并购的建议

尽职调查报告应对并购对象的技术创新能力、专利状况、专利申请和维护、专利对产品的支持度、专利权的稳定性、专利的市场价值和技术价值作出客观评价。针对以上专利调查结果，给出相关建议：

第一，并购对象的产品需要多项专利共同支撑，应当采取什么样的收购策略，是否包括并购企业所有的专利技术、商业秘密以及计算机软件，以及并购后知识产权如何整合，避免对后续经营造成影响。

第二，针对并购企业所有专利，在后续谈判中，重点围绕必要专利资产和并购对象未纳入专利清单的专利进行分析和评估，确保购入的专利权权属无争议。

第三，在今后管控中，开展对国内外专利申请的管理和布局，注意抢占先机。针对并购对象存在着以商业秘密、版权形式存在的知识产权，要进一步了解发明人离职与否、特别是核心发明人状况，提早做好安排，保持稳定。

第四，多方调查获取更多信息，进一步开展竞争对手分析，在此基础上有针对性的开展技术研发，保持竞争优势。

第五，针对专利侵权诉讼密切跟踪，如在并购合同签订时不能终结，则通过支付条款法律设计，将可能最大损失扣留，待案件清晰后处理。

二、尽职调查规避知识产权风险的实证分析

我们通过分析一个医药企业并购案的终止，来说明尽职调查工作及专利分析方法的重要性。

（一）案情简介

甲公司是一家医药集团公司，主要工作为研发、生产和销售药品。为了配合企业发展战略，甲公司向乙公司提出收购，表示愿意收购乙公司100%股权完成两家公司的合并吸收，根据协议约定，甲公司最终取得乙公司三种药品专利所有权，药品名分别为A、B、C，甲乙公司协商一致并签订相关协议。另外注明两点：1、药品B与药品C都没有取得《新药证书》根据我国法律规定，“未取得《新药证书》的药品，转让方与受让方均应为药品生产企业且符合法定条件，此外其中受让方应当持有转让方50%以上股权或股份”，因此经协议甲公司拟收购乙公司全部股权；2、甲乙公司在当地银行开设共管银行账户，对履行《合作意向书》进行担保。

案例中，甲公司没有外聘资产评估专家和会计专家，为了完成法律尽职调查，仅安排公司项目经理和财务人员配合外聘律师工作。随后，律师人员出具一份《法律尽职调查报告》，认为：1、乙公司不具备并购交易的合法资质；2、乙公司不拥有三种药品专利所有权且不是药品生产企业，实际上三种药品的专利所有者是丙公司；3、药品C存在被丁公司侵权的情况，但暂无直接证据证明存在侵权行为；4、药品B存在专利权争议。

因上述四个问题一直无法解决，一个月后并购项目被迫终止，甲乙公司按照《合作意向书》的约定解除共管银行账户，甲公司支付乙公司合同约定的经济补偿。

（二）法理分析

1.乙公司不具备并购交易的合法资质

根据律师调取的资料显示，乙公司是一个“股份合作制”企业，且还是一个国有资产股东，虽乙公司一直以有限责任公司形式存在运行，但其并不符合并购企业条件，只有当期成功完成企业改制，并解决好国有资产软让问题，才能成为受《公司法》调整的企业并购主体。

2.乙公司不是药品生产企业

经律师调查发现，乙公司实质是一个药品研究机构，没有取得药品生产许可证，案例中的三种药品专利所有权实际归丙公司所有，虽乙丙公司就三种药品的专利所有权作出了约定，且也为双方真实意思表示，但并不符合法律规定，属无效法律行为，因乙公司并不具备药品生产资质。但可通过乙丙公司就三种药品的生产技术进行转让，从而使乙公司拥有三种药品的财产处理权，进而转让这种财产性权益给甲公司。

3.药品C专利权被侵犯

药品C是一种经过仿制的化学原料药，丁公司在丙公司之前取得“药品批准文号”和《药品注册批件》，乙公司在2008年获得专利权，其专利药品C的“权利要求书”要求保护的是“一种制备工艺方法”。在律师对市场上三种药品进行审查时，发现丁公司在药品C的销售上商场占有份额很高，已对药品C的轉让价值造成的严重影响，但乙公司因无法掌握丁公司直接的侵权证据，故无法阻止其侵权行为。律师建议，可通过“反向工程”破译对方生产工艺，若实在无法维护药品C的完整权利，可放弃对此药品的收购。

4.药品B存在专利权争议

乙公司对药品B的专利所有权是通过专利所有

人转让取得，虽乙公司完整拥有药品B的专利所有权，但根据《专利法》相关规定，乙公司并不具备将药品B的专利所有权转让于第三人的权利，而此时原专利权人明确表示不同意转让专利权，所以导致药品B的专利权转让产生纠纷。

（三）尽职调查及专利分析的重要性

本案例中甲乙公司双方均对并购表示出期望，然而尽职调查中的问题却显示出草率并购后可能导致的风险，无论对于甲公司希望扩大企业影响力的初衷，还是乙公司对谋求更好发展的期望，均有负面的影响，甲乙公司根据尽职调查的结论和建议终止了并购。因此，合格的尽职调查，可以为企业并购提供了完整、科学的决策依据，避免了双方企业的经济损失。

三、结语

企业并购是企业进行资本运作和经营的一种主要形式，对企业增加盈利、打开市场等具有重要意义。并购国内外具有较强的研发能力、拥有自主知识产权以及领先的市场地位的相关企业成为收购企业提升核心竞争力、快速提升规模的重要途径，也是企业实现结构调整和产业快速转型升级的必经之路。只是国际并购过程艰难，如履薄冰，背后更是隐藏着无法轻易估计的知识产权风险。知识产权作为技术型公司的重要无形资产，专利的有效与否、有效期的长短、权利人是否属实、知识产权相关的协议、技术覆盖度与法律诉讼问题等直接关系到并购的市场风险和出价。因此解决好目标企业知识产权的价值评估、尽职调查以及并购后知识产权的整合是顺利完成企业并购的重要保障，在企业并购中掌握专利分析方法，了解专利分析在并购过程中的运用，是使并购利益最大化的直接途径。

[ 参 考 文 献 ]

[1]王兴旺.专利分析在企业技术并购中的应用探究[J].情报杂志，2011，10，30（10）.

[2]张冬梅，曾忠禄.专利情报分析指标体系、分析方法与技术[J].情报杂志，2006（3）.