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专利权民事案件

2018-07-12

中国知识产权 2018年5期
关键词:专利权被告权利

“远程软件服务系统”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2014)一中民(知)初字第6912号

二审案号:(2017)京民终206号

【裁判要旨】

被告网站宣传的销售数据,虽经公证,但仍不能排除修改、删除的可能性,如根据常理和其他证据可认定明显不合常理,则仅能作为酌定赔偿数额的一项参考因素。如现有证据足以认定被告侵权获利明显超出100万元的法定赔偿上限,为有效保护专利权,实现公平正义,应当在法定赔偿限额之上确定赔偿数额。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):北京速帮网络技术有限公司(简称速帮公司)

被上诉人(原审被告):同方股份有限公司(简称同方公司)、天津零时空信息技术有限公司(简称零时空公司)

速帮公司指控同方公司、零时空公司生产销售的零时空远程服务软件及其提供的服务,侵害其“远程软件服务系统”的发明专利权,并索赔600万元。零时空网站对外宣称涉案软件线上销售记录为:分享版服务套装99元×31233套;无忧版149元×54326套。一审法院认定同方公司、零时空公司构成侵权,但零时空网站显示的销售记录并非其真实的财务数据,判决同方公司、零时空公司停止侵权并赔偿50万元。速帮公司提起上诉。

二审审理过程中,同方公司、零时達公司称网站显示的销售记录仅为“静态数据”,并对零时空网站的服务器内容进行公证,以证明涉案软件的线上销售数量为零。经速帮公司申请,二审法院向苏宁云商集团股份有限公司调取证据。调取的证据显示,涉案软件通过苏宁线下渠道销售额为310万余元。

二审法院认为,公证书记载的数据产生于零时空公司的网站服务器,不能排除修改、删除的可能性,且线上销售为零的数据不合常理,故零时空网站显示的销售记录可以成为酌定赔偿数额的一项参考因素。此外,涉案软件除在线上销售外,还通过国美、苏宁进行线下销售,仅通过苏宁线下销售所得即达310余万元。因此,现有证据足以认定同方公司、零时达公司侵权获利明显超出100万元的法定赔偿上限。为有效保护专利权,实现公平正义,应当在法定赔偿限额之上确定赔偿数额。被控侵权产品是远程服务软件,同方公司、零时达公司还需要雇佣工程师提供人工服务,故不宜将涉案软件的销售收入全部视为因侵权行为获得的利益。综合考虑涉案专利权的价值、涉案专利对被控侵权产品的贡献度、同方公司、零时达公司的侵权情节等因素,二审法院改判同方公司、零时达公司赔偿速帮公司300万元。

【法官点评】

在专利侵权案件中,专利权人往往难以获得被告侵权获利的直接证据。专利侵权案件的赔额认定,一直是司法实践中的热点和难点。被告网站宣传的销售数据,如无相反证据且不存在明显不合理的情形,可以成为认定赔额的一项参考因素。被告以“静态数据”“合理吹嘘”“实际销售为零”等为由否认上述数据的,如无证据,一般不予采信。

为查明案件事实,实现实质公正,法院可以根据专利权人提供的证据线索向案外人调查取证。如果现有证据足以证明被告获利明显超出法定赔偿的上限,法院可以根据案情,在法定赔偿标准之上确定赔偿数额。二审法院的调查取证和最终改判充分体现了加大知识产权司法保护力度的政策导向,二审判决详细分析了被告宣传证据的审查考虑因素,比较全面地阐述了专利侵权赔偿数额的认定规则,对于类似案件具有借鉴意义。

“古建彩绘的制作方法”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)京知民初字第7号

二审案号:(2017)京民终402号

【裁判要旨】

方法专利侵权认定中,虽然原告未能提供证据直接证明被告采用的步骤与涉诉专利步骤相同,但如已经尽力举证,可以证明存在步骤相同的较大可能性,而被告未能举证证明足以排除使用涉案方法专利的较大可能性,综合考虑双方当事人的举证能力、举证情况等因素,可以推定被告使用了专利方法。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):中国文化遗产研究院(简称文化遗产研究院)

被上诉人(原审原告):赵良新

涉案专利名称为“古建彩绘的制作方法”,专利号为201010156763.7,申请日为2010年4月27日,公开日为2010年8月18日,授权公告日为2013年9月25日,申请人及专利权人为赵良新。赵良新诉称,其于2013年12月到河北省承德市安远庙游玩时,发现其中由文化遗产研究院负责制作的所有天花均系采用涉案专利方法制作。文化遗产研究院未经许可,擅自使用该专利方法生产产品,构成侵害专利权行为。故请求判令文化遗产研究院停止侵权、赔偿损失50万元。

一审法院认为,综合全案情况,文化遗产研究院制作安远庙天花使用涉案专利权利要求1所保护的方法具有高度可能性。据此,判决文化遗产研究院向赵良新支付使用费及赔偿损失50万元。

二审法院认为,虽然赵良新未提供证据证明文化遗产研究院制作安远庙天花的步骤与涉案专利权利要求1的步骤相同,但已经尽力举证,且可以证明文化遗产研究院制作安远庙天花存在使用与其涉案专利相同方法步骤的较大可能性。文化遗产研究院在坚持主张其使用的是手绘方法的同时,还主张存在多种印制天花的方法,但既未能举证证明其使用的确系手绘方法,也未就其所称的多种天花印制方法进行举证,并足以排除存在使用涉案专利方法的较大可能性。依据现有事实,综合考虑双方当事人的举证能力、举证情况等因素,可以推定文化遗产研究院使用了涉案专利权利要求1所保护的方法。据此,对一审判决予以维持。

【法官点评】

由于专利权无形性的特点,“举证难”是专利侵权诉讼长期存在的一大难题,并影响到对专利权的保护强度。与产品专利相比,方法专利的使用通常在产品制造过程中完成,制造过程涉及的生产步骤、流程等往往只能在生产现场才能得知,导致方法专利在维权上的举证难度更大。我国《专利法》对于新产品制造方法适用举证责任倒置规则,但对于非新产品制造方法未予规定。

本案中,一、二审法院考虑到专利权无形性以及方法专利侵权纠纷案件的特点,没有机械地分配举证责任及确定证明标准,而是在充分考虑专利权的特点、当事人距离证据远近、举证能力差异以及便于最大化查清事实等因素基础上,合理分配举证责任及确定证明标准。该案确立的裁判规则,对于引导双方当事人积极举证,适当减轻权利人举证负担,破解专利权“举证难”问题,具有积极的探索意义。

运用酌定侵权所得裁量赔偿额的

发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2014)沪二中民五(知)初字第3号

二审案号:(2016)沪民终173号

【裁判要旨】

人民法院在判断是否适用《专利法司法解释(二)》第二十七条举证妨碍推定权利人主张成立之规定时,对权利人初步举证其主张的侵权获利情况以及与侵权行为相关的账簿等主要由侵权人掌握的这两个前提条件,应把握适当的举证标准。在计算专利侵权赔偿数额时,应积极引导当事人举证,充分利用权利人提供的用以证明侵权人实际违法所得的部分证据,在足以认定计算赔偿金额所需的部分数据的基础上,运用酌定赔偿方法确定损害赔偿的具体数额。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):段友芦、邹荷仙(简称两权利人)

被上诉人(原审被告):上海新光化工有限公司(简称新光公司)

2002年1月,兩权利人为其“用作胶粘剂和涂料的水性聚氨酯分散液及其制备”发明(简称涉案专利)申请专利。2002年6月,两权利人以“D-001脂肪族二异氰酸酯二醇为基础的水性聚氨酯胶粘剂系列专有技术”(简称D-001专有技术) 作价175万元出资,与上海塑料工业有限公司(简称塑料公司)合资,设立案外人上海新友水性聚氨酯有限公司(简称新友公司),共同开发生产D-001产品。成立初期,新友公司利用塑料公司的分支机构上海塑料工业有限公司新光化工厂(简称新光化工厂)的现有厂房等设施。

2006年,新光化工厂恢复独立法人资格,改设为新光公司。2009年6月,涉案专利授权公告。2011年10月,新友公司停止生产经营。

2012年3月,新友公司出具未经两权利人同意的《许可生产授权书》,授权新光公司以D-001专有技术生产HS11乳液(简称被控侵权产品),并持续对外销售,客户包括黑松林厂。

2013年,两权利人发现新光公司许诺销售使用D-001专有技术制造的涉嫌侵害涉案专利权的产品。同年8月,购得新光公司向黑松林厂销售的被控侵权产品。遂诉至法院,以侵害涉案专利权为由,要求新光公司停止侵权,赔偿经济损失人民币300万元(以下币种同)以及合理费用17.02万元。

一审法院认为,根据新光公司的自认以及在案证据,D-001专有技术落入涉案专利权利要求1、7、8的保护范围,故新光公司使用D-001专有技术制造被控侵权产品构成侵权。一审法院还认为,新光公司提供了包括被控侵权产品在内的产品销售额为677万元的证据,但未能充分举证分清被控侵权产品与其他产品的具体销售金额,构成举证妨碍。关于赔偿数额,两权利人的主张缺乏相应证据支持,而新光公司因侵权所获得的利益难以确定。据此,一审法院综合涉案专利种类、侵权情节以及支出的合理费用等情况,酌情确定赔偿金额,判决新光公司停止侵权,赔偿包括合理费用在内的经济损失50万元,并驳回两权利人其余诉请。一审判决后,两权利人提起上诉。

二审法院经审理认为,两权利人未能初步举证其主张的新光公司侵权获利300万元之事实,故不符合适用《专利法司法解释(二)》第二十七条规定之前提条件。其次,二审法院查阅一审卷宗材料后,认为新光公司应承担举证不能之法律后果,故一审判决关于新光公司构成举证妨碍的认定应予纠正。

关于本案判赔金额,二审法院认为,一审法院确定的赔偿数额过低,应予以调整。当足以认定损害赔偿计算所需的部分数据,即销售被控侵权产品的具体金额时,法院可以根据在案证据酌情确定计算赔偿金额所需的被控侵权产品利润率数据,从而以侵权获利方式确定损害赔偿数额。对于利润率的酌定,双方对于自己的主张均无直接证据。二审法院根据“出资评估报告”显示的利润率,再综合考虑双方主张,酌定利润率为20%,并结合前述总销售金额及合理费用,最终,改判新光公司应就其涉案侵权行为支付经济损失及合理费用141万余元。

【法官点评】

知识产权侵权案件权利人获赔数额较低是近年来社会各界比较关注的问题。归根结底,“赔偿低”其实与“举证难”密切相关,系由权利人损失或侵权人获利的相关证据不足所导致。因此,《专利法司法解释(二)》第二十七条进一步完善了与赔偿数额有关的举证规则。适用该条规定需满足两个前提条件:一是权利人必须初步举证其主张侵权人的获利情况;二是与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握。而且对于权利人举证要求不宜过严或过松,即权利人提供的初步证据需要与其所主张的侵权人获利情况相关联,但还不足以证明其关于侵权获利之事实主张。

在计算具体侵权赔偿数额时,人民法院应积极引导当事人对损害赔偿数额举证,尽量运用在案证据酌定计算实际侵权获利所需的利润率,从而较准确地计算出侵权人的违法所得。

根据《专利法》第六十五条的规定,权利人有权要求以被控侵权人的侵权获利作为确定损害赔偿数额的依据。在权利人提供了被控侵权人向案外人销售的相关证据,已足以认定损害赔偿计算所需的部分数据,即制造、销售被控侵权产品的具体销售金额。在此基础上,人民法院完全可以在计算侵权人获利时根据在案证据酌情确定计算赔偿金额所需的被控侵权产品利润率数据,从而以侵权人获利之计算方式确定损害赔偿数额。

本案二审判决尝试运用在案证据酌定侵权所得的裁量性赔偿方法,提高损害赔偿计算的合理性,力求确定的损害赔偿额能准确反映被侵害的专利权的相应市场价值以及权利人实际损失情况。二审改判大幅提高了损害赔偿数额,从根本上体现知识产权司法保护应以实现市场价值为指引,努力破解知识产权诉讼“赔偿低”问题的司法政策;也反映人民法院严格保护知识产权,遏制专利侵权行为,维护公平竞争的营商环境,激发全社会的创新动力的司法导向。

“永安”公共自行车租赁系统

侵害发明专利权纠纷案

一审案号:(2016)沪73民初33号民事判决

二审案号:(2016)沪民终512号民事判决

【裁判要旨】

侵害发明专利权纠纷中,因对权利要求中标点符号的理解不同而产生争议的,应严格依照《专利法司法解释(二)》第四条的规定认定该专利权的保护范围。对权利人主张权利要求中一处以上的同种标点符号存在不同含义的,除该权利要求书或说明书中有相应记载外,不应予以支持。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):江苏宏溥科技有限公司(简称宏溥公司)

被上诉人(原审被告):常州永安公共自行车系统股份有限公司(简称永安公司)

宏溥公司是“非机动车停/取/租/还车管理系统及其控制与识别方法”发明专利(简称涉案专利)的独占许可使用人。宏溥公司认为,永安公司制造并在上海市松江区运行的公共自行车租赁系统的技术特征,落入了涉案专利权利要求1的保护范围,构成对该专利权的侵犯,遂向上海知识产权法院起诉,请求判令永安公司立即停止制造、销售被诉侵权产品的行为,并赔偿经济损失及支付合理费用。

涉案专利的权利要求1记载:一种非机动车停/取/租/还车管理系统,其特征在于:包括(1)车辆编码信息存储装置;(2)通信监测与控制单元;(3)接收通信监测与控制单元发出的车辆和车位信息,并向通信监测与控制单元发送指令,对停/取/租/还车进行管理的终端管理控制单元;(4)用于停/取/租/还车的会员便携式信息存储装置。涉案专利说明书中的相关具体实施方式及附图的内容均涉及“停/取”和“租/还”两种功能。

经比对,双方当事人对于权利要求1中的“停/取”与“租/还”是并列关系还是选择关系,以及权利要求1其他相关技术特征是否相同或等同有争议。

一审法院认为,涉案专利前序部分及特征部分权利要求1(3)、(4)中的“停/取”与“租/还”是并列关系,而非选择关系。被诉侵权产品仅具有对租车会员租用车辆进行“租/还”管理的功能,不具有对停车会员自有车辆进行“停/取”管理的功能。此外,被诉侵权产品其他争议技术特征与涉案专利相应技术特征均不相同也不等同。因此,被诉侵权产品的技术方案不落入涉案专利权的保护范围。

上海知识产权法院一审判决:驳回宏溥公司的全部诉讼请求。宣判后,宏溥公司不服,提出上诉。上海市高级人民法院驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

该案主要的争议焦点在于对争议符号的理解问题,即对于涉案专利的“停/取”与“租/还”车之间的“/”符号含义的理解问题。

在专利法律领域,我国《专利法》第五十九条明确了界定发明专利权保护范围的基本原则,即以权利要求的内容为准,说明书及附图可以用来解释权利要求。可见,发明专利主要是以其权利要求书、说明书的书面语言的记载来明确其权利保护范围的边界,这种语言的表述自然也离不开标点符号的准确应用,即标点符号作为权利要求书和说明书记载的重要组成部分,对专利权保护范围同样产生限定的作用。

就语言文字常识而言,标点符号的含义往往并不唯一,在日常运用过程中不可避免地会产生歧义,这在专利文件撰写领域也不例外。以该案为例,双方争议的“/”符号在我国《标点符号用法》(GB/T 15834-2011)中被定义为分隔号,其至少包括了该符号所分隔的前后两个内容的并列或选择两种可能的逻辑关系,这也成为认定涉案专利权保护范围的关键问题。

对于该问题,最高人民法院于2016年3月22日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称《专利法司法解释(二)》)第四条作出了明确规定,即专利权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义,但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的,人民法院应当根据该唯一理解予以认定。该条规定对解决此类问题明确了处理的原则,法院要在实践中准确适用该条规定,还应结合个案及具体的权利要求书和说明书的记载来予以认定。对于该条中的“唯一理解”的理解问题,结合本案可从文义解释、逻辑解释、系统解释等几个方面进行认证。

此外,本案也折射出权利要求撰写歧义的问题。

只有在权利要求书中记载的技术特征,才能得到法律保护。所有被专利权人在授权公告时写入权利要求文字的技术特征,均对该专利之技术方案产生限缩作用,均系构成该专利完整技术方案所不可或缺的组成部分。这不仅是法院在审理专利侵权案件、界定专利权保护范围时所应严格遵循的规则,也同样是包括专利申请人、专利权人、专利相关从业人员等专利文件撰写人所应明确的原则。

而要避免产生歧义,就要求前述專利文件撰写人在撰写专利文件时审慎而为,在主观上对其所要撰写的专利文献具有明确确定的认知,在客观上其撰写的专利文件要符合该种认知,否则在专利维权时就要自行承担相应的法律后果。事实上,我国专利立法在导向上也不断强调了专利文件撰写的公示性、确定性和可预见性的要求。

回到该案中,该案权利人主张其把“停/取”与“租/还”两组功能写入同一权利要求技术特征,是由于涉案专利还涉及方法,这样撰写的目的在于对应各组功能分别形成不同的控制方法。如果权利人对于涉案专利确实存在这样的主观目的,那么他应当在撰写专利文件的时候运用语言文字将其反映在权利要求书或说明书中,从而让阅读专利文件的本领域普通技术人员能够准确、清晰、无歧义地理解该专利所要表达的技术方案,而不应在因撰写产生歧义后仍然坚持专利文件所不能反映的内容作为专利侵权权利基础。基于此,因专利文件具有公示性,而专利活动亦应遵循诚实信用原则,故类似该案这样因撰写歧义而产生的不利法律后果,应当由权利人自行承担。

涉“功能性特征”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2014)苏中知民初字第00311号

二审案号:(2016)苏民终291号

【裁判要旨】

原告对于权利要求中的某一技术特征并非“功能性特征”负有举证责任。并非所有以功能或者效果表述的技术特征都为最高法院司法解释所规定的“功能性特征”,如果本领域普通技术人员仅阅读其权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的(包括教科书、工具书等资料中已经记载了具体实施方式的),则不应其认定为功能性特征。以功能和效果表述的技术特征的技术内容,应限于那些已为本领域普通技术人员所知晓的实施方式,而不应理解为所有能够实现相同功能或者效果的实施方式,否则将会使得专利保护范围与技术贡献失衡。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):SMC株式会社

被上诉人(原审被告):苏州山耐斯气动有限公司(简称山耐斯公司)、神驰气动有限公司(简称神驰公司)

SMC株式会社系名称为“电磁阀”、专利号为ZL02130310.X号发明专利(即涉案专利)的专利权人。另外,其还拥有名称为“电磁阀用筒形线圈”、专利号为ZL02130309.6的发明专利权。SMC株式会社于2013年发现山耐斯公司销售神驰公司制造和销售的多款型号电磁阀产品侵害了其涉案专利的专利权,遂向苏州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令山耐斯公司和神驰公司停止制造和销售被诉侵权产品,神驰公司赔偿其各项经济损失及合理费用共计100万元。

苏州中院一审认为:被控产品与涉案专利权利要求1的技术特征相对比,缺少固定铁心,其余技术特征均相同。涉案专利权利要求1中“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”的技术特征,系以能够实现的功能来进行表述的技术特征,属于功能性技术特征;被控产品并不包括涉案专利的固定铁心,而是以磁性罩的端壁部兼做固定铁心,这不属于该领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的替换方式,应属于不同的技术手段,被诉产品未落入涉案专利权的保护范围。据此,苏州中院一审判决:驳回SMC株式会社的诉讼请求。

SMC株式会社不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏高院二审撤销一审判决,改判神驰公司、山耐斯公司立即停止侵害SMC株式会社涉案专利权的行为,神驰公司赔偿SMC株式会社经济损失及合理开支合计人民币15万元。

【法官点评】

功能性特征一直是专利理论研究和司法实践中的热点和难点。本案中,二审法院认为:

首先,并非只要是以功能或者效果进行限定的技术特征就必然是功能性技术特征,如果本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的,可以不认定其为功能性技术特征。

其次,涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征描述了阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系,限定了阀芯是在螺线管的作用下,接近或远离阀座,实现电磁阀的启闭。而根据SMC株式会社二审提交的新证据《中国电力百科全书(第二版)》所公开的电磁阀技术信息可知,“电磁线圈”相当于涉案专利的螺线管,“中间部件”相当于涉案专利的阀芯,“电磁线圈可接受运行人员或自动装置发出的指令励磁或失磁,磁芯受电磁线圈驱动;中间部件由磁芯带动,分直动式与先导式两种”相当于涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”。由于《中国电力百科全书(第二版)》为公开发行的书籍,且发行时间早于涉案专利的申请日,因此,其上记载的内容在本案的专利权利要求解释过程中应作为本领域普通技术人员所掌握的知识。由此,本领普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时,应当能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的,而无需再从专利说明书的具体实施例中了解相关技术信息从而获知其具体实施方式。

第三,被控产品的阀芯亦是在螺线管的驱动下接近和远离阀座,因此与涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一特征相同。由于被控产品的其余技术特征与涉案专利对应技术特征均相同,因此根据全面覆盖原则,被控产品落入涉案专利权的保护范围。如前所述,涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征不能限定为说明书的具体实施方式,因此神驰公司关于被控产品因缺少固定铁心而不落入专利权保护范围的抗辩理由不成立。

本案二审法院就司法解释所确立的功能性特征排除标准所作的进一步细化及具体操作方法,既接受了司法实践的检验,又拓宽了专利侵权案件的裁判思维和方法,取得了良好的法律效果和社会效果。

涉及职务发明认定的专利权权属纠纷案

一审案号:(2015)宁知民初字第130号

二审案号:(2016)苏民终988号

【裁判要旨】

在判定某一发明创造是否为职务发明时,应充分运用现有法律关于民事证据的相關规定来认定相关事实,即依照法定程序,全面、客观地审核证据,从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。在具体判断过程中,应遵循法官职业道德,运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断,并公开判断的理由和结果。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):南京麦澜德医疗科技有限公司(简称麦澜德公司)

上诉人(原审第三人):史某某、杨某某、周某、杨某

被上诉人(原审原告):南京伟思医疗科技股份有限公司(简称伟思公司)

伟思公司系一家专业从事医疗器械等产品的研发、生产、代理销售的企业。史某某、杨某某、周某均为伟思公司的前员工,分别为伟思公司研发部、产品部、质量部负责人。自2010年起,伟思公司先后申请了十多项专利,这些专利发明人中包括史某某、杨某某以及周某。2013年1月16日,麦澜德公司登记成立,经营范围与伟思公司基本相同,杨某为公司股东之一。麦澜德公司成立后,史某某、杨某某先后从伟思公司离职,并入职麦澜德公司工作至今。

2012年11月5日,杨某申请了名称为“一种阴道电极”、专利号为201210435831.2的发明专利(即涉案专利)。2013年9月13日,涉案专利申请人变更为麦澜德公司,2014年4月16日,该专利获得授权并公告,专利权利证书上记载发明人为杨某,权利人为麦澜德公司。伟思公司认为,杨某本身没有医疗器械行业从业以及相关研究的经历,涉案专利的实际发明人应为史某某、杨某某、周某。三人在伟思公司任职期间,受伟思公司的工作任务指派,长期利用公司的资金、场地、设备、原材料及不对外公开的技术资料进行与涉案专利有关的科研开发,因此涉案专利对应的技术成果属于以上三人在伟思公司工作期间的本职工作与工作内容,属于职务发明,其专利权应归伟思公司所有。麦澜德公司辩称诉争专利系由杨某完成,麦澜德公司从杨某处受让了该专利,史某某、杨某某、周某并非诉争专利的实际发明人,更与史某某、杨某某、周某在伟思公司处的职务无关,权属应归麦澜德公司所有。

南京中院一审认定:(一)杨某不具备研发涉案专利的工作经验、专业知识和研发能力,并非涉案專利的发明人;(二)涉案专利系史某某、杨某某和周某在伟思公司工作期间的职务发明,专利权应归伟思公司所有;(三)史某某、杨某某、周某等人的离职和跳槽行为早有预谋,三人为规避法律,以杨某的名义进行了专利申请,后再由杨某将该专利转让给麦澜德公司,利用公司法律人格独立的特点为己谋利。综上,南京中院一审判决涉案专利属于职务发明,专利权应归伟思公司所有。

麦澜德公司、史某某、杨某某、周某、杨某不服一审判决,向江苏省高院人民法院提起上诉。江苏高院二审驳回上诉,维持原判。麦澜德公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高院最终驳回了麦澜德公司的再审申请。

【法官点评】

本案中,江苏高院二审认为:

(一)我国专利申请过程中,并不对申请文件中所记载的发明人作实质性审查,专利证书上所记载的发明人仅是名义上的发明人,专利证书并不具有证明实际发明人的当然效力。但杨某就涉案专利的发明过程、专利申请、专利申请权转让的过程等所作陈述,或无确切证据予以证实,或无法得到事实的印证,甚至部分陈述之间相互矛盾,其对涉案专利所属领域的知识缺乏基本的了解,故难以采信其系涉案专利发明人的主张。

(二)涉案专利属于杨某某、史某某、周某等的职务发明,专利权应属伟思公司。首先,杨某某、史某某、周某应认定为涉案专利的实际发明人。一方面,正如一审判决所指出,根据史某某、杨某某、周某等人在伟思公司工作经历,三人均完全具备研发涉案专利的专业知识和研发能力,掌握了涉案专利核心技术,亦有利用伟思公司技术成果为己谋利的动机和故意。从涉案专利以及相关专利的申请信息亦可看出,涉案专利的完成与史某某、杨某某和周某等人具有密切关联。综上,史某某、杨某某、周某关于其并非涉案专利实际发明人的自我否认难以采信。

最高人民法院经审理后,也认同了二审法院的上述两项主张。

本案系涉及职务发明认定的专利权权属纠纷,其特殊性在于:诉争专利证书上记载的发明人并非原单位员工,而是与原单位没有关系的第三人,并且该第三人在提出涉案专利申请后,旋即将专利申请权转让给了第三人公司,也即本案被告。因第三人公司和名义发明人均与原告没有直接法律关系,故难以直接适用相关法律规定确定专利权归属,而需要结合《专利法》关于确认发明人身份和职务发明的相关规定予以判定。本案意义不仅在于对今后可能出现的同类型案件具有重要的参考作用,还在于其裁判尺度和结果充分体现了司法加强保护企业创新、引导创新主体诚信创业、公平竞争的态度,具有积极的社会效应。

“糖果玩具及其生产方法”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)粤知法专民初字第984号

二审案号:(2017)粤民终2294号

【裁判要旨】

在判断被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求技术特征是否构成相同或者等同特征时,应考虑涉案专利实际解决的技术问题即发明点所在。在确定发明点技术特征的含义时,不应超出发明点精神所限,以免给予权利人超出其贡献的保护。对于权利要求中的“非发明点”技术特征,在确定其含义时应当采用较为宽松的解释方法,通过说明书的整体内容理解权利人使用相关表述的真实意图,避免其含义被不当限缩从而导致发明创造不能获得保护。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):迈德乐(广州)糖果有限公司(简称迈德乐公司)

被上诉人(原审被告):东莞市金旺食品有限公司(简称金旺公司)、广州市好又多百货商业广场有限公司(简称好又多公司)

迈德乐公司是涉案专利为ZL97198936.2“糖果玩具及其生产方法”发明专利的权利人。迈德乐公司认为金旺公司生产、好又多公司销售的被诉侵权产品侵害其涉案发明专利权,诉至广州知识产权法院,请求法院判令金旺公司、好又多公司停止侵权行为;金旺公司赔偿迈德乐公司经济损失100万元和维权支出10万元等。

金旺公司答辩称,涉案专利产品的片型件只有泡沫糖和果胶这2种组成部分,而被诉侵权产品的每一个糖果层中除了果胶,还含有白砂糖、葡萄糖浆、明胶等,不落入涉案专利的保护范围,请求驳回迈德乐公司的诉讼请求。

一审法院认为:迈德乐公司请求保护涉案专利的权利要求1,根据涉案专利说明书的记载,“它(糖果玩具)是由许多基本上平行并列的且由泡沫糖和果胶构成的浇注片或片型件构成的”的表述方式可归类为封闭式权利要求,封闭式权利要求一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。被诉技术方案中与“果胶”对应的技术特征与之不相同也不等同,遂判决驳回迈德乐公司的诉讼请求。

迈德乐公司不服一审判决,提起上诉。

二审法院认为:被诉侵权产品具有涉案专利权利要求1中“果胶”的技术特征;无论是涉案专利权利要求的浇注法,还是被诉侵权技术方案的热熔法,均是对果胶、明胶等原料进行加热处理,属于相同的生产方法。因此,被诉侵权技术方案落入了迈德乐公司涉案专利权利要求1的保护范围。二审法院判决:撤销一审判决;金旺公司赔偿迈德乐公司经济损失和合理维权费用共计30万元;驳回迈德乐公司的其他诉讼请求。

【法官点评】

(一)解释权利要求中发明点与非发明点含义的规则

本案中,双方当事人争议最大的是被诉侵权产品是否具有与涉案专利权利要求1中“果胶”相同或者等同的技术特征的问题,要解决该问题,首先应当确定权利要求技术特征的含义,在此过程中应考虑涉案专利实际解决的技术问题即发明点所在。在确定发明点技术特征的含义时,不应超出发明点精神所限,以免给予权利人超出其贡献的保护。与之相应,对于权利要求中的“非发明点”技术特征,在确定其含义时应当采用较为宽松的解释方法,通过说明书的整体内容理解权利人使用相关表述的真实意图,避免其含义被不当限缩从而导致发明创造不能获得保护。根据涉案专利说明书的记载可以确定,涉案专利权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是简化糖果玩具的生产复杂性,而不降低其可玩性,这是涉案专利的发明点所在,而这也正是被诉侵权产品通过结构设计而达成的目的。相对来说,涉案专利权利要求中泡沫糖和果胶的成分并非其发明点所在。

(二)对于权利要求的含义,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技術人员的通常理解进行确定

在解释本案专利权利要求中的“果胶”的含义时,因涉案专利权利要求及说明书、附图均没有明确“果胶”的含义,而参考涉案专利的同族专利。根据《食品工业》2009年第1期“凝胶剂性能与凝胶软糖(3)”一文的介绍,在使用果胶原料生产果胶软糖时,需要加入一定的糖和酸等物质。综上,本领域的普通技术人员通过阅读说明书及附图后可以确定涉案专利权利要求中的“果胶”指的是含有水果味的凝胶糖,应允许加入符合国家食品安全的葡萄糖浆、白砂糖、用于控制PH值的缓冲盐等添加剂或者物质。虽然被诉侵权产品的配料虽增加各种成分物质,但没有因此而改变含有水果味的凝胶糖的物理属性和结构,仍然属于涉案专利权利要求中片形件由“果胶”和“泡沫糖”构成的技术特征。因此被诉侵权产品具有涉案专利权利要求1中“果胶”这一技术特征。在“果胶”的成分并不确定的情况下,即使认为上述表述为封闭式限定也不能产生排除明胶成分的效果。

关于被诉侵权产品各层是否系由浇注生产法或与之等同的方法连接的问题。根据《食品工业》2009年第3期“凝胶剂性能与凝胶软糖(5)”一文的介绍,在使用明胶制作软糖时,同样需要对其进行加热处理。无论是涉案专利权利要求的浇注法,还是被诉侵权技术方案的热熔法,均是对果胶、明胶等原料进行加热处理,属于相同的生产方法。

本案明确了在判断被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求技术特征是否构成相同或者等同特征时,对涉案专利权利要求的发明点与非发明点的含义进行解释的规则,确保专利权人所获得的保护与其技术贡献相匹配,从而有力地鼓励创新、保护创新。

“隐藏式门铰链”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)粤知法专民初字第2333号

二审案号:(2017)粤民终973号

【裁判要旨】

若专利权利要求书记载了多个发明目的不完全相同技术方案,那么,在解释其技术方案当中的技术特征时,应当结合权利人在具体案件中请求保护的权利要求的技术方案所要实现的发明目的,来解释该技术方案中的技术特征。

【案情介绍】

被上诉人(原审原告):西蒙斯工厂有限公司(简称西蒙斯公司)

上诉人(原审被告):东莞市神冈精密五金电子有限公司(简称神冈公司)

西蒙斯公司系ZL200910212035.0“隐藏式门铰链”发明专利的专利权人。西蒙斯公司发现神冈公司制造、销售侵害其专利权的产品,取证后起诉至法院,要求神冈公司停止侵权、赔偿损失。一审法院认为神冈公司制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品,判决该公司赔偿西蒙斯公司经济损失(包括合理费用)25万元并驳回西蒙斯公司的其他诉讼请求。神冈公司不服并上诉。

二审法院认为,本案专利权利要求书记载了多个技术方案,不同的技术方案实现的发明目的不完全相同。西蒙斯公司在本案中请求保护的是权利要求1记载的技术方案,在解释该技术方案当中的技术特征时,应当结合权利要求1技术方案所要实现的发明目的。本案专利发明目的,是通过设置可分离式的连接元件,来适应不同长度的门铰链结构,而连接元件两端的叶片端部的组件模块化,并可以适应不同长度和门铰链结构的连接元件,从而使制造简便和经济。本案专利权利要求1记载:“叶片端部各自均包括相应的支撑件和插入件”。“支撑件”在整个技术方案当中所发挥的功能是与“插入件”相互配合以支撑接头组件,而从发挥该功能来看,只要“叶片端部”中包含有“插入件”和“支撑件”两部分部件,即可完成这一技术功能,并不需要分离出“支撑件”“插入件”和“叶片端部的其他部分”三个部件来。神冈公司提出的“叶片端部”与“支撑件”“插入件”部件应当被限定为三个分离部件的主张,依据不足。

另外,涉案专利权利要求9的附加技术特征描述:“所述叶片端部的一个叶片端部中设置有用于沿第二水平方向(Y)调整所述门板的调整装置”。也即是,实现门板(即铰链)在Y方向移动的功能,是由附加技术特征9的调整装置来完成的,而不是由其他部件包括“支撑件”来完成的。西蒙斯公司在本案中请求保护的是权利要求1,对于权利要求9所实现的技术功能,不能用于解释或者限定权利要求1描述的技术特征。神冈公司上诉认为权利要求技术特征应当被解释为“支撑件”与“叶片端部”分离才能实现设置调整件发明目的的主张,依据不足。

综上,被诉侵权产品一个叶片端部中设置有分离式的“支撑件”,该项技术特征亦属于本案专利技术特征限定的范围,构成相同技术特征。据此,二审法院驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

在侵害发明专利权纠纷案件中,被诉侵权技术方案是否落入权利人专利权保护范围是常见的争议焦点。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”。

在某些特殊情况下,如专利权利要求书记载了多个发明目的不完全相同技术方案时,应当如何解释权利要求书中记载的技术特征,通常是判断被诉侵权技术方案是否落入权利人专利权保护范围的关键问题。对此,在解释专利技术方案当中的技术特征时,应当结合权利人在具体案件中请求保护的权利要求的技术方案所要实现的发明目的,来解释该技术方案中的技术特征。

采煤技术职务发明专利纠纷案

一审案号:(2017)黔01民初407号

二审案号:(2017)黔民终689号

【裁判要旨】

当适用《专利法》判定侵权行为的结论将导致当事人之间权利、义务出现明显失衡,而又缺乏相应的具体的衡平条款时,可直接依据公平原则加以调整;且在涉及职务发明时,基于“举轻以明重”的法律解释方法,可以适当参考《合同法》《著作权法》中的相关规定。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):耿学文

被上诉人(原审被告):贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿(简称火烧铺矿)

原告系火烧铺矿采煤副矿长,2008年在开采该矿17号煤层时口头向煤矿提出针对该煤层情况的特殊开采技术方案设想,煤矿遂成立由原告带领的技术方案研发小组对方案加以研究和完善,并生产、安装方案中包含的技术设备。2008年8月至11月设备陆续安装使用,节省了人力并提高了产煤效率。为此,该矿对包括原告在内的研发小组成员给予了经济奖励。此后,煤矿放弃对该技术方案申请专利的权利,告知原告可自行申请。原告于2009年10月9日向国家知识产权局提出专利申请,国家知识产权局于2011年5月25日正式授予原告该技术方案的发明专利权。在本案诉讼过程中,煤矿对该专利的权属并无异议。

原告认为,在其取得专利权后,煤矿无视专利权的存在,继续实施该专利,并拒绝与原告签订专利实施许可合同及支付报酬,已构成对原告专利权的侵犯,故诉至法院,请求判令被告停止使用属于原告的专利技术进行生产,并赔偿原告经济损失。

一审法院认为,被告在2008年即开始实施涉案专利技术方案,早于该专利的申请日,至今仍在原有范围内继续使用,故其提出的先用权抗辩成立。据此,一审法院判决驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决提出上诉,并提交新证据证明被告对涉案专利技术方案的使用现已超出原有使用范围,被告对此予以认可,但辩称原告申请专利的权利系单位让与原告。

二审法院认为,被告在将申请专利的权利无偿让与原告后,有权在业务范围内继续自行使用该专利方案,包括制造和使用专利产品。据此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

根据《专利法》第六十九条第二项及相应司法解释的规定,被告现已超出使用涉案专利方法的原有范围,其主张的先用权抗辩不再成立,继而构成侵权,但如此认定将造成双方当事人间权利和义务明显失衡。“法是善良和公正的艺术”,为权利创设付出良多却又无偿让与权利者的贡献者,不应反受该权利所责难。因当事人间权利、义务关系是由合同创设,故可根据《民法总则》和《合同法》中关于公平原则的規定,对本案双方当事人间的合同进行修补,即认为其中即使不包含对限制转让、利益共享、许可他人使用等的约定,至少也应包含单位可自己实施该专利的默示条款;同时为平衡双方利益,最大限度尊重民事主体意思自治与当事人合法权利,此处实施专利的方式应限于单位自行制造、使用,不包含销售、许诺销售和许可他人使用等方式。

本案的情况虽在《专利法》中缺乏对应规定,但在我国《合同法》《著作权法》等现行的其他法律法规中却可以找到调整类似情形的条款。具体而言,较之合作开发的发明创造和一般职务作品而言,职务发明创造中对本单位物质技术条件的利用往往会更多,单位的投入也会更大。参照法律对合作开发的发明创造和一般职务作品的规定,“举轻以明重”,对职务发明更应至少给予同等对待。

此外,本案所确定的裁判规则并没有对权利人的合法权益造成不合理侵害,因为被告对技术研发做出了大量投入,而原告却无偿获得了该项技术的专利权,其中的价值已远大于原告的许可费收益;该裁判规则只是特例,仅能够在极其有限的情况下使用;该规则不会妨碍专利技术的正常使用,其既不会影响权利人自行使用,也不会给权利人许可他人使用及收取许可费造成障碍。

“散装饲料罐”恶意专利侵权诉讼纠纷案

一审案号:(2015)沪知民初字第682号

【裁判要旨】

恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷本质上属于侵权纠纷,可以参照民事侵权责任的构成要件进行分析,即行为的违法性、主观过错、损害与因果关系。恶意体现为直接故意,其关键在于是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。认定知识产权恶意诉讼的侵权责任,不能拘泥于行为的形式是否合法,而应深层次地考量行为人行使诉权有无合法的依据和合理的诉讼理由。

【案情介绍】

原告:大创精密设备(安徽)有限公司(简称大创公司)

被告:上海百勤机械有限公司(简称百勤公司)、上海鑫百勤专用车辆有限公司(简称鑫百勤公司)

百勤公司系名称为“散装饲料罐”的实用新型专利的专利权人,鑫百勤公司系名称为“适用于饲料螺旋叶片输送装置的中间支承机”的实用新型专利的专利权人。鑫百勤公司为被告百勤公司的全资子公司,百勤公司许可鑫百勤公司实施其“散装饲料罐”实用新型专利权。2015年1月12日,鑫百勤公司以大创公司销售的散装饲料罐侵犯其上述两项实用新型专利权,向法院提起2015沪知初字第13号案件(简称13号案)诉讼。审理中,鑫百勤公司认可其在13号案诉讼期间向工信部反映了大创公司侵犯其知识产权的事实。2015年9月18日,专利复审委宣告上述两实用新型专利无效。后鑫百勤公司于2015年10月26日向法院申请撤回13号案件的起诉。

大创公司认为,两项专利使用的技术均为公知技术,百勤公司和鑫百勤公司滥用知识产权,利用非正常专利申请取得实用新型专利,并恶意提起知识产权诉讼,致使大创公司至今未获散装饲料车生产资质,两年来无法正常经营,造成了巨大的经济损失。据此向上海知识产权法院起诉,请求判令:确认被告为恶意提起知识产权诉讼并赔偿原告经济损失90万元。

百勤公司、鑫百勤公司辩称:第一,涉案两项实用新型专利所涉技术不属于现有技术,因而不是原告所谓的“恶意”申请专利;第二,两被告在收到两项专利无效宣告请求审查决定书后,及时撤诉,没有进行恶意诉讼;第三,大创公司未能举证证明其没有获得工信部颁发的生产资质是由于13号案件诉讼造成的;第四,大创公司未能举证证明其因无法取得生产资质导致的实际损失。两被告请求驳回大创公司的全部诉讼请求。

法院认为:首先,13号案件所涉及的两项专利虽然被专利复审委员会宣布全部无效,但原告提供的证据不足以证明两专利技术在申请时即属于现有技术,亦不足以证明两被告是在明知专利技术为现有技术的情况下恶意申请了两项专利。

其次,鑫百勤公司依据合法有效的专利权起诉原告有正当理由,应视为对诉权的合法行使,且在国家知识产权局作出无效宣告的决定后,鑫百勤公司即向法院提交了撤回起诉的申请。原告提供的证据亦不足以证明鑫百勤公司提起13号案件专利侵权诉讼具有恶意。

再次,鑫百勤公司在提起13号件案后,向工信部反映了大创公司侵犯其知识产权的情况,但该行为本身并不存在违法之处,据工信部记载,工信部不予批准大创公司散装饲料车产品的准入许可的原因并非完全基于13号案件。故现有证据不足以证明大创公司未获得相关产品的准入许可与鑫百勤公司提起13号案件有因果关系,大创公司所主张的其因13号案件导致工信部未批准大创公司散装饲料车生产资质的主张不能成立。

上海知识产权法院作出一审判决,驳回大创公司的全部诉讼请求。一审判决后,双方当事人均未上诉,案件已经生效。

【法官点评】

在知识产权恶意诉讼的认定方面,可以参照民事侵权责任的构成要件进行分析。目前对于民事侵权责任的构成要件,我国学界普遍赞同的是四要件说,即可归责之意思状态、违法性之行为、损害之发生、行为与损害之因果关系四个方面。

首先,知识产权恶意诉讼的主观要件,即恶意的认定。判断当事人是否恶意提起知识产权诉讼,关键在于当事人是否明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据,是否具有侵害对方合法权益的不正當诉讼目的。

其次,关于违法性行为,知识产权人提起侵权诉讼的权利是否合法有效是判定有无客观基础的关键。比如专利申请过程中专利权人是通过向专利局欺诈取得的专利权,或是使用已经无效的过期专利,或者隐瞒影响客观合理基础理由成立的其他信息的,均可以认为无客观基础的理由。

在恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷中,还要考虑损害结果和因果关系。需要明确的是,此类侵权行为,相对人所受到的侵害并非由行为人的违法行为直接造成,而是行为人利用诉讼的方式通过法院的否定性评价使相对人的合法权益间接地遭受损害。

知识产权恶意诉讼是一种民事侵权行为。恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷是2011年最高人民法院修改案由中新增的一种案由类型。我国目前对于恶意诉讼的法律规定不明确,仅有《民法通则》第106条第2款关于侵权的一般性规定可以适用于恶意提起知识产权的侵权行为。此外,《专利法》第47条第2款对恶意诉讼的专利权人规定了一定程度的惩罚措施。

本判决从涉案专利权利基础、行为的违法性、因果关系等角度对被告提起专利侵权的行为进行了分析,对于鑫百勤公司的恶意以及大创公司所主张的损害结果与专利侵权纠纷案件之间不具有因果关系进行了充分的论证与说明,最终驳回了大创公司的全部诉讼请求。本案的意义在于梳理了恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷案件的审理思路,对于今后类似案件的审理具有借鉴意义。

专利转让合同被撤销后

专利“追溯性”侵权行为纠纷

一审案号:(2017)苏01民初518号

【裁判要旨】

专利权受让人依法办理专利权变更登记后,基于对自身专利权人身份的正常信赖,实施相应专利的行为具有正当性与合理性。当专利权转让合同的出让方进入破产程序,其破产管理人以专利权转让价格明显不合理为由提起合同撤销之诉,且该诉讼请求依法获得支持后,专利权受让人在受让并成为专利权人且专利权转让合同尚未被依法撤销期间的专利实施行为,不会因为前述专利权转让合同的撤销而追溯性成为专利侵权行为。

【案情介绍】

原告:南京九竹科技实业有限公司(简称九竹公司)

被告:南京厚和机电科技有限公司(简称厚和公司)

2014年,厚和公司基于其与专利权人九竹公司签订的专利权转让合同,变更登记成为涉案专利权人。2015年,九竹公司进入破产重整程序,其破产管理人依据《破产法》,以专利权转让价格明显不合理为由申请撤销上述专利权转让合同。2016年8月,南京市中级人民法院判决支持九竹公司破产管理人的诉讼请求。2016年12月,江苏省高级人民法院对南京市中级人民法院的上述判决作出维持判决。2017年2月,九竹公司重新变更登记成为涉案专利权人。2017年3月,九竹公司对厚和公司于2016年8月、10月制造、销售的被控侵权产品进行了公证证据保全。九竹公司认为,专利权转让合同被依法撤销后自始无效,遂主张厚和公司2016年8月、10月制造、销售被控侵权产品的行为侵犯了其涉案专利权,要求厚和公司停止侵权,并赔偿损失100万元(另主张合理费用206600元)。本案审理过程中,九竹公司明确在本案中仅主张专利侵权法律关系。

南京市中级人民法院经审理认为,从九竹公司与厚和公司签订涉案专利权转让合同这一行为事实来看,厚和公司在受让合同约定的专利权后当然可以实施,九竹公司对此应当明确知晓且主观上同意。九竹公司的破产管理人虽提起了撤销涉案专利权转让合同的诉讼,但该诉讼行为代表的是破产债权人的意志而非九竹公司的意志,其实质是破产债权人对债务人不当处分自身财产权利的干预,撤销事由不以当事人的主观状态为前提,不能认定涉案专利权转让合同的签订本身违反了九竹公司与厚和公司的真实意思表示,且这种干预还受到相应诉讼结果的影响。故在涉案专利权转让合同被依法撤销之前,厚和公司基于对自身已经取得涉案专利权并已办理变更登记的正常信赖而实施相应专利的行为具有合理性与正当性。综上,涉案专利权转让合同的撤销,尽管可以追溯性视为厚和公司自始未取得涉案专利权,但不能追溯性否定厚和公司在受让专利权期间实施该专利的正当性。在没有证据证明厚和公司受让并实施涉案专利具有主观恶意的情况下,该行为不应被认定为专利侵权行为。故九竹公司在本案中的侵权主张不能成立。

最终,法院驳回了原告的诉讼请求。

【法官点评】

以专利权转让合同作为依据继受取得专利权,是专利权流转的重要方式与手段。其间,合同的有效性对专利权实体权利的流转影响重大。而影响合同有效性的因素多种多样,其中既有并不违背当事人真实意思但因损害第三人利益而影响合同效力的情形,也有违背当事人真实意思而导致合同无效或可撤销的情形,还有虽然违背专利权人真实意思表示,但专利受让人善意受让并实施专利的情形。对于各种不同的情形,在认定合同无效或者认定合同应当撤销后,如果原专利权人就专利受让人特定期间内实施专利的行为提起专利侵权诉讼,则首先应当认定专利权回复到专利权转让合同履行前的初始状态;其次,应当认定专利权的受让人自始没有取得相应的专利权;再次,应当按照专利侵权的行为构成要件对专利侵权诉请作出判定。在判定是否存在专利侵权行为时,专利实施行为是否违背专利权人的主观意愿系审查重点。当可以认定或能够推定相应的专利实施行为并不违背专利权人的主观意愿时,只要该行为符合诚实信用的基本原则,则原则上不应认定该行为构成专利侵权。

对于专利权转让合同被认定无效或被依法撤销后,是否存在损害赔偿、利益补偿或不当得利返还的问题,应当结合当事人的诉讼请求,以及双方举证情况确定具体的法律关系,并加以综合判定。

此外,对于采用与专利权行政管理相类似方式的商标权而言,当商标权转让合同被认定无效或被撤销后,原商标权人诉称商标受让人特定期间内的商标使用行为构成商标侵权时,可以借鉴上述专利权转让合同被撤销或被认定无效后,相应期间的专利实施行为是否构成专利侵权的处理思路与方法作出处理。

飞利浦“空气导向构件”专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)深中法知民初字第1043号

【裁判要旨】

专利法上设置禁止反悔规则,将专利权人在专利授权或者无效宣告程序中通过修改或者意见陈述书中表明的不属于专利权保护范围的内容,在专利诉讼中也禁止纳入专利权保护范围,并在上述规定的基础上增加了明确否定要件作为禁止反悔原则的例外情况。功能性特征限定为说明书和附图描述的实现该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,并且等同认定的尺度适当从严,与专利侵权比对中对结构特征的等同认定标準不同。

【案情介绍】

原告:飞利浦优质生活有限公司(简称飞利浦公司)

被告:余姚威锋电器有限公司(简称威锋公司)、慈溪市兆丰电器有限公司(简称兆丰公司)、深圳市怡然居家居用品有限公司

原告飞利浦公司获得涉案发明专利的排他许可实施权,并获得专利权人授权,可以自己的名义对侵害涉案专利的行为采取法律行动主张并获得赔偿,就飞利浦公司提出的诉讼请求范围,专利权人不再提起诉讼。飞利浦公司在京东电子商务网站的山本品牌专营店中购买到被控侵权产品“山本空气炸锅(型号SB-001)”,其上标有“山本SHANBEN”注册商标。原告主张,被控侵权产品底部的圆形环状突起和专利说明书中的“空气导向构件”结合附图1,与涉案专利的权利要求1、权利要求9、权利要求10中的技术特征F、G中的“空气导向构件”构成等同的实施方式,被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围,故诉至深圳市中级人民法院,请求法院认定被告侵害了其发明专利权。

深圳中院一审认定:被诉侵权产品的技术特征缺少涉案专利权利要求记载的一个以上的技术特征,不能构成等同,未落入涉案专利的保护范围。综上,深圳中院判决驳回了飞利浦公司的诉讼请求。

【法官点评】

本案中,两被告抗辩称,涉案专利专利权人在无效请求审查程序中的陈述是对热辐射装置的位置进行了缩限性陈述,并导致放弃了热辐射位于食品制备室上方的技术方案,故而本案应当适用禁止反悔原则。法院则在一审中明确,权利人为了应对专利授权确权程序中权利有效性受到挑战而做出的放弃,且该放弃被采信,才导致禁止反悔规则的适用。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称《解释(二)》)第十三条规定,不应当对涉案专利的专利权人的上述陈述适用禁止反悔原则。

功能性技术特征的解释和禁止反悔原则(技术方案的放弃)是目前专利侵权审判实务中的难点。本案判决对如何处理和认定功能性技术特征的保护范围以及技术方案的放弃这两大疑难问题进行了有益的探索:

(一)本案的裁判文书准确理解与适用了民事法律及相关司法解释。《专利法》设置禁止反悔原则,规定在专利授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述书中表明的不属于专利权保护范围的内容,在专利诉讼中也禁止纳入专利权保护范围,并在上述规定的基础上增加“明确否定”要件作为禁止反悔原则的例外情况。本案从立法背景和目的上准确理解并适用了《解释(二)》第十三条的规定,并对其中的“限缩性修改或者陈述被明确否定的”准确含义进行了分析,增强了该法条的可操作性;

(二)关于功能性技术特征的解释,本案的裁判文书按照《解释(二)》的规定不再采用“二次等同”理论,亦即,功能性特征限定为说明书和附图描述的实现该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,而非所有能够实现所述功能的实施方式,在以具体实施例为基点的“一次等同”之后,功能性特征的保护范围即已划定,不能再次适用“等同”理论。

本案系飞利浦公司与国内小家电企业的发明专利之争,其审理妥善地处理了该行业专利纠纷,特别对相关技术问题进行了详细分析和准确判断,取得了良好的社会效果,对将来类似案件的处理也具有现实性的指导作用。

华为诉三星侵害发明专利权纠纷案

一审案号:(2016)闽05民初725号

二审案号:(2017)闽民终501号

【裁判要旨】

在确定侵权赔偿数额的过程中,法院责令被告提供相应的销售数据及利润率,在被告拒不提供的情况下,积极运用证据规则,在原、被告均未能确切证明权利人的实际损失和侵权人因侵权行为所获得的非法利润的情况下,主动适用《专利法》关于保护专利人合法权利的原则,综合考虑涉案专利的创新程度、被告的主观恶意、销售规模、销售金额、所得利润等相关情节,可以在法定赔偿最高限额以上合理酌定赔偿数额。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):惠州三星电子有限公司(简称惠州三星公司)、天津三星通信技术有限公司(简称天津三星公司)、三星(中国)投资有限公司(简称三星(中国)公司)、福建泉州市华远电讯有限公司(简称泉州华远公司)、泉州鹏润国美电器有限公司(简称泉州国美公司)

被上诉人(原审原告):华为终端有限公司(简称华为公司)

原告华为公司成立于2003年12月24日,其核心业务为消费者业务,产品覆盖手机、移动宽带及家庭终端。2010年1月28日,原告华为公司就“一种可应用于终端组件显示的处理方法和用户设备”的技术方案向国家知识产权局提出发明专利申请。2011年6月15日,该申请被授予发明专利,专利号为ZL201010104157.0(简称涉案专利),原告华为公司按规定缴纳了专利年费。目前,该专利尚处于有效状态。通过市场调查,原告认为分别由被告惠州三星公司、天津三星公司生产的23款手机及平板电脑等移动终端侵犯了其涉案专利,并于2016年4月5日至7月13日,通过公证购买的方式先后在泉州国美公司、泉州华远公司的多家门店以及淘宝网站购买了上述涉案移动终端。涉案专利共有16项权利要求,原告华为公司明确以权利要求1、4、5、6、9、12、13、14作为本案主张权利的依据,为了维护自身的权利,原告遂诉至法院。

审理过程中,被告提出了现有技术及抵触申请的抗辩,经比对,被告主张现有技术或抵触申请并据此提供的证据材料中,未有一项现有技术或抵触申请可以揭示被控侵权产品所实施技术方案的全部技术特征,且与被诉侵权技术方案均具有实质性差异,被告的现有技术、抵触申请抗辩均不成立。

综上,泉州中院遂判决被告惠州三星公司、天津三星公司、三星(中国)公司、泉州国美公司、泉州华远公司立即停止侵权,惠州三星公司、天津三星公司、三星(中国)公司连带赔偿原告经济损失8000万元。

该案宣判后,被告惠州三星公司、天津三星公司、三星(中国)公司不服提起上诉。二审法院判决驳回上诉,基本维持一审判决。现该案已执行完毕。

【法官点评】

本案是泉州中院民三庭成立以来受理的标的额最大的专利案件,也是华为终端公司在全国系列维权案中第一个宣判的案件,受到了社会各界的高度关注以及媒体的广泛报道。

本案作为移动通信技术领域的专利纠纷案件,与同类型案件相区别的最大特点在于,大多数通信技术领域的专利案件涉及的主要是标准必要专利,涉案专利属于移动终端制造过程中所必须采用的。而本案涉案专利是移动终端用户图形操作界面的框架性核心专利,能带来差异化的用户操作体验,且涉案专利属于非标准必要专利,在移动终端的制造过程中并非必须采用,惠州三星公司、天津三星公司、三星(中国)公司等三被告作为位居全球智能移动终端前列的制造商,在制造、销售的众多型号的智能移动终端产品中,均使用了本案涉案专利的技术方案,可见该专利的市场认可程度极高。而且,华为终端公司是世界通讯设备巨头华为技术有限公司的关联公司,三星投资公司亦是世界通讯设备巨头,在移动通讯业界均有举足轻重的地位和影响。

移动通讯业界作为信息化、智能化高速发展的风向标,该领域的核心专利在企业的战略资源中具有极高价值,在国家知识产权战略中亦发挥着重要作用。上述专利纠纷的裁判,对于确定移动通信领域的技术规则、行为规范以及引导市场竞争秩序具有典型意义。

在本案的审理过程中,原、被告双方均提交了大量的证据,对证据的审核需花费大量的时间。此外,在技术比对的部分,需对原告提交的23款移动终端逐一进行比对,并且对被告提出的13项现有技术、抵触申请抗辩进行审查,所涉及的工作量亦极其庞大。在保障各方当事人的程序权利的前提下,我院采取“庭前会议陈述+书面意见补充”及“庭前证据互换+庭审审理补充”的方式,积极主动地引导双方当事人围绕争议焦点、核心问题开展证据审查和技术对比,有效地提高了案件审理效率。

在确定停止侵权的具体形式的过程中,本院结合本案系方法专利侵权、作为侵权行为载体的移动终端与其所搭载的方法专利具备可分离的特性,在判令被告停止制造、许诺销售、销售搭载涉案专利技术方案的移动终端的同时,进一步要求其停止在移动终端的操作系统中搭载实施涉案专利的图形用户界面,確保了判决的可执行性。

在确定侵权赔偿数额的过程中,本院责令被告提供相应的销售数据及利润率,在被告拒不提供的情况下,积极运用证据规则,将原告提交的IDC数据、三星电子株式会社2015年财报作为裁量被告销售数量、销售所得的基准,并参考被告提供的工信部调查数据估算出被告销售利润的数量,为确定判赔数额打下坚实的基础。同时,在原、被告均未能确切证明权利人的实际损失和侵权人因侵权行为所获得的非法利润的情况下,主动适用《专利法》关于保护专利人合法权利的原则,综合考虑涉案专利的创新程度、被告的主观恶意、销售规模、销售金额、所得利润等相关情节,在法定赔偿最高限额以上合理酌定8000万元的赔偿数额,体现了知识产权司法保护的有力保障。

“打包机的卡带机构”发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)浙台知民初字第372号

二审案号:(2017)浙民终286号

【裁判要旨】

权利要求书的作用在于界定专利权的保护范围。原告不能以自己撰写错误为由,随意更改自己的保护范围,不当获得权利要求本不应该涵盖的保护范围,影响社会公众的利益。

当本领域普通技术人员对权利要求相关表述的含义可以清楚确定,且说明书又未对权利要求的术语含义作特别界定时,应当以本领域普通技术人员对权利要求自身内容的理解为准。专利申请的撰写者既然有意选择不同术语或者有意使用该术语,则表示该术语应有其不同含义或者独立含义,除非说明书对此给出了明确的、相反的指示。

【案情介绍】

上诉人(原审原告):杭州永创智能设备股份有限公司(简称永创公司)

被上诉人(原审被告):台州旭田包装机械有限公司(简称旭田公司)、上海朝田包装机械有限公司、东莞市旭田包装机械有限公司

发明人罗邦毅是名称为“打包机的卡带机构”、专利号为200410033143.9(即涉案专利)的发明专利权人。2011年12月7日,永創公司受让了上述专利。永创公司认为旭田公司的一款打包机产品侵犯了其涉案专利权,于是,2015年3月18日,永创公司委托代理人到旭田公司厂区内购买被诉侵权打包机两台,并到“2015中国国际瓦楞展”上对旭田公司的展位等进行了拍照,取得了收据、产品目录及名片等证据。同年4月22日,永创公司向上海市东方公证处申请对其取货过程进行了公证保全。

此后,永创公司以侵害发明专利权为由将旭田公司诉至浙江省台州市中级人民法院。台州中院一审认定被诉侵权技术方案未落入涉案专利的权利要求保护范围,判决驳回原告的全部诉讼请求。永创公司不服,上诉至浙江省高级人民法院法院。浙江省高级人民法院法院二审驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

一审庭审中,永创公司主张以涉案专利的权利要求1和3确定其保护范围。上述权利要求1其中的一项技术特征记载为:“在大摆杆上设有轴承套、滚针轴承架和传动轴承架……传动轴承架上设有传动轴承。”该项技术特征在说明书的发明内容及实施例中均有完全相同的记载,但在说明书附图中,设有传动轴承的传动轴承架并未设置在大摆杆上,而是设置在了拨杆上。永创公司主张权利要求及说明书均系撰写错误,传动轴承架只能设置在拨杆上,设置在大摆杆上无法实现其发明目的。被告则认为权利要求与说明书相一致,并无明显撰写错误,且传动轴承架设置在大摆杆上,也可实现机械运动,不能唯一被解释为只能设置在拨杆上。

一审法院认为,本案的争议焦点为关于“在大摆杆上设有传动轴承架”的解释、“拨杆的上端固接有拨销”中“固接”的解释以及被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。法院在审理过程中明确:

(一)传动轴承架设置在大摆杆上的技术特征是清晰的,不存在任何歧义,传动轴承架设置在大摆杆上的卡带机构在技术上也是可以实现的。

(二)本案专利权利要求中的“在大摆杆上设有传动轴承架”是清楚的,权利边界是清晰的,原告不能以自己撰写错误为由,随意更改自己的保护范围。

(三)涉案专利说明书对“固接”并没有做出特别的界定,则此时应当以本领域普通技术人员对权利要求自身内容的理解为准。结合公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解,“固接”只能依照被告方观点解释为“固定连接”。

(四)被诉侵权技术方案缺少涉案专利权利要求1记载的技术特征,且涉案专利权利要求3直接引用权利要求1,故而被诉侵权技术方案未落入原告专利权保护范围,被告不构成对原告专利权的侵害。

二审法院认为:

(一)对权利要求撰写错误进行修正,应仅限于权利要求撰写明显错误的情形,即对于本领域技术人员来说,根据所具有的普通技术知识在阅读权利要求后能够立即发现某一技术特征存在错误,同时结合阅读说明书及附图的相关内容即能确定其唯一正确答案。本案既不存在权利要求撰写明显错误的情形,也不存在本领域技术人员阅读说明书即能得到“传动轴承架必须设置在拨杆上才能带动拨杆摆动”这一唯一正确解释的情形。依照专利权有效原则,应以权利要求字面含义所确定的保护范围为准,以维护权利要求公示性这一基本导向。

(二)将被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求1进行比对,前者在大摆杆上并不设有传动轴承架,传动轴承架设置在拨杆上,显然被诉侵权技术特征缺少涉案专利权利要求1记载的该项技术特征,根据全面覆盖原则,被诉侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围,不构成侵权。

本案判决注重专利权人和社会公众利益的平衡,做到宽严有度。在权利要求范围的界定上,对当事人以撰写错误为由不正当地扩大保护范围的行为作出了严格限定,对于同类案例具有一定的指导意义。

“保温水瓶(希悦—8P)”外观设计专利侵权纠纷案

一审案号:(2016)浙10民初508号

【裁判要旨】

本案在侵权判断过程中,以在先设计中披露的设计特征,结合本领域显而易见的公知常识,剔除掉涉案授权外观设计设计特征中不属于区别于在先设计的可识别性创新设计部分,归纳原告涉案授权外观设计相对于在先设计的区别设计特征。被诉侵权产品虽基本再现了上述两项区别设计特征,但在非区别设计特征部分存在较多区别点,且上述区别点位于产品正常使用时容易被直接观察到的部位,足以使两者在整体视觉效果上产生明显差异时,应当以一般消费者的视角,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,得出是否近似的结论。此外,在专利侵权判定中,将被告在抵触设计抗辩中提交的在先设计作为认定原告涉案专利创新性设计要点的参考,是合理且必要的。

【案情介绍】

原告:浙江希乐工贸有限公司(简称希乐公司)

被告:浙江佳康不锈钢制品有限公司(简称佳康公司)

希乐公司为专利号为ZL201330452843.1、名称为“保温水瓶(希悦—8P)”的外观设计专利(即涉案外观设计专利)的专利权人。该专利申请日为2013年9月23日,并于2014年4月23日获公告授权,目前处于有效状态。该专利属于形状和图案相结合的外观设计,其设计要点在于形状。希乐公司经调查,认为佳康公司制造、销售的“JKL-F80S”型号保温瓶落入了原告涉案外观设计专利权的保护范围。2016年6月12日,希乐公司委托代理人向浙江省台州市正立公证处申请公证保全证据,对其从佳康公司的阿里巴巴网店上购买的被诉侵权产品进行了拍照、密封、加贴封条。台州市正立公证处为此出具了(2016)浙台正证字第3957号、第4056号公证书。之后,希乐公司将佳康公司起诉至浙江省台州市中级人民法院。

台州市中级人民法院经审理认为:被诉侵权产品外观设计与涉案外观设计专利既不相同也不近似,未落入其权利保护范围;本案被告人提交的在先设计与被诉侵权外观设计既不相同也不相近似,被告的抵触申请抗辩不成立。

【法官点评】

本案的典型之处在于,涉案授权外观设计区别于在先设计的区别设计特征是较为细微的,被诉侵权产品在整体形状上的差異,超过了创新性设计要点对整体视觉效果带来的影响,宜认定为未落入专利权保护范围。在侵权判断中,在着重考虑区别设计特征的基础上,应当兼顾包括非区别设计特征在内的所有设计特征,以外观设计整体视觉效果进行综合判断。另外,本案还探讨了被诉侵权人在抵触设计抗辩中提供的证据能不能经过评判审查被认定为最接近在先设计,从而作为认定原告涉案专利创新性设计要点参考的问题。

(一)覆盖了全部创新性设计要点是否一定构成侵权

2009年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条明确了判断外观设计的设计方案是否相同或者近似的基本规则,即应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。在审判实践中,被诉侵权产品与授权外观设计完全相同的情况较为少见,出现这种情况在比对中双方也容易达成认知一致。因此,对于更为常见的被控侵权产品与授权外观设计并不完全相同的情况下,对两者之间差异的分析认定更为重要,对该差异的大小和性质的判断,是认定侵权行为成立的前提条件,即对于“实质性差异”的掌握尺度,实际上成为决定外观设计专利权保护范围大小最为重要的因素。

本案中,被控侵权产品覆盖了涉案外观设计专利的所有设计要点,但其它设计特征有实质性差异。法院在审理中认定,被控侵权产品与涉案外观设计专利的整体形状上的差异,超过仅仅由两者相同的设计要点对整体视觉效果带来的影响。因此,两者既不相同也不近似,被诉侵权产品外观设计未落入涉案外观设计专利权的保护范围。

(二)司法解释中的“现有设计”能否扩大为“在先设计”

2009年颁布的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定,授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。在认定最接近现有设计的途径上,法院最常借鉴的是外观设计专利权评价报告,或者经无效宣告请求审查的审查决定。法院倚重的另外一个途径是被诉侵权人现有设计抗辩中提供的证据。

被诉侵权人提交“抵触申请”的证据,实际上不仅只有抵触申请抗辩的作用。类似于在现有设计抗辩中,被诉侵权人举现有设计证据能产生两方面作用:现有设计抗辩与不侵权抗辩。笔者认为,在抵触设计抗辩中提供的证据应当比照现有设计抗辩中提供的证据,有经过评判审查被认定为最接近在先设计的可能性。在后外观设计此时应当具有区别于在先设计的可识别性创新设计才能获得专利授权。因此,在专利侵权判定中,将被告在抵触设计抗辩中提交的在先设计作为认定原告涉案专利创新性设计要点的参考,是合理且必要的。

“一种固体泵”专利权权属纠纷案

一审案号:(2016)津01民初309号

二审案号:(2017)津民终98号

【裁判要旨】

法院可根据职务发明创造“五要件审查法”和“全面覆盖加接触原则”,准确判断发明创造的归属。

“五要件审查法”指的是,审查判断一项发明创造是否属于职务发明创造、专利申请权或专利权是否属于单位所有时,应当遵循的发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系、单位主张具体职务发明创造的类型、发明人在本单位的工作任务、是否主要利用本单位物质技术条件、单位与发明人之间有没有约定。

“全面覆盖加接触原则”指,首先将原单位已有的具体工作任务与涉案发明创造进行技术对比,如果经过对比,可以认定该具体工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征,则只需要审查专利申请人或者登记发明人是否因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造。本案依据上述判断原则,直接认定涉案发明创造属于“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造,专利申请权或者专利权应当归原单位所有。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):天津碎易得环保工程技术有限公司(简称天津碎易得公司)

被上诉人(原审原告):碎得机械(北京)有限公司(简称碎得公司)

碎得公司于2006年2月28日成立。天津碎易得公司于2014年12月3日成立,法定代表人为曹保卫,股东(发起人)共有5人,分别是曹保卫、蒋林军、杨海龙、贾云鹏、王虎成,均系碎得公司前员工,均在天津碎易得公司成立前后与碎得公司解除劳动关系。

本案诉争实用新型专利名称为“一种固体泵”,专利号为201520933410.1,专利文件记载的发明人为杨海龙、王虎成、贾云鹏,该专利由天津碎易得公司于2015年11月20日提出申请,国家知识产权局于2016年4月13日授权公告。碎得公司主张涉案专利系该公司在专利申请日前已经完成的发明创造,并向一审法院起诉,请求确认天津碎易得公司申请的申请号为201520933410.1的实用新型专利为职务发明,并判令天津碎易得公司申请的实用新型专利属于碎得公司所有。

法院认为,本案中,碎得公司主张涉案发明创造系该公司在专利申请日前已经完成的发明创造,并提供碎得公司溧阳中材项目及相关设计图纸等证据,证明涉案专利技术是碎得公司在专利申请日前已经完成的发明创造,专利权应当归碎得公司所有。因此,本案应审查碎得公司溧阳中材项目等内容与涉案发明创造的相关性。

第一,通过将碎得公司溧阳中材项目相关技术内容与涉案发明创造的必要技术特征相比较,可以认定涉案专利技术系碎得公司在专利申请日前已经完成的发明创造。首先,溧阳中材项目合同中记载的相关技术内容的完成时间早于本案发明创造的申请专利时间。其次,溧阳中材项目合同第三章技术条款3.3.1载明的“单柱塞泵SPPs35”的技术特征包含了涉案发明创造的必要技术特征。

第二,涉案发明创造的专利权应当归碎得公司所有。首先,依据溧阳中材项目合同约定,碎得公司作为卖方对项目下的技术享有所有相关专利权等知识产权或者取得相关权利人的授权许可使用。其次,本案发明创造中载明的发明人杨海龙、贾云鹏在碎得公司工作期间均接触到了“单柱塞泵SPPs35”产品。最后,天津碎易得公司一审时没有提供证据证明溧阳中材项目下的“单柱塞泵SPPs35”产品的相关技术成果权应当归除碎得公司以外的他人享有。综上,法院判决涉案发明创造的实用新型专利权归碎得公司所有。

【法官点评】

本案与传统的专利申请权或者专利权权属纠纷案件发生在实际发明人与单位之间不同。此类案件中,专利申请人或者专利权人往往是离职人员就职的新单位,登记发明人有些是在原单位参与涉案发明创造研发的技术人员,有些是在原单位能够接触到涉案发明创造相关资料的管理人员。此时,如何准确判断专利权和专利申请权的归属,此前不同法院做法不一,鲜有法院明确相关审查规则。

天津高院在案件审理中,在查明案件技术事实的基础上,深入研究现有相关法律制度,仔细剖析形成纠纷的原因,遵循既要保护创新型企业就职务发明创造应享有的合法权益,又要避免实际发明人利益受到损害的原则。

一方面,依据《专利法》第六条及《专利法实施细则》第十二条的规定,归纳出审查判断一项发明创造是否属于职务发明创造、专利申请权或专利权是否属于单位所有时,应当遵循的发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系、单位主张具体职务发明创造的类型、发明人在本单位的工作任务、是否主要利用本单位物质技术条件、单位与发明人之间有没有约定等“五要件审查法”。

另一方面,首次提出了利用原单位已完成发明创造申请专利是否获得非法利益的判断,应当遵循“全面覆盖加接触原则”,即首先将原单位已有的具体工作任务与涉案发明创造进行技术对比,如果经过对比,可以认定该具体工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征,则只需要审查专利申请人或者登记发明人是否因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造。本案依据上述判断原则,直接认定涉案发明创造属于“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造,专利申请权或者专利权应当归原单位所有。

上述职务发明创造“五要件审查法”和“全面覆盖加接触原则”对于准确判断发明创造归属,充分发挥专利制度的作用,激励和保护企业研发创新的合法权益具有积极意义。

“一种电解槽电解板固定安裝构件”

实用新型专利侵权纠纷案

二审案号:(2017)苏05民终4612号

【裁判要旨】

知识产权司法保护应以维护“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的市场环境为己任。技术合作方在合作期间内通过接触相对方提供的合作设备,知悉设备的技术方案后,违反诚实信用原则,擅自使用该技术方案制造新的机器设备用于生产经营,即便该制造、使用行为在涉案实用新型专利授权日前、申请日后,亦应给予否定性评价,认定其构成专利侵权,承担相应的民事责任。

【案情介绍】

原告:江苏绿辰环保科技有限公司(简称绿辰公司)

被告:江苏时创环保科技发展有限公司(简称时创公司)

绿辰公司是一家专业从事工业废液回收电解铜的高新环保企业,2014年,时创公司就南亚电路板(昆山)有限公司微蚀刻项目与绿辰公司进行合作,合同约定由绿辰公司提供两台微蚀废液电解系统成套设备,包括设备价值、性能、成本、技术在内,共计280万元,设备运行及维护由绿辰公司负责。合同签订后,双方均依约开始履行合同。

2015年3月2日,绿辰公司就上述设备一部件所涉的“一种电解槽电解板固定安装构件”向国家知识产权局申请了实用新型专利,并于2015年7月29日获得授权。

2015年6月4日,时创公司突然终止了与绿辰公司的合作,根据绿辰公司提供的两台合作设备仿制了一台新的设备,并于2015年7月投入使用。绿辰公司认为时创公司在明知绿辰公司获得了专利以及在未经权利人许可的前提下复制绿辰公司专利设备,并以此谋取巨额利益,损害了绿辰公司的利益,故诉至法院,请求判令时创公司立即停止侵权,赔偿绿辰公司经济损失及合理开支共计1953000元。

绿辰公司涉案专利经国家知识产权局授权,现行有效,依法受法律保护。经比对,被诉侵权设备落入了涉案专利的保护范围。本案的争议点在于在实用新型专利授权日前、申请日后,技术合作相对方在合作期内制造、使用被控侵权产品的行为是否构成侵权。针对该问题,法院认为,诚信原则是民事主体从事民事活动应遵循的首要原则,该原则在《民法总则》《民法通则》《合同法》《反不正当竞争法》中均予以了明确规定。从鼓励发明创造、合理平衡专利权人与社会公众之间的利益的角度出发,无论是最高院的判例还是法律规定,不侵权抗辩成立的首要条件是限于同业竞争的普通社会公众,而合同相对人、技术合作合伙人等能接触该技术的主体不在此范围内;其次,抗辩人获得所涉技术的途径应为正当,系自行独立研发或通过合法手段获得。本案划定绿辰公司和时创公司的权利界限时,应充分考虑时创公司身份的特殊性及其主观状态,在平衡两者利益之时,不应仍按照权利人与普通社会公众利益衡量的标准进行,而应侧重保护创新者,保护诚实劳动、诚信经营者。时创公司通过接触绿辰公司提供合作的设备,知悉设备的技术方案后,应按照诚实信用原则履行保密义务,在未获绿辰公司同意或许可的情况下,不能擅自使用其在合作过程中获取的技术方案,也不能将该技术方案披露给任何第三方。但时创公司称在双方合作期间,自行制造了一台被诉侵权设备并于2015年7月22日用于生产经营,却无法提交制造设备的合法技术来源。据此,法院有充分理由相信时创公司制造涉案设备的技术来源于绿辰公司,其行为明显有悖于诚实信用原则,也违背了基本的合同义务,构成对涉案专利权的侵犯。

最终,法院判决时创公司立即停止侵权,并赔偿绿辰公司经济损失及合理开支共计100万元。

【法官点评】

本案系一起典型的法院通过司法裁判为社会公众提供明确法律预期的案件。法院认为知识产权司法保护应以维护“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的市场环境为己任,技术合作方在合作期间内通过接触相对方提供的合作设备,知悉设备的技术方案后,违反诚实信用原则,擅自使用该技术方案制造新的机器设备用于生产经营,即便该制造、使用行为在涉案实用新型专利授权日前、申请日后,亦应给予否定性评价,认定其构成专利侵权,承担相应的民事责任。

涉合作形成专利之专利权属纠纷案

一审案号:(2016)苏05民初127号

【裁判要旨】

司法实践中,在合作双方未就合作过程中形成的知识产权成果进行所有权人约定的情况下,应综合双方各自在该知识产权成果形成过程中所作出的实质性贡献,公平地确定所有权人;在双方作出的贡献相当的情况下,也可以认定该成果归双方共同所有。

【案情介绍】

原告:深圳某电器股份有限公司(简称深圳某公司)

被告:苏州某电子股份有限公司(简称苏州某公司)

第三人:吴江某电器公司(简称吴江某公司)

原告深圳某公司系铲齿式散热器的专业研发、生产商,苏州某公司系PTC热敏陶瓷加热器的专业生产商。2014年2月,深圳某公司、吴江某公司与苏州某公司经协商达成合作意向,即由深圳某电器公司、吴江某公司向苏州某公司提供带有内部定位装置的铲齿式散热条的结构图纸及参数等技术资料及产品实物,委托苏州某公司生产成品,并向苏州某公司采购。期间,苏州某公司针对深圳某公司向其提供的定位条部件图纸进行改进设计后又提供给了深圳某公司。此后三方因故终止合作,深圳某电器公司发现苏州某公司已于2014年10月22日将前述深圳某公司提供的带有内部定位装置铲齿式散热条技术方案申请并获得了实用新型专利。2015年4月,深圳某电器公司将苏州某公司诉至法院,请求法院确认该专利归深圳某公司所有。案件审理过程中,原、被告及第三人在法院主持下,达成了相互交叉许可的调解方案。

【法官点评】

本案中,法院经审理查明,苏州某公司曾针对深圳某公司的定位条部件图纸提出了修改意见,认为修改后的定位条结构可以充分保证PTC芯片在铝管宽度方向的中间位置,提高传热效果和均匀性,从而提高产品功率。其后,苏州某公司以该定位条结构图纸为基础,向国家专利局提出了涉案专利申请并获得了授权。吴江某公司的涉案铲齿式散热条未申请过专利,且早已在市场上进行了销售。

法院认为,在合作双方未就合作过程中形成的知识产权成果进行所有权人约定的情况下,应综合双方各自在该知识产权成果形成过程中所作出的实质性贡献公平地确定所有权人;在双方作出的贡献相当的情况下,也可以认定该成果归双方共同所有。

本案中,法院创造性地提出了在确认专利权归属一方所有的前提下,争议双方就各自专利相互交叉许可的调解方案,并经反复调解磋商,最终达成了调解方案,使双方各自的利益得到了最大化的维护,避免了双方的诉累,实质性地解决了市场竞争主体之间的知识产权纠纷,实现了共赢。

“一种内燃机手摇启动器”专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)苏05民初35号

【裁判要旨】

原告就同一技术方案同时申请了实用新型专利和发明专利的,即使其发明专利的权利要求不被认定为具备《专利法》第22条第3款规定的创造性,但基于《专利法》对发明和实用新型专利所要求的创造性评判标准不同,其实用新型专利仍处于有效状态,受《专利法》保护。

【案情介绍】

原告:施百挺

被告:无锡市恒利车辆附件厂(简称恒利车辆附件厂)

原告施百挺系名称为“一种内燃机手摇启动器”的专利所有者,该专利己于2016年5月25日被国家知识产权局授予实用新型专利权。原告发现在淘宝网上存在销售侵害涉案专利之专利权的产品,于是在浙江省宁波市天一公证处监督下,从淘宝网上的“龙晨机械”店铺购买了一款柴油机手摇启动器。经比对,原告所购买的该款柴油机手摇启动器全部完全落入了涉案专利的权利要求1的保护范围之内,根据原告所购买的该款柴油机手摇启动器的包装盒及机器上的标贴可知,该款产品的生产者为被告恒利车辆附件厂。由此,原告将被告诉至苏州市中级人民法院,认为被告的行为己构成对其专利权的侵害,严重挤占了其专利产品份额,应在法定赔偿范围内赔偿其经济损失人民币20万元及其公证费用。

苏州中院经审理认定,被控侵权产品落入涉案实用新型專利权的保护范围。综合考虑专利权类型、专利产品及侵权产品的销售价格、销售模式及范围等因素,法院酌情确定无锡市恒利车辆附件厂赔偿施百挺人民币5万元。被告不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏高院二审判决:驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

本案中,一审法院认为,涉案实用新型专利还在有效期内,尽管施百挺就同一技术方案同时申请了发明专利,国家知识产权局第一次审查意见也明确该申请的发明专利的权利要求1-3不具有创造性,但在发明专利被正式授权或者施百挺放弃本案实用新型专利权之前,涉案的实用新型专利仍处于有效状态。无锡市恒利车辆附件厂认为涉案专利因不具有创造性而属于现有技术的,应通过专利无效程序解决。因此,无锡市恒利车辆附件厂未经专利权人许可生产、销售的被控侵权产品,落入涉案实用新型专利权的保护范围。

另外,本案中,原告就涉案技术方案同时申请了实用新型专利和发明专利。尽管国家知识产权局第一次审查意见认为,该申请的发明专利的权利要求1-3不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性,但基于《专利法》对发明和实用新型专利所要求的创造性评判标准不同,涉案的实用新型专利仍处于有效状态,受《专利法》保护。因此,原告仍可基于其实用新型专利权主张自身权利。

一种“离心泵设备”专利侵权纠纷案

一审案号:(2015)京知民初字第612号

二审案号:(2017)京民终417号

【裁判要旨】

要求权利人举证直接证明损害赔偿的数额,确实存在客观上的难度,但在商品社会中,许多商业交易的信息都会有意或无意地被公开,权利人依然可以利用这些商业信息间接证明损害赔偿的大致数额。本案中,权利人为证明损害赔偿数额,举出了被告公开的公司简介、网站宣传、招股说明书等证据,获得了法院的认可,成为了法院衡量赔偿数额的重要参考因素,使权利人获得了较高的赔偿。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):合肥新沪屏蔽泵有限公司(简称新沪公司)

被上诉人(原审原告):格兰富控股联合股份有限公司(简称格兰富公司)

原审被告:北京安吉兴瑞商贸有限公司(简称安吉兴瑞公司)

格兰富公司是专利号为00104949.6,名称为“离心泵设备”发明专利(简称涉案专利)的专利权人。格兰富公司发现安吉兴瑞公司销售了落入涉案专利保护范围内的泵组件产品(简称涉案产品),更进一步发现涉案产品的制造商为新沪公司,为维护自身合法权益,遂起诉至北京知识产权法院,要求新沪公司、安吉兴瑞公司停止侵犯专利权、销毁库存侵权产品和专用模具,并赔偿损失及相关合理开支。北京隆诺律师事务所律师作为一审原告诉讼代理人参与此案审理。

北京知识产权法院一审判决新沪公司、安吉兴瑞公司的行为构成侵权,并赔偿经济损失(含合理开支)100万元。新沪公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

二审法院认为,被控侵权的三款涉案产品包含了涉案专利权利要求1记载的全部技术特征,落入了涉案专利权利要求1的保护范围,构成了对涉案专利权的侵犯。在损害赔偿数额方面,二审法院认为,权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中,无论从涉案专利的类型,还是从合肥新沪公司侵权行为的性质和情节,以及涉案产品对于权利人正常市场份额的非法侵占等角度考虑,再加之格兰富公司为制止合肥新沪公司的侵权行为所必要支付的费用,均可认定合肥新沪公司的侵权行为给格兰富公司造成了相当大的损失,可以按照法定赔偿额的上限确定赔偿数额。

【法官点评】

长期以来,我国知识产权侵权案件损害赔偿过低的情况饱受诟病,造成这一情况的原因是多方面的:既有知识产权的固有特性导致权利人遭遇侵权时难以证明“损害赔偿”,也有当事人主观上的怠于举证,过度依赖法定赔偿。近年来,为加大对侵犯知识产权行为的打击力度,我国先后在各层面出台了司法解释、指导意见,希望能有效提高知识产权侵权案件的判赔额。

赔偿数额属于案件的事实认定部分,它的确定离不开相关证据的支持,而民事诉讼的举证原则是“谁主张、谁举证”,在此情况下,由权利人承担损害赔偿的证明责任应为知识产权侵权诉讼证据规则下的应有之义。虽然要求权利人举证直接证明损害赔偿的数额,确实存在客观上的难度,但在商品社会中,许多商业交易的信息都会有意或无意地被公开,权利人依然可以利用这些商业信息间接证明损害赔偿的大致数额。

本案中,权利人为证明损害赔偿数额,举出了新沪公司的“公司简介”中对自身产能、生产规模的介绍,新沪公司在自身网站上宣传的关于供货能力的介绍、涉案产品对于新沪公司的重要性、新沪公司招股说明书对产品利润率的介绍等证据。最终这些证据获得了法院的认可,成为了法院衡量赔偿数额的重要参考因素,使权利人获得了较高的赔偿。此案对于法定赔偿下的损害赔偿举证问题,有一定的借鉴意义。

四友公司方法发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2011)苏中知民初字第0304号

二审案号:(2014)苏知民终第0113号

【裁判要旨】

化学领域属于实验性科学领域,特征性杂质对于化学方法专利侵权判断的意义在于,可以从化学原理和实验验证两个方面推导出特征性杂质的存在,意味着被诉技术方案中的一项或者多项技术特征与专利权利要求记载的技术特征相同或者等同。

我国《专利法》第六十一条第一款规定,专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供制造方法不同于专利方法的证明。但是,并不能由于涉案专利采用了新的工艺条件,给最终产品带来了一些变化,即必然认定方法所得之产物为专利法意义上的新产品。

【案情介绍】

上訴人(原审原告):荷兰解决方案研究有限公司(简称解决方案公司)、瀚森化工企业管理(上海)有限公司[曾用名迈图化工企业管理(上海)有限公司](简称迈图公司)

被上诉人(原审被告):河北四友卓越科技有限公司(简称四友公司)、必博科技(苏州工业园区)有限公司(简称必博公司)

四友公司是中国第一、全球第二家新癸酸、新癸酸乙烯和新癸酸缩水甘油酯生产商。四友公司生产的上述产品为国家九五重点科技攻关计划成果,属于国家级重点新产品。

2011年9月,解决方案公司及其中国的关联公司迈图公司在苏州市中级人民法院提起诉讼,称四友公司和必博公司侵犯了其2004年4月获得授权的第ZL99811327.1号“制备支链羧酸的缩水甘油酯的方法”发明专利,要求停止侵权,召回已出售的侵权产品,销毁库存侵权产品,以及赔偿经济损失及合理费用共计人民币近1300万元。

苏州中院经审理后,于2013年12月20日作出(2011)苏中知民初字第0304号民事判决书,驳回了原告的诉讼请求。原告不服,提起上诉。2017年4月11日,江苏高院作出(2014)苏知民终字第0113号民事判决书,驳回上诉,维持原判。两审法院在下列问题上观点一致:

首先,法院认为本案属于方法发明专利侵权之诉。原告未能提供被告生产涉案产品的具体生产工艺,而其现有证据不能支持其诉讼主张。

其次,原告企图主张涉案专利方法生产的产品为新产品,从而适用举证责任倒置。法院经过审理认为:第一,原告关于“涉案专利方法生产的产品是新产品”的主张不能成立。原告认为涉案专利产品的“初始颜色、热稳定性、颜色稳定性以及纯度方面优于专利申请日前的同类产品”。但是,法院认为,原告的这一主张恰恰印证了在申请日前就存在了涉案专利产品的同类产品;另外,涉案专利权利要求限定的技术方案生产的是符合某个通式的一类化合物,该类化合物的结构也早被其他专利公开;此外,根据现有技术生产的产品中也有色值等相关参数高于涉案专利产品的。第二,原告也未充分证明被控侵权产品中存在特征性杂质,与该产品必然基于专利方法制造之间存在高度盖然性。

综上,两审法院均认为,原告既不能证明四友公司使用了其涉案专利方法,亦未能举证证明本案存在应由被告四友公司承担证明其生产工艺区别于涉案专利的情形,故其对四友公司和必博公司的诉讼主张不能成立。

北京市万慧达律师事务所代理四友公司参加了本案的一审及二审诉讼。

【法官点评】

本案属于方法专利侵权诉讼。在此类诉讼中,原告通常无法获得被告的生产工艺,故想要直接举证被告的行为侵犯其专利权难以实现。本案中,原告试图通过特征性杂质来反推生产工艺,属于专利律师处理此类案件的常规套路。不过,所谓的特征性杂质至多能证明反应所使用的相关原料,而涉案专利的权利要求1和9中包含了a、b、c、d四个步骤,每个步骤包含反应原料、摩尔比例、催化剂、溶剂、反应时间、温度等多个技术特征,而所谓的特征性杂质根本无法反推前述技术特征。原告关于特征性杂质和新产品的主张,目的是为了将举证责任转移至被告。

一审中,原告通过分子量这唯一的指标来确定相关杂质,主张分子量为288的物质就是特征性杂质内嵌醇(BIA)。而被告则认为化学物质的结构需要综合红外图谱、紫外图谱、核磁共振谱和质谱等多种分析手段来综合解析。一审法院在原告未能排除特征性杂质存在其他生成途径的基础上,驳回了原告的诉讼请求。

二审中,被告补充了分子量为288的数千个化学物质的名单,充分证明仅仅依靠质谱测出的分子量来确定物质严重缺乏依据。该观点最终被二审法院采纳。

莱特曼公司手环产品发明专利侵权纠纷案

一审案号:(2017)粤03民初1954号

【裁判要旨】

虽然被告侵权所获得的利益难以查清,但综合被告违背诚实信用原则、被告持续侵权、被告侵权获利、权利人维权成本等因素,可以判定被告的损害赔偿金额。在原告方已经尽力举证的情况下,被告拒不提供相关资料和数据已经构成了举证妨碍,应当承担不利后果。

【案情介绍】

原告:莱特曼工具集团有限公司(简称莱特曼公司)

被告:深圳哥特斯实业有限公司(简称哥特斯公司)、东莞市逸昊金属材料科技有限公司(简称逸昊公司)

莱特曼公司的“TREAD”多功能户外手环产品系自主研制,具有十分鲜明的产品特点,在美国、中国和欧洲等多个地区都申请了专利保护。2017年5月,莱特曼公司在国外市场上发现多款仿制“TREAD”多功能户外手环产品,其中尤以商标标注为“Coteetci”、生产商为“深圳哥特斯实业有限公司”的侵权产品最为突出。

本案的侵权对比结论较为清晰肯定,但被告的侵权行为具有隐蔽性,被告并不通过任何电商平台进行网络销售,因此侵权产品的生产和销售规模很难认定。如果通过传统的取证方式如公证购买,并请求法院酌定侵权赔偿,考虑到本案侵权产品的单价不高(400元人民币左右)、被告經营规模较小(哥特斯公司注册资本为50万元人民币)等因素,法院的判赔通常不会超过30万元人民币,这将无法达到原告的诉讼目的。

为了争取较高的判赔金额,以震慑其他厂商的侵权行为,原告方决定采取实地公证购买和行政投诉查处相结合的方式收集侵权证据,以确定哥特斯公司的侵权行为和实际规模。在随后的公证购买过程中,公证员将购买过程全程录音并制作为公证书附件,该录音证据显示,哥特斯公司销售人员对侵权产品的生产持续时间、销售地域和规模等关键情节做出了自认和描述。在行政查处过程中,市场监管部门执法人员对侵权产品库存、出货和入库记录等信息,进行了现场勘验和记录,执法检查过程中哥特斯公司提供的相关证据显示,该侵权产品系哥特斯公司委托工厂位于广东省东莞市的逸昊公司生产加工。

2017年8月,莱特曼公司正式向深圳市中级人民法院提起专利侵权诉讼,要求哥特斯公司和逸昊公司承担连带侵权责任,立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告莱特曼公司ZL201510007273.3发明专利权的行为,销毁库存侵权产品及专用模具,并向莱特曼公司赔偿150万元人民币。

深圳市中级人民法院判决认为,虽然被告侵权所获得的利益难以查清,但综合被告违背诚实信用原则、被告持续侵权、被告侵权获利、权利人维权成本等因素,判令哥特斯公司立即停止侵权并赔偿莱特曼公司损失和合理费用120万元人民币。

北京市万慧达(深圳)律师事务所律师作为原告(莱特曼公司)的代理人参加了本案一审诉讼。

【法官点评】

一直以来,在专利侵权诉讼案件中,许多中小型侵权者令专利权利人头疼不已。他们的侵权主体分散,侵权行为隐蔽,侵权规模较小,侵权获利难以查清,这些因素都会导致法院的判赔金额低。本案在侵权证据固定和赔偿金额主张上做出了多方面的尝试,探索了惩罚性赔偿原则在知识产权侵权案件中的应用,对同类案件的处理具有一定的启示作用。

(一)在法庭调查和法庭辩论中运用诚实信用原则

在类似案件中,一些侵权者有多个“马甲”和经营场所,经常利用侵权主体混同的问题拒不承认其侵权行为,甚至否认公证书和行政查处档案的真实性和关联性。本案判决中,法院认定被告的行为“违背诚实信用原则”,这在专利侵权案件中极为少见。

(二)综合使用多种手段尽力举证

除了在被告经营场所公证购买取证,原告还利用公证购买获得的初步线索向当地知识产权主管机关投诉,通过随后的查处行动获取部分侵权产品生产、库存证据,并进一步扎实了被告的侵权行为证据;制作时间戳文件证明被告在被查处后仍然继续侵权行为;对主要网络销售平台相关网页截屏,证明侵权产品售价与原告产品售价相差甚远等。以上多个手段的实施足以证明原告方已经尽力举证,被告拒不提供相关资料和数据的行为已经构成了举证妨碍,应当承担不利后果。

(三)从多个角度主张合理的侵权赔偿

虽然原告被侵权所遭受的损失以及被告因侵权所获得的利益均难以确认,但原告结合专利在产品中的价值、侵权持续时间和规模、被告在公证购买过程中自认的销售范围和数额、被告侵权的恶意、正品与侵权产品差价、维权工作量和成本等多个方面,主张索赔金额具有科学性和合理性,请求法院酌情判定赔偿金额。

专利侵权诉讼中,原告被侵权的损失或是被告侵权的获利往往难以全部查清。本案中,法院综合考虑上述因素,酌情判定赔偿数额,确定被告赔偿原告经济损失及合理费用120万元,为知识产权保护提供了新的思路。

“餐具(叠加)”外观设计专利纠纷案

一审案号:(2017)浙02民初440号

【裁判要旨】

对于外观设计专利而言,合案申请的套件产品虽然共用一个专利号,但其中每一个套件的设计都能够单独主张权利。因此,申请人在申请成套产品外观设计专利时,除满足合案申请的相关规定外,其中的每一个套件设计也均应符合授权条件。与此相对应,专利侵权诉讼中,法院在判断被诉成套产品的设计是否采用现有设计时,也应将被诉侵权设计中的各个套件产品与相应的对比设计分别进行单独比对,而不是将被诉侵权设计的套件产品整体与每一份现有设计进行比对。

【案情介绍】

原告:STOR史德莱有限公司(STOR SOCIEDAD LIMITADA,简称史德莱公司)

被告:宁波雅唐日用品有限公司(简称雅唐公司)、台州市路桥王宏模具塑料制品厂(简称王宏模具厂)

史德莱公司于2015年5月18日申请了名称为“餐具(叠加)”的外观设计专利,2015年9月23日该外观设计专利获得授权公告,专利号为ZL201530147586.X。史德莱公司认为雅唐公司、王宏模具厂合作开发制造被诉侵权产品的模具,并由王宏模具厂制造被诉侵权产品、由雅唐公司销售,上述行为侵害其专利权,遂诉至法院,请求判令雅唐公司、王宏模具厂立即停止侵权,并赔偿经济损失150000元及合理费用43974.2元。诉讼过程中,王宏模具厂为证明被诉侵权设计采用的是现有设计,提供了三份对比文件,分别对应被诉侵权产品的碗、盘子、杯子,三份对比文件的授权公告日均早于涉案专利的申请日。史德莱公司则认为,现有设计和被诉侵权设计的比对,不应该用每一件现有设计和被诉侵权设计套件对应的每个产品来进行比对,而应当以每一份现有设计和被诉侵权设计的套件产品整体进行比对。

宁波市中级人民法院经审理认为,总体而言,被诉侵权设计是与现有设计相近似的设计。同时,对于碗、盘类产品的设计,一般消费者更容易关注其整体形状及表面图案的变化,因此整体形状及表面图案对整体视觉效果的影响更大。被诉侵权设计为了叠放稳定而在盘子、碗的底部增加同心圆设计,主要是为了功能需要而进行的设计,从视觉效果上看只是细小的结构和线条变化,对整体视觉效果未产生实质性影响。因此,王宏模具厂提出的现有设计抗辩理由成立,雅唐公司和王宏模具厂的行为不构成对涉案外观设计专利权的侵害。

综上,法院判决驳回了史德莱公司的诉讼请求。

【法官点评】

本案的主要爭议焦点为:(一)被诉侵权设计是否落入原告外观设计专利权的保护范围;(二)被告王宏模具厂提出的现有设计抗辩理由能否成立及两被告的行为是否侵犯了原告的外观设计专利权。

关于争议焦点一,外观设计专利的保护范围是表示在专利授权文件中的外观设计图片或照片中的该产品的外观设计。判断外观设计专利侵权的原则和观察方式及标准应当是以一般消费者的知识水平和认知能力进行观察,根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,对被诉侵权设计与授权外观设计是否在整体视觉效果上无差异或无实质性差异进行比对。本案中,涉案专利的外观设计与被诉侵权设计都是餐具,二者为同类产品。将被诉侵权设计与涉案专利的外观设计进行比对,二者均由碗、盘、杯三部分组成,且各自所包括的碗、盘、杯的形状基本相同,也均可组成涉案专利所示的叠加状态,二者只是设计的倾斜角度、同心圆的个数和凹凸略有不同,这些只是局部细微的差异,总体而言,二者给予一般消费者的整体视觉效果并无实质性差异。因此,被诉侵权设计落入了涉案外观设计专利权的保护范围。

关于争议焦点二,根据《专利审查指南》规定,成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。成套产品的外观设计专利申请,其中的每一项外观设计或者每件产品的外观设计除了应当满足合案申请的相关规定外,还应当分别具备其他授权条件;如果其中的一项外观设计或者一件产品的外观设计不具备授权条件,则应当删除该项外观设计或者该件产品的外观设计,否则该专利申请不能被授予专利。本案中,由于被诉侵权设计是套件产品,如申请专利,各套件中的每一项产品的外观设计均应满足专利授权的要求,因此,判断被诉侵权设计是否采用的现有设计,也应将被诉侵权设计中的各套件产品与对应的对比设计分别进行单独比对,即将各套件产品分开比对。经过比对,被诉侵权设计中的碗、杯、盘各项产品与对应的现有设计之间仅存在局部、细微的差异,对产品整体视觉效果不足以产生实质性显著影响。因此,两被告的行为不构成对原告享有的外观设计专利权的侵害。

本案判决明确了成套产品现有设计抗辩的比对规则,使专利侵权诉讼中的现有设计抗辩标准与专利行政授权确权标准形成有机衔接,从而达到了在民事诉讼中实质性解决双方纠纷的目的。

贴标售卖涉嫌侵害外观设计专利权纠纷案

一审案号:(2015)深中法知民初字第1748号

二审案号:(2017)粤民终660号

【裁判要旨】

对于被诉侵权人购买他人制造的侵害外观设计专利权产品后,贴上自己商标并遮盖制造者的商标而进行销售的行为,由于在其购买该产品前,涉案专利的外观设计已在该产品上被实施,故不应认定其存在制造该产品的侵权行为。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):深圳市欧炬科技有限公司(简称欧炬公司)

被上诉人(原审原告):陈萍

陈萍是产品名称为“充电器(F390C)”的外观设计专利权人,其发现欧炬公司在互联网上销售侵犯其上述专利权的产品,取证后起诉至法院要求欧炬公司停止侵权、赔偿损失。一审法院认为欧炬公司制造、销售被诉侵权产品,构成侵权,判决欧炬公司停止侵权,赔偿经济损失及合理费用合计人民币8万元。

欧炬公司不服,提出上诉。二审期间,陈萍没有提供新证据,欧炬公司提供了新证据。二审法院经审理,认为欧炬公司的上诉请求部分成立,判决如下:维持一审判决第一项;撤销一审判决第三项;变更一审判决第二项为:欧炬公司应在本判决生效之日起十日内赔偿陈萍经济损失及合理费用合计人民币5万元。

【法官点评】

本案争议焦点包括三个方面:

(一)欧炬公司是否存在制造被诉侵权产品行为。欧炬公司为证明其不存在制造被诉侵权产品的主张,向法院提供了公证书。根据公证书显示的信息,能够认定被诉产品是欧炬公司向名为“深圳市福田区恒科达电子经营部”的卖家购买所得这一事实。本案中,在欧炬公司购买被诉产品之前,涉案专利的外观设计已经在被诉产品上被实施。故不应认定欧炬公司存在制造该产品的侵权行为。

(二)欧炬公司的合法来源抗辩是否成立。从涉案公证书可知欧炬公司购买的被诉产品价格较低,且被诉产品实物上仅有“USAMS”商标,但是没有标注厂家信息,故欧炬公司并未尽到合理的注意义务,其合法来源抗辩不能成立。

(三)一审法院判决赔偿数额是否恰当。欧炬公司虽然不存在制造被诉产品的行为,但其未经许可,为生产经营的目的销售、许诺销售被诉产品的行为,侵害了陈萍本案专利权,依法应承担停止侵害行为和赔偿损失等民事责任。考虑涉案专利类别、欧炬公司经营规模,被诉侵权行为的性质和情节、陈萍的合理维权开支等因素,二审法院酌情判定赔偿数额为5万元。

在侵害外观设计专利权纠纷案件中,认定被诉侵权人是否存在制造被诉侵权产品的行为,往往是案件的难点。本案中,被诉侵权人购买他人制造的侵害外观设计专利权的产品后,贴上自己商标并遮盖制造者的商标进行销售,是否属于制造被诉侵权产品行为?

虽然欧炬公司存在前述贴自己商标的行为,但其为证明其实际上不存在制造被诉侵权产品的主张,提供了公证书等证据证明该产品的确购自案外人,根据《专利法》第十一条第二款规定,“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”,所谓侵害外观设计专利权的制造行为,是指在产品上实施外观设计的行为。本案中,在欧炬公司购买被诉产品之前,涉案专利的外观设计已经在被诉产品上被实施,而欧炬公司并不存在参与实施本案专利外观设计的行为,也不存在为实施行为提供帮助或教唆的行为,故应当认定欧炬公司不存在制造被诉侵权产品的行为。

“吊灯(天鹅湖系列)”外观设计专利侵权纠纷案案

一审案号:(2016)粤73民初1805号

二审案号:(2017)粤民终1351号

【裁判要旨】

被诉侵权人使用手机中的照片作为提出现有设计抗辩的证据时,若其提交的证明手机中该照片的拍摄时间及拍摄地点的鉴定报告缺乏鉴定、分析和甄别的过程作为依据,而仅仅是简单地得出结论,则上述证据不应被采纳。

【案情介绍】

上诉人(原审被告):中山市绿豹灯饰有限公司(简称绿豹公司)、中山市绿豹灯饰有限公司分公司(简称绿豹分公司)

被上诉人(原审原告):中山市横栏镇金丰美照明灯饰厂(简称金丰美灯饰厂)

金丰美灯饰厂于2015年8月31日向国家知识产权局申请名称为“吊灯(天鹅湖系列)”外观设计专利,并于2016年2月10日获得授权。金丰美灯饰厂发现绿豹公司、绿豹分公司在其商铺销售被诉侵权产品后,经公证取证并起诉至法院,要求判决绿豹公司、绿豹分公司停止侵权并赔偿损失。两被告则以(2016)粤73民初1806号案的(2016)粤广广州第239345号公证书作为证据提出现有设计抗辩,该公证书显示一家名为“Euroluce Lampadari”公司在其官方网站上公开一款吊灯产品,产品图片在右下方载有“最后更新于 星期六,30 5月 2015 09:00”的信息。两被告以该产品图片作为现有设计抗辩的对比文件一。此外,两被告还提交了两张自称在意大利拍摄的图片作为对比文件二,但也明确其无法证明对比文件二的公开时间和来源。一审法院认为两被告共同制造、销售被诉侵权产品,构成侵权,且现有设计抗辩不成立,判决两被告停止侵权,赔偿经济损失及合理开支共50000元,并驳回金丰美灯饰厂的其它诉讼请求。绿豹公司、绿豹分公司不服并提出上诉。

二审期间,两上诉人提交了新证据,主要有:(一)绿豹公司、绿豹分公司的员工谭锦程、周小河于2015年4月14日在意大利米兰2015年米兰国际家居展会上用手机拍摄的照片共计75张,照片中包含了本案所提的现有设计;(二)《南方医科大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》,该鉴定意见书对手机中的6张照片进行鉴定。上诉人认为,鉴定照片显示的灯具外观设计与“Euroluce Lampadari”公司官网灯具外观设计相同,公开时间早于本专利申请日,被控侵权产品实施的就是该外观设计,以此作为现有设计比对的外观设计。两上诉人提交的其他证据还包括谭锦程、周小河在上述展會取得的“Euroluce Lampadari”公司产品宣传册及其出国护照、保险凭证、展会门票等。

二审法院认为,两上诉人所出示的前述鉴定意见书,其结论缺乏鉴定、分析和甄别的过程作为依据,其真实性难以确认;而两员工护照、保险凭证、门票及展会介绍等证据,也仅能证明其出国的事实,而无法证明其工于2015年4月14日在上述家居展会获得前述照片。综上,两上诉人提交的证据均不足以证明其关于上述公司的灯具外观设计在本案专利申请日之前已经公开的主张。因此,两上诉人的现有设计抗辩依据不足。据此,法院驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

随着手机拍照功能的普及使用,有越来越多的当事人将手机中的照片作为现有设计抗辩的证据提交,然而,由于手机照片属于电子证据,其属性决定了其有关信息存在容易被更改的特点,如何确定该类证据是否应当被采纳?本案是一个典型的例子。

本案中,两上诉人将手机中照片作为提出现有设计抗辩的证据,而根据《专利法》第六十二条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权”。专利法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。本案中绿豹公司、绿豹分公司主张现有设计抗辩,应当证明其所提供的现有设计抗辩证据,在本案专利申请日之前已经公开,且被诉侵权产品实施的是该现有设计。

由于手机照片等电子证据存在可以被更改相关信息的特点,两上诉人考虑到对方有可能以这一点作为质疑该证据证明力的理由,为了加强证明该照片的拍摄时间的确是在本案专利申请日前,拍摄地点的确是在米兰国际家居展会,特意委托鉴定机构对手机照片进行鉴定。然而,由于该次鉴定的鉴定书并没有记录鉴定、分析和甄别上述手机照片的拍摄时间和地点的过程作为依据,令人对该鉴定结论从何而来无法知晓,故法院对该鉴定结论真实性难以确认。即两上诉人提交的证据,无法证明前述手机照片是于本案专利申请日前在米兰国际家居展会拍摄的事实具有高度可能性。

根据《民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款和第二款规定:“对负有举证证明责任的当事人提供的证据,人民法院经审查并结合相关事实,确信待证事实的存在具有高度的可能性的,应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据,人民法院经审查并结合相关事实,认为待证事实真伪不明的,应当认定该事实不存在”。

因此,司法实践中,被诉侵权人在使用手机中的照片作为提出现有设计抗辩的证据时,若其提交的证明手机中该照片的拍摄时间及拍摄地点的鉴定报告缺乏鉴定、分析和甄别的过程作为依据,导致鉴定结论的真實性无法确定的,则法院不应采纳此类证据。

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