浅析技术并购中的知识产权尽职调查

2018-01-27刘艾曼

装备机械 2018年4期

□ 刘艾曼

上海电气集团股份有限公司中央研究院上海 200070

近年来，随着科技和企业的快速发展，对于创新技术的需求与日俱增，技术并购成为了探索企业发展的新形式。从大部分企业的需求来看，技术并购是以获取目标公司技术资源为目的的并购活动，技术并购后收购方获得了目标方相关技术的所有权或使用权，可以根据企业发展战略对目标方的技术资源重新整合和继续研发，以增强企业技术上的竞争能力。

1 技术并购中知识产权尽职调查的必要性

技术并购中涉及的技术不能简单地归类为商标、专利、著作权，而是一个复杂的知识产权体系。对于知识产权而言，尽职调查的必要性取决于交易事项所存在的风险。

1.1 知识产权所有权权属瑕疵风险

针对知识产权收购，首先要审查该知识产权的权属，如果权属存在重大瑕疵，将直接导致收购失败。对企业拥有的知识产权权属状况应如何界定，许多国家的法律都有明确规定，但又存在一定的差异，这就潜藏着法律冲突风险。例如，根据我国的专利法，凡是执行本单位任务或主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造是职务发明，专利权应归单位所有，单位与发明人另有约定的除外，并且职务技术成果完成人享有同等权利优先受让该技术成果的权利[1]。我国对于职务发明的定义与德国较为接近，但德国相关法律规定职务发明专利的原始权归发明人，雇主拥有实施选择权。类似这样的法律冲突，在涉外并购中就潜藏着知识产权权属的法律风险。

此外，一般情况下对于目标企业所使用的知识产权，可能存在三种所有权形式：①企业单独享有的知识产权；②与他人共享的知识产权；③第三方所有的知识产权。不同形式所有的知识产权，在价值上也有所不同。例如美国法律规定，任何一个知识产权共有人在未经其他所有人同意的情况下拥有向第三方授予许可或出售，以及将其捐献给公众的权利，这就意味着一旦存在共同所有人，交易中的知识产权价值将大打折扣[2]。而如果知识产权是归属第三方的，那么目标公司仅享有使用权，其价值也有待再评估。

目标公司如果是企业集团中的一个成员公司，那么要关注其与控股公司或关联公司之间是否存在知识产权资产混同的情况，并建议在尽职调查阶段理清产权关系。某世界领先的自动控制设备生产商A收购了我国本地市场上领先的同类设备供应商B。被收购主体B的控股股东下设多个关联公司，分别从事产品的研发、设计、生产、销售等环节，被收购主体B主要承担产品的研发任务。收购方认为自己收购该研发公司之后，当然获得了相关产品的知识产权。然而，收购后却发生了有关知识产权归属问题的争议。被收购主体的原控股公司C声称，其拥有所有研发成果的知识产权，并已经在收购前将部分知识产权转让给了其它子公司，因此这些知识产权不包括在交易范围内。这一案例反映了许多国内企业的真实状况，即关联企业之间知识产权资产混同、权属不清。如果不能在尽职调查阶段就理顺并取得各方同意，那么可能导致收购结束后产生争端。因此，对于并购，尤其是技术并购，知识产权权属问题是尽职调查的关键。

1.2 知识产权地域性风险

众所周知，严格的地域性也是知识产权的特点之一，因此，无论是海外并购还是国内并购，知识产权的地域性法律风险是一个重要的风险源。知识产权地域性指按照一个国家或地区的法律产生的知识产权，只在该国家或地区范围内有效，超出该地域范围，此项知识产权即不复存在。与此相对应的是，同一项技术可以在许多国家或地区存在专利，同一个商标也可以在许多国家或地区获得注册。也就是说，欲并购的目标方所拥有的商标、专利等知识产权，是仅仅在国内拥有权利，还是在其它多个国家拥有权利，这直接影响知识产权的价值或整体交易价格，甚至还能影响收购的目的能否实现。

1.3 知识产权时间性风险

一般而言，知识产权相应资产及权属还有严格的时间界限。如发明专利，多数国家规定了20 a的保护期，具体则取决于各国法律的规定。超过这一时间界限，法律对相应的知识产权不再给予垄断性保护，即该专利已属于公知领域，是所有人都能使用的资产。此外，在专利法规定的保护期内，专利权人还须向专利机关缴纳相应的专利年费，以维持专利的有效性。因此，通过审查这些方面的情况，确定所要收购的知识产权资产是否在法律保护的有效期限内，以及有效期限的长短，也直接决定该项知识产权保护的范围和强度，并会对收购价格产生影响。可见，时间性法律风险也是知识产权尽职调查中的重要关注点。

1.4 知识产权相关诉讼或无效争议风险

技术并购企业还需要评估目标企业近年来作为原告或被告参与的已结案或正在审理的诉讼案件情况，包括调查案件性质、诉讼法律关系和结案情况，并通过这些情况了解目标企业知识产权经营管理的状况和基础。如果第三方对目标企业知识产权所有权或有效性提出法律质疑，更要分析、权衡这些诉讼纠纷或知识产权稳定性争议是否有可能在收购之前结案，以及诉讼或争议的焦点和结局，尤其是目标企业可能要承担的责任损失大小、对目标企业知识产权稳定性的影响，以及对企业购买、营运这些知识产权资产会造成何种影响。

1.5 知识产权管理风险

在技术并购中，还建议关注目标企业关于知识产权的相关管理制度。企业实施知识产权的根本目的是激励创新，促进科技投入，优化科技资源配置以增强企业的综合竞争能力[3]，因此，如果知识产权制度不健全，如对于职务发明的发明人的奖励未约定，也未有证明已支付，或者对于共有知识产权的管理制度欠缺，那么在知识产权处置过程中可能面临发明人或共有人提出索赔的风险。此外，如果企业对于技术秘密的保护制度欠缺或管理不到位，也会对技术秘密的价值产生影响。因此，对于目标企业知识产权管理中的风险也应当关注。

2 知识产权尽职调查一般程序

知识产权尽职调查指在项目投资并购时，对拟投资对象拥有的核心专利、商标、著作权等知识产权进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动，可为项目投资提供决策依据。开展知识产权尽职调查的主要目的如下：①从知识产权的角度，为企业做投资判断提供材料，并研究确定投资框架；②调查结果根据需要反映在股权买卖合同中；③为并购之后的整合做准备[4]。

知识产权尽职调查应从商业、法律、技术、财务、税收等各个层面和多个角度评价知识产权在企业中的价值，并拟定详细的知识产权制度，通过了解被并购方的知识产权状况，向投资者提供重要信息。比较理想的团队构成是企业内部人员和外部专业机构的配合，企业内部的参加人员主要从下属部门抽调包括知识产权部门专业人员、知识产权律师、战略部门专业人员、研发部门专业人员。企业外部的专家主要包括知识产权专业律师、知识产权咨询机构、会计师、专利代理机构等[5]。换言之，知识产权尽职调查指对企业的知识产权资产进行摸底，发现问题并解决问题。

在并购前期，收购方和被收购方应该对收购意向、被收购方大致情况、收购进程等进行初步接触，双方签订保密协议。其次，基于并购存在很多不可预测的变数，并购方在进行尽职调查后放弃收购计划的情况很多，因而作为被收购方，即使与收购方签订了保密协议，也应该与律师、专利代理人等专业人士制定技术秘密公开的日程表，以便商讨如何有步骤、有主次地逐步公开。同时，收购方应该督促被收购方事先与掌握核心技术的技术研发人员进行充分沟通，使这些技术人员了解收购情况及尽职调查的目的，并结合企业知识产权战略判断技术是否符合相应战略。在解决了上述问题后，由收购方和被收购方商定收购的基本法律框架和财税策略，签订收购意向书，并开始进入尽职调查阶段。

当进入知识产权尽职调查阶段后，一般需要被收购方提供以下主要书面材料：①企业的基本信息，包括经营范围、商业运作模式、主要产品；②企业知识产权登记清单，包括本企业所有、与共有人共同所有及本企业只具有使用权的专利、商标、软件著作权、半导体布图设计权等，以及相关的权利证书、使用许可证、合同等法律文件；③正在申请的知识产权清单、使用许可合同、共同技术开发合同、委托合同、权利转让合同等。

在收到以上书面资料后，收购方律师可以对这些资料进行书面审核，收购方应注意以下几点：①任何排他性规定；②许可证的持续时间和地理范围；③使用费和业绩规定,包括许可证要求,任何最低特许权使用费或最低销售目标；④商标的质量管理规定；⑤目标分配或转让许可证的能力等[6]。通过以上几点掌握被收购方大致的经营状况、商业模式、主要产品、市场销售等情况，并对知识产权在企业经营中所起到的作用和对企业利润的贡献度做概略性判断。律师等专业人员在经过书面材料的审核之后，可以安进入到被收购方的经营生产场所进行实地调查。实地调查的目的除对书面材料所记录信息进行证实外，还包括对所有知识产权的现状、保管方法、实际使用情况等进行勘验，同时还需要通过向企业管理人员、科技研发人员进行询问和解答疑问来收集、补充书面材料无法或没有反映出的信息。

实地调查后，律师可根据调查所收集的材料进行分析和总结，并以书面形式呈报给收购方。在书面报告中，除了应阐明被收购方的知识产权现状、存在的问题、潜在的风险等情况外，还可以提供专业意见和解决方案，以便收购方对是否继续收购及收购后如何调整经营战略进行比较全面的评估和判断。当存在第三方或潜在第三方对目标公司的知识产权提出诉讼或仲裁时，并购可能会因此而陷入停滞，甚至难以为继。即使已经结案的诉讼案件，也可能使目标公司再次陷入诉讼或仲裁纠纷中。起诉第三方侵犯知识产权，常伴有未确定索赔，此时，尽职调查时需要校验目标方律师提供的法律意见，了解目标公司作为原告、被告所涉及的诉讼案件的审理情况，对这些诉讼案件进行分析权衡[7]。对于专利情况，还可以进行专利有效性检索。对于公开文献的检索途径有各种光盘数据库、网络数据库、国际联机系统、互联网，以及图书情报机构收藏的各种出版物[8]。最后，需要查清目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形，并购后也应该继续做好与产品开发相关的专利检索，以避免产生后续诉讼风险[9]。并购后，对知识产权的整合与管理直接关系到企业并购的成败，为此，企业必须树立知识产权战略管理意识,将并购后的知识产权提升到战略管理高度，从而提高企业的知识产权管理水平[10]。