当前经济形势下临时保护期的后续实施行为——以高院指导案例20号为探讨对象

（扬州大学）

一、斯瑞曼案裁判要点

斯瑞曼案中高院的裁判要点是：在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

我认为这个专利权纠纷案需要探讨两个问题：专利权第十三条的立法意义；此案两被告的后续实施行为是否为《专利法》允许。

二、专利权第十三条的立法意义

第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”专利法规定了申请人可以要求在发明专利申请公布后至专利权授予前实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，即享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利。这是发明创造从公共领域到私人领域的过渡保护制度。在这阶段，发明已进行了专利申请并予以公示，目的是在专利权授予前“清理”市场上的雷同发明创作物，以避免该专利权被授予后出现大量专利纠纷，进而节约司法资源。如果他人在这一阶段实施该发明，就会得到一定的“惩罚”——被专利权申请人请求给付发明专利使用费。这里的“实施”包括制造、销售、进口等，该案中康泰蓝公司与自来水公司签订销售合同就是一种销售行为，为什么法律对这种实施相关发明行为不予禁止呢？首先，正在申请专利权的发明在临时保护期内其实还是处于公共领域内，但同时也处于申请公示期，在这阶段实施该发明专利要受到适当的限制，立法者由于客观因素不能直接禁止在此阶段实施相关发明，比如如果该发明最终没有被授予专利权，那么在临时保护期内法律直接禁止实施相关发明就会使司法机关面临一种窘境——禁止实施相关发明的判决还要不要执行了？执行，便是对最终未被授权的发明的无理保护，不执行，司法机关的判决便失去权威。所以临时保护期内的实施行为不被禁止，不是因为它是法律所容忍的行为，而是因为在客观上不能禁止。

三、后续实施行为是否为《专利法》允许

后续实施行为是指，在专利权人获得授权后，使用、许诺销售、销售临时保护期内，他人未经许可制造的专利产品的行为。后续实施行为的对象是临时保护期内取得的，未经许可制造、销售、许诺销售的专利产品，斯瑞曼案中，被告自来水公司在临时保护期内购买了涉案的专利产品，而其使用行为持续到原告获得专利授权之后，就是本文研究的后续实施行为。而被告康泰蓝公司的维修保养行为促进了对该设备的使用，延长使用寿命，是使用行为的附随行为，从性质上说应当归为对该设备的使用行为。

我认为应当允许在临时保护期内实施相关发明的后续实施行为是否为专利法允许，要看两点：1、合理性——后续实施行为是否非必要不可；2、非禁止性——后续实施行为的是否对专利权产生实质的侵害。

（一）合理性

此案中，如果康泰蓝公司在与自来水公司签订购售合同时已经通知斯瑞曼公司，并取得斯瑞曼公司的同意同时支付了适当的使用费，或者康泰蓝公司未经斯瑞曼的许可而实施该发明，而斯瑞曼公司在保护期内行使了其发明专利的使用费请求权，那么在斯瑞曼获得该发明专利权后，自来水公司使用该设备的行为和康泰蓝公司的维修保养行为是否侵犯了斯瑞曼的专利权，即违反专利法第十一条第一款中的以生产经营目的使用其专利产品的行为。假定认定侵权，则第十三条就毫无意义，后续实施行为在性质上是保护期内实施他人相关发明的衍生行为，如果将保护期内的实施行为和取得专利权后的后续实施行为割裂，在第一部分，我说到法律由于客观因素无法禁止专利权临时保护期内他人实施相关发明的行为，而到这里却认定实施相关发明后衍生的合理的甚至非必要不可的后续行为系侵权行为，这显然违背第十三条的立法意义。所以认定后续行为侵权不成立。同理，如果他人在临时保护期内未支付适当使用费或者专利申请人未在临时保护期内请求支付适当使用费，那么完全可以适用专利法第六十八条请求支付使用费的诉讼时效，而不能认定后续实施行为为侵权行为。

当然，我说明一下，这里的后续实施行为必须是与临时保护期内的实施相关行为具有高度的关联性，两行为具有不可分割性，分割就会损坏另一种法益。在此案中，自来水公司后期使用二氧化氮发射器的的行为以及康泰蓝公司的维修保养行为是两人签订的购销合同的权利义务内容，如果斯瑞曼公司在获得专利权后可以向法院请求停止侵权行为，则有效地购销合同就无法履行，合同双方必定会产生合同纠纷，这显然违背了节约司法资源的原则。所以，此案中两被告的后续实施行为是被专利法所允许的。

（二）非禁止性

上面以提到，这里的后续实施行为包括自来水公司使用设备行为和康泰蓝公司的后期维修保养行为。自来水公司的使用行为就是利用该涉案设备可以产生二氧化氯，进而用来过滤自来水，达到净化自来水的效果。涉案设备获得专利权以后，享有禁止他人未经许可以生产经营目的的制造、使用、销售、许诺销售以及进口该设备的权利。这里的五个侵权行为以“制造”最为严重，也是所有侵权行为的源头所在，没有非法制造，非法使用、非法销售以及非法进口就会大大减少，甚至将会“断链”，而且也不太可能存在没有非法制造却单独存在非法使用、销售以及进口的情况，因为一切合法制造最终都会面临权利用尽的情况，专利法第六十三条第一款第一项将专利权用尽不视为侵权，也就是说一旦产品被合法制造了，就不会存在非法使用、销售以及进口的情况。那本案中后续实施行为若被定性为非法使用，那么涉案设备一定是被非法制造的。涉案设备是在专利临时保护期内由一方销售给另一方，它可能是在专利申请日之前制造出来的，也可能是在专利临时保护期内制造出来的，但不管怎么样，它绝对不是非法制造，相反，如果是在专利授权之后制造并售出使用的一定属于侵权行为。所以本案自来水公司后续使用行为对专利权并没有产生实质的侵害。此行为虽然不能完全符合第十一条的规定被评价为“合法使用”，但同时也不能被评价为“非法使用”，进而被法律所禁止。这也是立法规定的漏洞以及衔接不恰当之处，这种“合理使用”因怎样加以规定，有待法律加以明确规定。

那康泰蓝公司的后期维修保养行为对专利权有没有产生侵害呢，我认为这个有待探讨，因为这涉及专利的修理与再造。“专利权人合法投放市场的专利产品，使用人可以根据专利权用尽理论进行使用和修理，但不能进行专利产品的再造”，本案康泰蓝公司的售后服务行为是为了延长设备使用寿命，正常情况下是对设备原来功能的恢复，但也不排除某些技术人员对设备进行改造，改造后的产品的技术特征全部落入该设备受专利权保护的技术特征，那就有侵权嫌疑了。

四、结语

本文通过个案，分析专利临时保护期实施相关发明的后续实施行为是否属于侵权行为，这当然无法形成一个既定的结论。我国专利法对后续实施行为没有明确具体的规定，最高人民法院在综合考虑专利法相关规定的基础上使用体系解释的方法对该案做出的裁判规则：专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售，不侵害专利权。这样的裁判规则并不当然适用所有类似专利权纠纷，希望专利法能对此进行明确具体的规定。