核实优先权的一般性探讨

李 进

核实优先权的一般性探讨

李 进*

本文尝试从优先权制度的起源探讨以下内容：一是哪部分专利申请需要核实优先权；二是在核实是否为相同主题时，应该核实哪些内容；三是在在先申请公开不充分的情况下，在后申请是否能够获得优先权；四是要求优先权的权利要求在在先申请中得不到说明书的支持时对优先权效力的影响。

优先权 核实 公开不充分 支持

优先权制度源于《保护工业产权巴黎公约》，绝大多数国家实行先申请制度，将专利权授予最先提出申请的人。绝大多数国家的专利法都规定判断新颖性和创造性的时间标准是申请日，因此申请日便显得尤为重要。如果申请人想要在不同的国家获得专利保护，就应当同时在这些国家提出申请，这本身就具有很大的难度。在不同的国家提交申请需要较长的准备时间，在这段时间内，就有可能被他人抢先申请，或者在申请人向这些国家提交申请之前其发明被他人公开造成丧失新颖性，导致申请人权益受损。外国优先权的概念基于此产生。后来，德国发现该国国民在向本国递交专利申请后，又就该相同主题向欧洲专利局申请并指定德国的，可以要求本国首次申请的优先权，而如果该申请人直接向德国专利局就该相同主题再次提出申请的，则不能享受首次申请的优先权。很显然，这对本国国民是不公平的，基于此，又产生了本国优先权的概念。

优先权概念提出后便会涉及在后申请与首次申请是否存在差异，如果存在差异，那么在后申请能否享有优先权，由此便产生了核实优先权的相关原则。从上面优先权制度的产生过程中可以看出，优先权制度中涉及以下几个重要因素：首次申请、首次申请的申请日、在后申请、在后申请的申请日、二者之间的时间间距。由这几个重要因素，便衍生出了与核实优先权的相关内容。

一、需要核实优先权的情况

影响新颖性、创造性的现有技术的公开日在在先申请的申请日之前，那么无论是否以首次申请的申请日作为在后申请的优先权日，该现有技术均可以用于评价在后申请的新颖性、创造性，对公众以及申请人来说并不会带来任何权利上的损害，反之，如果存在影响新颖性、创造性的对比文件，该对比文件在在后申请能够享有优先权时不能作为现有技术或者抵触申请评价该在后申请的新颖性、创造性，该对比文件在在后申请不能享有优先权时可以作为现有技术或者抵触申请评价该在后申请的新颖性、创造性，那么，就应该核实优先权以确认该在后申请是否能够享有优先权。因此，审查员在检索之后，可以根据检索的结果确定是否需要核实优先权，如果并未检索到影响新颖性、创造性的现有技术，那么，便不用费力气去做核实优先权的工作了。下面具体讨论一下存在与在后申请的主题相同或者密切相关的对比文件的情况（下表中将对比文件按照时间标准分成了五种类型）。

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审查员在经过检索后，找到了与在后申请的主题相同或者密切相关的对比文件，该对比文件从申请的时间和公开的时间上可以划归上表中的四种情况，下面，结合上表对需要核实优先权的情况进行具体的分析：

（1）表中（1），该对比文件的公开日在优先权日之前。这时，无论是否以优先权日作为在后申请的申请日，该现有技术均可以评价该在后申请的新颖性、创造性，因此，无需核对优先权。

（2）表中（2），该对比文件的申请日在优先权日之前，公开日位于优先权日和申请日之间。如果享有优先权，则该对比文件只能评价该在后申请的新颖性，不受享优先权，则该对比文件可以评价该在后申请的新颖性、创造性，即该对比文件构成PX、PY类文件。

（3）表中（3），该对比文件的申请日位于优先权日（包括优先权日）和申请日之间，该对比文件的公开日位于优先权日和申请日之间。如果享有优先权，则该对比文件不能用来评价该在后申请的新创性，不受享优先权，则该对比文件可以评价该在后申请的新颖性、创造性，即该对比文件构成PX、PY类文件。

（4）表中（4），该对比文件的申请日位于优先权日（包括优先权日）和申请日之间，公开日晚于在后申请的申请日。如果享有优先权，则该对比文件不能用来评价该在后申请的新颖性、创造性，如果不受享优先权，则该对比文件可以评价该在后申请的新颖性，即该对比文件构成PE类文件。

（5）表中（5），该对比文件的申请日早于优先权日，公开日晚于该在后申请的申请日。无论优先权是否成立，该对比文件均可以评价该在后申请的新颖性。

显然，对于第一种情况和最后一种情况，不需要核对优先权，对于中间三种情况，需要核实优先权。

二、核实优先权的一般原则

1.《专利审查指南》（2010版）中关于核实优先权的相关规定

上面谈到了优先权制度中涉及的几个重要因素。由其中的首次申请的申请日（即优先权日）、在后申请的申请日、结合主题相同或者密切相关的对比文件的申请时间以及公开时间，可以判断是否需要核实优先权，而其余的几个重要因素：首次申请、在后申请、二者之间的时间间距，便属于优先权核实所相关的因素。《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2节给出了优先权核实的一般原则，包括：（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；（2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；（3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起12个月内。

对于上述第（2）条和第（3）条容易理解，对于上述第（1）条，作为要求优先权基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题，《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2节给出了相同主题的发明创造的定义：《专利法》第29条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。可见，作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题应该从技术领域、技术问题、技术方案以及技术效果四个维度进行核实。而《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2节“优先权核实的一般原则”指出：进行上述第（1）项核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件中。这里需要注意的是，《专利审查指南》（2010版）中此处对相同主题的核实仅仅是对技术方案的核实，在实际的操作中也可以看出，审查员对相同主题的核实也仅仅是核实技术方案。

2.在先申请公开不充分对优先权效力的影响

对于机械、电学、通信等领域来说，技术方案一旦完成，其技术领域、技术问题以及技术效果也会确定，整个发明创造便已完成，而对于生化领域的很多发明创造，技术方案虽已完成，其技术效果还需做很多的实验进行测定以及验证。也就是说，生化领域的很多发明创造，仅仅完成了技术方案，该发明创造并未完成。在先申请制下，为了使自己的发明创造先于他人被保护，申请人会在其发明创造并未完全完成的情况下抢先申请。这样一来，一是在发明尚未完成的情况下抢先取得申请日，进而通过要求优先权的方式进一步补充满足充分公开所需的内容，显然这对公众而言是不公平的，特别是对同时期做相同或相似研发内容的其他自然人或者组织团体不公平；二是在发明尚未完成的情况下形成的专利申请文件必然粗制滥造，降低专利申请文件的质量水平，甚至形成垃圾专利；三是对于公开不充分的专利申请文件，如果在可以要求优先权的期限内，便可以通过要求优先权的方式克服缺陷进而取得专利权了。

《专利法》的立法宗旨是以公开换保护，充分公开是《专利法》的基本原则，而优先权制度是为了保护申请人的利益的补充制度。如果不核实要求优先权的技术方案在在先申请中是否公开充分，将会给申请人留了一个可利用的程序漏洞，这势必造成优先权制度的滥用。基于此，笔者认为，在核实是否为相同主题的过程中，不仅包括对技术方案的核实，还应包括对要求优先权的技术方案在先申请中是否公开充分的核实。

实质上，对在先申请是否公开充分的核实对于不同类型的专利申请是不同的，对于不需要实验数据验证的专利申请文件，只需要验证要求优先权的技术方案在在先申请中是否公开充分，对于需要实验数据验证的专利申请文件，还需要验证在先申请中宣称的技术效果是否有相应的试验数据的支撑验证。而对技术效果的核实与对于在先申请是否公开充分的核实实际上是存在交叉的，对技术效果的核实包括两方面的因素：一是对在先申请中宣称的技术效果是否有相应的实验数据的支撑验证，也就是在先申请对于实验数据是否公开充分的问题；二是在后申请中记载的实验效果与在先申请中记载的实验效果是否一致的问题。

3.在先申请中得不到说明书的支持对优先权效力的影响

另外，这里还存在另一个问题。前面讨论了在先申请是否公开充分与能否享有优先权的关系，这时，我们自然而然也会想到在先申请能否得到说明书的支持是否也会影响到在后申请能否享有优先权呢？例如，对于要求优先权的技术方案记载在在先申请的权利要求中，而该权利要求得不到在先申请的说明书的支持，这时，在后申请增加了新的实施例或者效果数据以使要求优先权的技术方案能够得到说明书的支持，对于这样的情况，在后申请是否能够享有优先权呢？

《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第4.2.4节的第（4）部分对于本国优先权作了以下规定：

一件中国在后申请中记载了技术方案A和实施例a1、a2。技术方案A和实施例a1已经记载在中国首次申请中，则在后申请中技术方案A和实施例a1可以享有本国优先权，实施例a2则不能享有本国优先权。应当指出，本款情形在技术方案A要求保护的范围仅靠实施例a1支持是不够的时候，申请人为了使方案A得到支持，可以补充实施例a2。但是，如果a2在中国在后申请提出时已经是现有技术，则应当删除a2，并将A限制在由a1支持的范围内。

对于《专利审查指南》（2010版）中该处的a1和a2该如何理解？对于一个药物化合物A的专利申请，其实施例就应该包括该化合物的制备方法和药效试验，那么，制备方法和药效试验可以分别为a1和a2吗？《专利审查指南》（2010版）中没有进一步的详细规定。笔者认为，《专利审查指南》（2010版）中指出了“本款情形在技术方案A要求保护的范围仅靠实施例a1支持是不够的时候”，即明确了这是对于支持前提下的在后申请补充实施例的一个规定，如果制备方法和药效试验可以分别为a1和a2，那么就不是支持的问题，而是公开不充分的问题了，因此，药物化合物A中的一个具体化合物的制备方法及其药效试验应该合起来作为a1，在后申请是允许补充药物化合物A中的其他具体化合物的制备方法及其药效试验的。

从上述规定可以看出，如果要求优先权的技术方案在在先申请中得不到说明书的支持，在提交的在后申请中实际上是可以补充部分实施例以及部分实验数据，以使在后申请要求保护的技术方案能够得到说明书的支持。一般来说，权利要求不能得到说明书的支持可以分为三种情况：一是该权利要求概括的范围中存在不能实施的技术方案；二是该权利要求概括的范围中，部分技术方案的技术效果不够显著，不能够解决发明所要解决的技术问题；三是该权利要求中的部分技术方案缺乏相应的实施例支持或者效果试验数据进行支持，本领域技术人员也不能够合理地预期这部分技术方案是否能够解决技术问题。第三种情况就属于《专利审查指南》（2010版）的上述规定中因为在先申请得不到说明书支持的条件下可以补充实施例的情形了。但是显而易见的是，在先申请中存在不支持的直接原因是由于在先申请的说明书公开不够充分造成的（即部分权利要求限定的技术方案在说明书中公开充分，部分权利要求限定的技术方案在说明书中公开不充分），这种公开不够充分，可能是由于撰写水平造成的，可能是申请人对于部分的实施方式不愿意公开，也可能是申请人在递交在先申请时并未完全完成其发明创造。但无论哪一种，如果允许在后申请中增加实施例a2，那实质上便等同于前面所讨论的在先申请公开不充分的情况下在后申请能否补充数据的情形了，只是两者在公开不充分方面的程度不同罢了。因此，笔者认为，优先权制度作为一种进一步维护申请人权益的补充制度，不应该与专利法的基本制度相抵触，不应该制造专利申请的程序上的一些法律漏洞。因此，在核实优先权时，对于第三种情况所示的部分技术方案在在先申请中得不到说明书支持的情况，应部分给予优先权。

另一种观点认为，申请人在提交在先申请后，又对其发明创造作了进一步的完善，如果不允许申请人在在后申请中补充实施例以及效果数据，那么不利于鼓励发明创造。

对于此，笔者认为，在先申请制下，对于在先申请中所涉及的发明创造，申请人应该在完成其发明创造后进行申请，对于在该发明创造的基础上进一步改进的方案，可以再行申请，如果相对担心后面的改进方案2相对来说创造性的高度不是很高，申请人可以不提前公开其在先申请和在后申请，这时，申请人一是有足够的时间对其技术方案作进一步的改进，二是可以在自优先权日起18个月内提交改进方案2的专利申请，这样，在先申请只会用于评价改进方案2的专利申请的新颖性，而不会评价其创造性。

此外，《专利审查指南》（2010版）中的上述规定仅仅是针对本国优先权的，而对于外国优先权，《专利审查指南》（2010版）中并无相关规定，也就是说，外国优先权的核实仅仅适用于优先权核实的一般原则，而并不适用上述规定，这点从审查员在核实优先权的实际操作中也可略见一斑。因此，从《专利审查指南》（2010版）中本国优先权与外国优先权的相应规定可以看出，本国优先权显然是处于不对等的地位。

三、结 语

本文讨论了需要核实优先权的情况以及核实优先权的一般原则。笔者认为，如果在后申请中可以允许申请人补充一些实体性的内容，那么，这显然与制定优先权制度时的初衷相左。优先权制度的本意是在于克服在先申请制度下申请人难于同日在不同国家递交专利申请文件对申请人造成的损害，如果在后申请中享有优先权的技术方案能够获得专利权，那么首次申请中所对应的技术方案也应该是能够满足专利法的基本法条要求。否则，优先权制度便给申请人留下了可以利用的程序漏洞，这势必会造成优先权制度的滥用。因此，《专利审查指南》（2010版）中优先权的核实内容需要进一步完善。

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