美国商标保护过程中不容忽视的商标“使用”问题

2017-10-31赵立春

中国知识产权 2017年10期

赵立春

提到商标因未使用丧失权利一事，大多数人想到的是中国商标制度中关于商标的三年不使用问题，即商标获准注册满三年后，任何人可以以连续三年未使用商标为由提出撤销申请，如商标注册人未在法定期限内提交真实有效的商标使用证据，商标将会无效。但该法条属于“不告不究”的法条，即如无人提出撤销申请，商标即使没有在市场上使用也处于法律存活的状态。但在海外商标申请和保护过程中，有些国家规定商标申请人/注册人必须自己主动提交商标的使用证据以获准注册或维持商标的有效性，如美国、菲律宾、柬埔寨等。其中，美国的制度是相对完善且要求严格的，本文中笔者就美国商标申请/保护过程中可能导致丧失商标权利的商标使用问题进行梳理。

先从两个案例说起：

案例一：

中国某企业Z公司于2014年提交商标注册申请，在申请过程中由于商标图片和商品描述不规范遭遇官方补正，经过答复成功克服官方审查意见，2015年底商标获准注册并初审公告，但由于未在官方指定时期内提交商标的使用证据，商标最终于2016年底被视为放弃后无效。

案例二：

中国某企业H公司于2006年提交商标国际注册申请，即通过马德里途径指定美国，经美国官方审查后，商标于2008年在美国获准注册，商标有效期至2016年。但在商标有效期内商标注册人未按照官方规定在法定期限内提交真实有效的商标使用证据导致商标失效。

以上两个案例包含了近年美国商标申请和保护过程中常见的导致商标失效的情形，导致该后果的原因主要是两方面，一方面是商标注册人对美国商标使用制度的不熟悉和忽视，另一方面是使用证据留存和管理的不完善。为避免类似情形的发生，商标注册人要做好前述两个方面的工作。由于证据的留存和管理可以从企业制度方面解决，本文重点介绍美国商标制度对使用的要求，杜绝因不熟悉商标制度导致商标无效这种情况的发生。

提及商标的使用，需先从美国的商标申请制度谈起。与中国不同的是，美国的商标制度是以“使用在先”为前提的，商标法明确规定，具有真实使用意图，并在诚实信用原则下、在商业中使用商标的，可以在一定条件下获得注册。基于法律对“使用”的要求，商标的“使用”贯穿于商标的申请过程和注册后的有效期限内，按照商标是否获准注册分为两个阶段，即商标申请过程中和商标获准注册后，商标不同阶段对使用的要求不同：

一、商标申请过程中的商标使用要求

如上所述，美国的商标制度以“使用在先”为基本原则，申请人在提交商标注册申请时必须明确“申请基础”，“申请基础”共三项：1）“意图使用”；2）“已经使用”；3）“国外注册”。选择不同的申请基础，提交使用证据和使用声明的时间也不相同，但申请基础也不是申请人可以随心所欲选择的，详细规定见下表：

序号申请基础适用条件提交使用声明

的时间和要求

1 意图使用商标尚未在指定的商品/服务项目上在美国市场使用时，选择该基础商標通过官方审查且收到官方下发的核准通知时提交使用证据和声明

官方给予6个月的时间来提交使用证据，如无法及时提交可以延期，最多可以延期5次，每次延期6个月，但需申请人给出合理的延期理由

2 已经使用商标已经在美国市场有真实的使用，使用的商品/服务项目与申请指定的商品/服务项目相同在提交商标注册申请时一并提供商标的使用证据和商标最早使用日期

如提交的证据不能满足官方的要求，后续官方会下发官方审查意见要求申请人进行修改和补充使用证据

3 国外注册商标已经在其他国家获准注册，可以依据该申请基础，但选择该申请基础存在一定的局限性，即依据该基础申请商标时的指定商品等信息必须与提供的商标注册证保持一致在商标申请过程中均无需提供使用证据

基于以上对比，申请人需在申请提交前根据自己商标的使用情形选择最有利的申请基础，以尽快获取商标权利。

二、商标获准注册后的商标使用要求

根据美国商标法的规定，商标获准注册后的有效期为10年，在有效期内，商标注册人需提交两次商标使用声明以维持商标的有效性，提交使用声明和证据材料的时间为：1）商标获准注册第5-6年间；2）办理商标续展时，即商标获准注册后第9-10年间。需注意事项为：