禁止重复授权原则在实际审查中的问题探讨

刘峥

【摘 要】论文对禁止重复授权原则在实际审查中的问题进行探讨，分析在专利确权/侵权阶段对重复授权判定不一致的原因及影响，并对禁止重复授权法条的适用及判定提出个人思考。

【Abstract】Paper discussed the issue of the prohibition of double patenting in the patent examination， analyzed the reasons for the different conclusion in the patent grant or infringement， and made personal opinion for application and judgment of prohibition of double patenting.

【关键词】重复授权；等同原则；简单替换

【Keywords】double-patenting； doctrine of equivalent； simply substitution

【中图分类号】G306 【文献标志码】A 【文章編号】1673-1069（2017）09-0116-02

1 禁止重复授权的立法演进

我国专利制度确立之初即将禁止重复授权作为一项基本原则，在三次《专利法》修改中均对其在实际应用中遇到的突出问题进行了法律制度调整和完善，最终于2008年将禁止重复授权明确规定在《专利法》第九条（简称A9）中，针对“同人/不同人就同样的发明创造同日/先后提出两份以上的专利申请”这四种情况分别采用A9和新颖性法条落实禁止重复授权 [1]。然而，实践中重复授权的现象、制造批量相似申请躲避法律约束的非正常情况仍大量存在，如何更好地落实禁止重复授权以解决新的矛盾冲突仍需继续深入探讨和研究。

2 禁止重复授权的相关规定

A9明确规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”、“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。但针对不同申请又有不同适用：

①对于同日申请的发明/实用新型，采用A9法条落实禁止重复授权。《专利审查指南》（简称《指南》）规定“同样的发明创造是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求”。

②对于先后申请的发明/实用新型，采用新颖性法条落实禁止重复授权。在新颖性审查原则中《指南》提出“同样的发明或实用新型”并规定“如果技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型”。

③对于外观申请，采用A9法条落实禁止重复授权。但在具体适用时《指南》提出“同样的外观设计”并规定“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质相同”。

可见，在专利确权阶段，不同类型的专利申请在落实禁止重复授权原则时判定标准是不同的，不少申请人通过规避新颖性审查的方式获得相似申请的专利保护。

此外，重复授权造成的权利冲突更主要体现在专利侵权阶段。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准；也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称解释）第7条第2款规定“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”，即在专利侵权阶段适用“等同原则”。可见，两件权利要求保护范围实质相同的申请，在确权审查阶段可能被授权，但后续可能会面临侵权纠纷。结合具体案例进一步探讨。

3 实际审查中问题探讨

3.1 相关案例

同一申请人同日提交的三件申请，权利要求、说明书、说明书附图所记载的内容均基本相同，唯一的区别在于其中一个主要绝缘部件的组件数量不同，且该组件数量并未带来所解决技术问题以及技术效果的差异。

3.2 案例分析

由于该三件申请是同日提交的，在各自符合授权条件的情况下应考虑彼此是否构成重复授权。从权利要求记载的内容来看，三件申请绝缘部件的数量存在差异，即不存在保护保护范围完全相同的权利要求，因而在确权阶段，三件申请不构成重复授权。但根据《解释》的规定，数量不同绝缘部件实质属于等同技术特征，即三件专利互相落入彼此的专利权保护范围，在侵权阶段3件专利构成重复授权。

3.3 问题探讨

从上述分析可知，该三件申请/专利在专利确权、侵权阶段的判定结果不同，这引起笔者的一些思考：①从申请人角度考虑，不一致的解释方式造成不同的执法机关对同一事实的认定不同，从而对专利权人的利益带来损害，会影响到司法的权威和公正。②从专利保护价值考虑，三件申请说明书中记载的技术问题、技术效果相同，所采用的技术方案基本相同，这样的三件申请实质可以通过构成从属权利要求的形式整合为一件申请，但该申请人申请获得三件专利权的意义何在？③从社会公众角度考虑，如果该申请人将三件专利转让给不同的申请人，则受转让的不同申请人的权利之间造成交叉侵权。如果有第三人想实施该专利时需要向该申请人申请三份专利许可或向三个不同的专利权人获得许可、并支付三份专利使用费，这明显会造成公众与专利权人的利益冲突。对此笔者认为需要在A9落实重复授权的判定中引用“实质相同”以与司法解释中的“等同原则”相对应，保障专利确权与侵权阶段之间执行标准顺畅衔接，避免已授权专利在后续程序中出现侵权问题。

4 对如何适用A9的思考

在专利申请文件中，权利要求书直接确定了专利权保护范围，也是判定重复授权的依据。有些申请人由于专利撰写经验不足、文字语言相对匮乏，以致其撰写的权利要求书限定了不能完全体现申请人本意的保护范围，影响申请人的正当权益。同时，也会有申请人通过在已有成果基础上进行简单技术手段替换或玩弄文字游戏的方法，获得不恰当的专利权利[2]。endprint

国家知识产权局关于修改《关于规范专利申请行为的若干规定》的决定（简称决定）第三条指出“非正常申请专利的行为包括，同一单位或个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请”。笔者认为，采用现行《指南》有关重复授权判定的解释方式对此类非正常专利申请行为将无法有效约束，可以借鉴“等同原则”、“惯用技术手段的直接置换”研究中的一些法律思维做适应性调整，笔者的处理想法如下：

4.1 “整体比较”与“逐一要素比较”相结合

先通过“整体比较”原则判断该申请是否属于非正常专利申请行为。笔者认为《决定》中指出的简单替换或者拼凑的专利申请，是指技术方案实质相同、申请人通过权利要求文字撰写技巧规避重复授权问题的批量相似申请。这类申请大多具备以下特点：具有批量相似申请历史；申请文件的全部文字和附图具有高相似性；全部权利要求保护范围具有高相似性。

再通过“逐一要素比较”原则判断区别技术特征是否属于简单替换情况。笔者认为判定“简单变换”时应注意：区别特征均是本领域惯用技术手段；是以基本相同的手段、解决相同的问题、达到基本相同的效果；区别特征进行替换时不需引起其他部件或连接关系的变化。

4.2 “发明点”一般不做简单替换

結合我国科技创新的具体国情，对于“发明点”的技术特征一般不判定为简单替换[3]。但有些申请在原始申请文件中仅记载了宽泛的技术问题和效果，在意见陈述时指出某一技术特征是发明点。对此，笔者认为应核查技术方案，如果申请人声称的达到技术效果的技术特征在原申请中没有相同或相应记载，则不能认为该技术特征就是申请人声称的“发明点”。

4.3 “空置换”一般不做简单替换

“简单替换”即是将对比文件中的技术特征A简单替换为本申请的技术特征B。如果技术特征B不存在替换基础，一般不对技术特征B做简单替换的判定。但有一些申请，正是通过省略某个技术特征或者增加一个无关紧要的技术特征来规避权利要求保护范围相同的问题。笔者认为，当无替换基础的技术特征对所解决技术问题、所达到技术效果无实质影响，对整体结构或其他部件的连接结构等无实质影响时，可采取整体技术方案的简单替换。

5 结语

以上是笔者对禁止重复授权原则在实际审查中遇到的实际问题的思考。针对非正常的专利申请行为，如何增加禁止重复授权法条的适用性、权威性和一致性，还需要更多的研究。

【参考文献】

【1】尹新天.中国专利法详解[M]，北京：知识产权出版社，2012.

【2】吴胜华，等.同原则的适用及限制[J]，科技与法律，2010（85）：43-46.

【3】马欲洁，黄志敏.浅谈惯用手段的直接置换与等同侵权的内在联系[J].中国发明与专利，2012（增刊）：26-28.endprint