关于重复授权判断的一些探讨

张婕　叶盛　张辉

摘 要 在实际实质审查中，重复授权判断是经常遇到的疑难点。下面以几个实际案例为出发点，对权利要求存在不清楚、不支持的缺陷，以及用途限定、主题名称不同等情况下，如何对权利要求的保护范围进行解读以及如何进行重复授权的判断提出了一些观点和建议。

关键词 重复授权 保护范围 A26.4 限定作用

中图分类号：DF523.2 文献标识码：A

0引言

专利权是给予发明创造的所有人以一定地域和时期内对其发明创造的独占权和排他权。基于这种排他性的独占权，一项发明创造只能给予一个专利权，否则就违背了专利权的独占性原则。可以设想如果就同样的发明创造给予两个以上申请人以两项以上的“专利权”，那么这些“专利权”便无独占性可言，必然会导致权利冲突，也会使其他市场主体处于无所适从的地位，专利也就失去了意义。

《专利法》第9条规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权。专利法第9条或专利法实施细则第41条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。判断两项权利要求的保护范围是否相同，必然涉及到权利要求保护范围的确定、权利要求内容的解释以及保护范围的比较。然而，权利要求保护范围的确定和比较，是审查实践中的一个难题。专利法第59条规定：发明和实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准，说明书和附图可以用以解释权利要求。

而在实际审查中，最常遇到的可能构成重复授权的情形是同一申请人同日提出的一件发明专利申请和一件实用新型专利之间的判断。由于发明专利申请和实用新型专利由同一申请人提出，二者的说明书往往内容一致，原始权利要求通常也存在相同的缺陷。发明专利申请经实质审查满足授权条件时，其缺陷通常已经得到克服，而实用新型的审查是对形式缺陷和明显的实质性缺陷进行审查，实用新型专利的权利要求中可能会存在一些非明显的实质性缺陷。这样，会导致发明专利申请和实用新型专利的权利要求文字记载的内容存在不同，该情形下二者是否可能构成重复授权在实质审查中存在一定争议。一种观点认为可以一定程度结合说明书及其附图对实用新型专利的保护范围进行解释，还有一种观点则认为不应过多地结合说明书及其附图对实用新型专利的保护范围进行解释，必要时可以交由无效宣告等后续程序进行处理。

由此，笔者结合在实际审查中遇到的具体案例，对如何对权利要求的保护范围进行解读以及如何进行重复授权的判断提出了一些观点和建议。

1权利要求存在不支持的缺陷

案例1：发明申请的原权利要求与同日实用新型的权利要求完全相同，但是两者权利要求中对电路连接关系的描述均是错误的，且同日实用新型已经授权。通过对发明的实质审查，指出发明申请的权利要求1得不到說明书的支持，权利要求1中对电路连接关系的描述与说明书附图公开的不一致。申请人对此进行修改，修改后权利要求1的技术方案克服了不支持的问题，发明申请具备授权的条件。

案例分析：在实际审查中，对于上述案例1，一般按照权利要求的记载进行保护范围的解读，由此案例1中实用新型的权利要求1的保护范围与发明申请现在的保护范围是不同的。但是，从技术方案的实质来看，实用新型授权的权利要求的技术方案不符合专利法第26条第4款的规定，该技术方案限定的电路连接关系不能解决申请人声称的技术问题。而为了克服不支持的问题，该实用新型只能修改成与附图公开的技术方案相一致，即其修改方向是唯一的，且这种修改后的方案与发明申请的的权利要求1的技术方案是相同的。

因此，从把握发明实质的角度出发，在克服不支持的缺陷能通过说明书以及附图的内容对技术方案的保护范围存在唯一正确合理的解释时，经应当据此来确定技术方案实际的保护范围。

案例2：申请人同日提交了技术方案以及保护范围完全相同的发明和实用新型。在发明的实质审查中，指出权利要求1的技术方案概括过宽，没有详细记载某个部件与其他部件的连接关系，得不到说明书的支持。申请人通过将说明书实施例中记载的相应部件之间连接关系的特征加入权利要求1中克服了不支持的缺陷。

审查员在进行是否构成重复授权的判定时，认为同日实用新型已授权的权利要求1也存在不支持的问题，而申请人可以通过与发明申请同样的修改方式来克服不支持的问题。因此，实用新型权利要求1技术方案的实质与发明申请修改后的权利要求1的技术方案保护范围实质上相同，进而在发明具备授权的条件下，让申请人放弃了其同日实用新型。

案例分析：《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节规定：专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

这里，用说明书及附图解释权利要求的内容适用于权利要求要求保护的范围不清楚的情况，这种适用不应当扩大到其他情况。具体到本案，对于实用新型的权利要求要求保护的技术方案，其限定的范围边界是清楚的，从本领域技术人员角度看，并不能确定只能由说明书给出的某一具体方式实现，实际上说明书还记载了其他的实施方式。权利要求可以是对说明书具体实施方式的一种合理概况，因此，不应当用说明书内容对权利要求的保护范围加以限定。因此，在对发明和实用新型权利要求的内容进行比较后，二者保护范围不同，不属于同样的发明创造。

站位本领域技术人员，把握发明实质，如果不能确定克服不支持缺陷的修改方向是唯一的，不应当用说明书内容对权利要求的保护范围加以限定。

建议：在进行重复授权判断时，当权利要求存在不支持的缺陷时是否应该结合说明书及其附图对实用新型专利的保护范围进行解释，存在不同的观点。而不同观点的产生是由于站位角度不同导致的，在侵权、无效宣告等程序中一般是由利益对立的当事人提出，其目的是对专利权进行限制；而专利审查过程中审查员实际上并不涉及具体利益的考量，是处于中立的位置对申请人和社会公众之间的利益进行平衡。当结合说明书及其附图对实用新型专利的保护范围进行解释时，可能会出现不同的保护范围，这反而会增加权利要求保护范围的不确定性，从而无法对保护范围作出正确的判断。但是，在专利实质审查过程中，如果在克服不支持的缺陷时能通过说明书以及附图的内容对技术方案的保护范围作出唯一正确合理的解释，那么此时应该依据这种唯一正确合理的解释对权利要求的保护范围进行确定。这种判断方法并不会对实质审查员造成太多的工作量，反而避免了同样的发明创造同时授予了两项专利权，同时减少了后续无效等程序的工作量。

因此，除了在克服不支持的缺陷能通过说明书以及附图的内容对技术方案的保护范围存在唯一正确合理的解释的情形之外，不应过多地结合说明书及其附图对实用新型专利的保护范围进行解释，应当交无效宣告等后续程序进行处理。

2权利要求存在不清楚的缺陷

案例3：发明申请的原权利要求与同日实用新型的权利要求相同。经实质审查，发明申请的权利要求存在不清楚的地方，通过申请人的修改克服了上述问题。同日实用新型已经授权，其发明也具备授权条件。

案例分析：一个明确的专利权保护范围不仅对专利权人意义重大，对于社会公众也极为重要，而清楚的权利要求是确定权利要求保护范围的基础。当一个权利要求的保护范围不清楚时，无法对其保护范围进行界定。上述案例中，实用新型权利要求的保护范围不清楚，若要对其保护范围进行判断，要结合说明书以及附图的内容进行解释，使其形成一个清楚的保护范围。如果此时克服这种不清楚的修改方向是唯一确定的，则应据此确定实用新型权利要求的保护范围，并作出重复授权的判断。

建议：在实际审查过程中，在涉及不清楚缺陷导致的重复授权判断时，可以依据说明书以及附图公开的内容对保护范围进行解释，进而使其形成清楚的保护范围。但是，并不是所有的不清楚情形都可以依据说明书以及附图公开的内容进行解释，只有其在通过说明书和附图的内容对技术方案的保护范围进行唯一正确合理的解释时，才可以进行。如果说明书中对此的解释存在多种情形，反而会增加权利要求保护范围的不确定性。

3用途限定的情形

案例3：发明申请的权利要求1的技术方案为：一种旋转控制装置，包括旋转中心油路和旋转体，其特征在于：旋转体由三个不同方向的旋转板构成，……，该旋转控制装置应用在工程机械上。而其同日实用新型的权利要求1的技术方案与发明申请相比，仅仅多了技术特征“该旋转控制装置应用在工程机械上”，其它特征均相同，且同日实用新型已授权，发明申请也具备授权的条件。

案例分析：上述案例中，发明申请的权利要求与实用新型已授权的权利要求的区别仅在于“应用在工程机械上”的用途限定。对于该用途限定是否使得发明申请与实用新型的权利要求保护范围有所不同，存在两种不同的观点，其中一种观点认为：二者保护范围不同，发明申请的权利要求有“应用在工程机械上”用途限定，其隐含了该旋转装置在材质、硬度、大小等与已授权的实用新型的权利要求的技术方案有所不同，因此二者保护范围不同，不属于重复授权；另一种观点则认为：虽然同日实用新型的权利要求中没有记载“应用在工程机械上”的用途，但是实用新型和发明申请中对于旋转控制装置的结构限定相同，且由两者的说明书记载的内容可知，该同日实用新型的旋转控制装置也可以用于工程机械，由此可见两者的技术方案的实质相同，保护范围是相同的。

建议：笔者认为，在实质审查过程中，用途限定是否会对权利要求的保护范围产生影响，应当首先考虑这种用途限定是否使产品的结构和/或组成发生改变；而当仅依据权利要求记载的内容难以作出清楚的判断时，可以结合说明书记载的内容进一步判断；此外，还可以结合所属领域的发展现状进一步判断产品是否可用于其他用途。由此再来看上述案例，发明申请和实用新型的权利要求中对于“旋转控制装置”的结构特征限定相同，两者的区别仅在于用途不同，而这种“应用在工程机械上”的用途限定并没有使得旋转控制装置的结构/或组成有所不同；且结合两者的说明书记载的内容，实用新型的旋转控制装置也可用于工程机械上；此外，从旋转控制装置的结构及现有技术可知，这种旋转控制装置并未明确可用于除工程机械之外的其他用途。由此可见，这种用途并没有对产品本身结构产生影响，两者的保护范围是相同的。

4主题名称不同的产品

案例4：发明申请的权利要求1的技术方案为：一种金蛋相框，其特征在于：包含框体、旋转座；所述框体呈鸡蛋形；……。

而其同日实用新型的权利要求1的技术方案与该发明申请相比，区别仅仅在于：实用新型的主题名称为“一种鸡蛋相框”，没有记载“金”色。两者权利要求1中的（下转第150页）（上接第137页）其他技术特征均相同，均是相框结构的进一步限定。

案例分析：上述案例中，发明申请的权利要求与实用新型的权利要求的区别仅在于“金”色颜色的限定。对于这种颜色限定导致主题名称不同是否使得发明申请与实用新型的权利要求保护范围有所不同，存在以下几种不同的观点，一种观点认为：“金”色不是技术特征，只是一种颜色，对产品没有限定作用，没有使要求保护的相框结构和/或组成区别于实用新型的相框，两者保护范围相同；而另一种观点则认为：金蛋相框可能是一种采用金色材质制作而成的相框，这种金色的限定隐含了该相框在材质上与已授权的实用新型的权利要求的技术方案有所不同，因此二者保护范围不同。

建议：上述案例中，“金蛋”中的“金”仅仅是一种颜色的限定？还是隐含了可能是一种金色材质？对于“金”的解释存在争议。专利法第59条规定：发明和实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准，说明书和附图可以用以解释权利要求。此时，可以结合说明书和附图的内容对“金”作进一步的解释。而发明申请以及同日实用新型中均记载了“金”是在相框外表面涂上金色，可见“金”只是一种颜色。再明确了“金”的含义后，再来考虑其是否使相框的结构和/或组成发生改变。“金”色并没有使得相框的结构和/或组成区别于实用新型，因此两者的保护范围是相同的。

对于权利要求主题名称不同的情形的重复授权判断，不仅要对主题名称进行考虑，还要从技术方案的整体上考虑主题名称对技术方案的影响。当对主题名称的解释存疑时，可以结合说明书和附图对其进行解释，再进行判断主题名称是否對产品结构和/或组成产生影响。

5结论

在实质审查过程中，关于不同情形下的重复授权判断，笔者的观点如下：

（1）不支持：除了在克服不支持的缺陷能通过说明书以及附图的内容对权利要求的保护范围存在唯一正确合理的解释的情形之外，不应过多地结合说明书及其附图对实用新型专利的保护范围进行解释，应当交无效宣告等后续程序进行处理；

（2）不清楚：并不是所有的不清楚情形都可以依据说明书以及附图公开的内容进行解释，只有其在通过说明书和附图的内容对权利要求的保护范围进行唯一正确合理的解释时，才可以进行；

（3）用途限定：首先考虑这种用途限定是否使产品的结构和/或组成发生改变；而当仅依据权利要求记载的内容难以作出清楚的判断时，可以结合说明书记载的内容进一步判断；此外，还可以结合所属领域的发展现状进一步判断产品是否可用于其他用途。

（4）主题名称不同：当对主题名称的解释存疑时，可以结合说明书和附图对其进行解释，再进行判断主题名称是否对产品结构和/或组成产生影响。

参考文献

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