知识产权尽职调查权如何合理行使

文 肖恩☒科林、康拉德 ☒C☒皮茨 翻译《法人》记者 李立娟

知识产权尽职调查权如何合理行使

文 肖恩☒科林、康拉德 ☒C☒皮茨 翻译《法人》记者 李立娟

涉及知识产权的尽职调查不只是一个技术性的法律过程。在实践的过程中，这个过程充斥在客户的每一个业务流程程中。一旦整合，客户最宝贵的资产—知识产权，将会得到更好的保护

对一些以知识产权收购和许可为首要经营目标的跨国公司来说，知识产权可以说是整个公司的血液。通过这些交易的管理，律师们可以帮助他们的客户增加其所需的价值。

那些未能把握这些挑战的人，或许不能得到其所想要的结果。而对于那些提前重视这些问题的人，则可以避免潜在的灾难。因此，对这种交易策略过程中的尽职调查至关重要。这一过程的执行情况，对公司内部律师意味着明显的机会和风险，而“做出正确的选择”是公司内部律师唯一的路径。

知识产权尽职调查离不开内部律师

在实践中，知识产权的尽职调查权可以通过外部律师的“放弃合法权利”来实现，这与知识产权与企业并购后的利益息息相关。现实中，经常发生公司内部律师因为知识匮乏而将尽职调查外包给外部律师的情形。

然而，外部律师的技术经验是异常重要的，其不应对公司内部律师交易产生影响，因为内部律师对交易业务更为熟悉而非外部律师。

为此，笔者总结了数百个涉及数亿美元日常交易过程中知识产权尽职调查的经验，通过这些经验，可以轻易得到这样的结论：尽管知识产权是一个相当专业的问题，但是在本质上，它与其他资产的并购案件是相似的，其他资产的审查购买问题同样适用于知识产权。

其中最核心的几个问题是：资产标的物的转移是否合法？标的物的法律性质和权利属性？在标的物的司法管辖权内，标的物的合法权利有哪些限制？客户本身是否满足这些权利的范围？标的物以及合法权利是否满足客户收购后的经济目标？

前三个问题可以由外部律师进行解决，因为他们在交易的司法管辖权内知识产权交易的专业经验不用怀疑。然而，对于最后两个问题的解决，关于客户经济目标的实现，内部律师恐怕更加适合。

知识产权的尽职调查过程，可以反映企业内部的创新管理。这种价值不仅仅体现在资产标的物是什么，更多时候体现在其如何使用以及商业化的过程中，而且这种效益可以随着时间进一步延续。

因此，一个合格的尽职调查过程并不是仅仅考量知识产权“是什么”，更应该考虑在其司法管辖权内知产潜在权利的扩展，即“可以做什么”。基于这个原因，战略和经济效益为出发点的分析需要对客户效益都熟悉的内部律师进行思量。

这就解释了为什么把整个知识产权尽职调查过程全部外包给外部律师很少卓有成效的原因。通常交易的各方并没有意识到知识产权法律层面的阐述以及标的物的合法性，与客户知识产权商业化的合法转化是大为不同的。内部律师的能力在尽职调查的过程中异常重要。

内部律师在尽职调查过程的最佳实践

对任何知识产权的尽职调查过程是直接而系统的。遵循系统性将会建立一个直观的数据库进行分析，对内部律师及企业都大有益处。

在每个步骤的最后，可以建立一个“缺陷列表”来记录每个国家知识产权的禁止情况，这就好像一个准许列表的功能。接下来介绍的系统会帮助内部律师在紧跟每个步骤后，更加迅速地访问相关数据，并分析和决策公司是否应该继续抑或是结束交易。这种逐步的分析过程降低了成本并提高了效率。它充斥在交易的每个步骤中，提高了交易的价值。

即使是以科技为主的交易，这一过程或也许会促进相关的商业机密、公开说明材料的版权或生产过程中以及与品牌的价值，避免知识产权的价值被误导。因为在一些交易中，品牌可能更多像域名一样，体现在其潜在价值中。

而且，通过正确的尽职调查，你或许会发现，交易的真正价值或许不在于专利、版权以及商标的形式，而存在于未被保护的创新或者是以商业秘密形式存在的知识产权。因此，任何知识产权的尽职调查，需要检查所在国家及管辖权内实际或潜在形式存在的知识产权。

以下介绍的步骤，适用于所有的国企以及私企：

确定知识产权资产的范围、交易的潜在主体及其法律保护、专利、商业秘密等类别。

确定知识产权在资产中的出处，是公司内部员工创造的，或是由外部的收购、许可、联合开发抑或是其他方式而来，并确定所有发明人/创造者的名称，地位和法人实体，以及发明的时间和地点。

确保合同标的上权利的合法性；雇佣合同中进行排他的限制以及不可雇佣竞争对手员工的条款，明确雇佣关系以及标的物转让权利义务等，并且对相类似的权利进行审核，明确可能会对知产标的物产生影响的权利。

经过上述的评估后，对于潜在的可能具有知识产权价值的资产，在相关国家进行一系列的注册，如专利、版权、域名、商标。注册并不仅仅是记录在案，更重要的是对抵押权以及财产权的注册（在美国，需要进行UCC1搜索，以确定知识产权的标的是否已经经济效益化与运营）。

如果在交易的发生国，知识产权可以作为交易的标的物，比较上述步骤的搜索结果与交易的目的，也就是说，知识产权的登记及许可范围可以反映出实际的经营许可范围。

比较专利的范围以及专利可覆盖的范围，并确定专利所覆盖的技术在市场上的优势及专利所带来的商业价值（比如商业秘密、版权等）。

如果专利纠纷被牵扯到诉讼中，任何已经注册的专利都是极具有价值的存在，因为注册的知产是起诉审查的文件根据，足够的证据及可供支持的证据记录在案，可以大大增加胜诉的空间。

要求及重新审查内部律师关于交易所涉及的知识产权及其相关搜索。

要求及重新审查案件所涉及的知识产权文书、信件以及与知产相关的接受和反馈的相关内容。

如果有的话，确定交易知识产权所涉及国家的警务以及执法系统是否到位。

对于交易标的价值存在争议的，要么请求交易标的的内部律师就专利或商标发表相关专业意见（这需要不同国家的内部律师按照国家情况，因地制宜地进行解释），要么就相关的争议问题聘请专业的法律顾问进行解答。

知识产权尽职调查的整合难题

对于上述问题，有一个替代性的解决方案，除去交易标的物说明或要求意见的干扰，根据相关的搜索确定所涉知识产权的价值，并不仅仅是一个事实收集和内部风险评估过程那么简单。如果并不存在任何的法律保护，或者如果在交易的过程中或潜在的侵权危险会因过多的信息收集而增加风险，或者你以为意识到第三者侵权从而不立即实施收购但是怠于解决问题，这些情况的分析或许会提供交易停止的关键信息。

对于专利和商标的价值存在争议的，如果注册的知识产权能够在跨国收购后在交易国家双方体现更多商业上的价值，以及标的物能够得到更多保护，应根据这些进行相关的搜索后再进行决策（如已注册的知识产权是否能覆盖现有或预期的商业用途）。

根据上述的问题起草相关文件，以及确保内部律师将上述交易标的物所涉及的问题反馈在最终的陈述文件中。

上述问题的各步骤可由公司内部律师、外部律师各自独立，抑或是由两者与团队成员共同完成。如果这一过程能够严格地进行规划，聘请外部律师的花费以及内部律师的时间效率都可进行最为有效的控制。按照上述步骤，围绕知识产权交易的关键问题将在尽职调查过程中逐一得到解决，资源的最有效利用以及风险的最小化控制也将迎刃而解。

（本文英文版权属于全球企业法律顾问协会）