出口加工中商标侵权问题探析

唐思佳

(苏州大学 王健法学院，江苏 苏州 215006)

出口加工中商标侵权问题探析

唐思佳

(苏州大学 王健法学院，江苏 苏州 215006)

涉外定牌加工涉及到的商标侵权问题，属于出口加工制造行业知识产权法律问题中最主要最典型的一种。在修订后的《商标法》施行的背景下，文章着眼于涉外定牌加工侵权认定理论争议，对商标使用、地域性特征以及混淆理论等争议焦点加以梳理分析，综合考量利益平衡与政策导向的因素，提出在严格的知识产权保护要求下，出口加工中的商标权保护问题可以得到更加明确合理的回应。

涉外定牌加工；商标侵权； 商标使用； 知识产权保护

改革开放以来，中国以“世界工厂”的形象逐渐活跃于世界舞台，正是凭借其庞大的人口规模、广袤的国土以及埋藏丰富的资源，将人力物力财力等经济资源集中投入到制造业中并最终发展成为世界上规模最大的制造业大国，由此以沿海地区为中心的出口型加工制造业也迅速发展壮大起来。然而，伴随出口加工制造业繁荣发展而来的，是有关出口加工过程中商标侵权的一系列法律纠纷。虽然我国现行法律对于此类问题始终没有明确的规定，但综合考量利益平衡原则与政策导向性等因素，在严格的知识产权保护标准下我国必将对涉外定牌加工中的商标权保护提出更高的要求。

一、定牌加工概念分析

随着世界经济一体化与国际贸易自由化的迅猛发展，越来越多国际知名品牌的所有者因为利益需求而不断降低生产成本，选择在人力资源丰富、工资水平较低的国家和地区投资设厂，或干脆与当地企业签订合同，由当地企业按照其要求制造商品，再贴上商标在世界各国加以销售。这在国际贸易中被称为“定牌生产”。

而法律意义上的定牌加工(OEM，Original Equipment Manufacture)又称定牌生产、贴牌加工、来料加工等，是指加工方接受委托方的委托授权，按照其要求加工使用特定商品标识或品牌的产品，且所有产品均由委托方负责销售的生产模式。涉外定牌加工是国际贸易中的一种加工贸易方式，属于狭义的定牌加工，即国内的加工方在国外合法商标权人的授权委托下，根据国外委托方提供的材料及加工要求为其加工产品并直接标注委托方的商标，所有产品全部由委托方在国外销售，国内加工方没有销售权，仅依据委托合同获得一定的加工费。

目前国内法学界及实务界争议不休的涉外定牌加工生产模式的主要特征包括：(1)国外委托方在国外享有经合法有效注册的商标的专用权利，但在中国没有登记注册该商标；(2)国内存在在相同或类似商品上与委托方商标相同或近似的注册商标；(3)国内加工方只负责按要求加工产品，成品全部交付国外委托方，并不在中国境内销售。

二、青岛鳄鱼商标侵权案引发关注

自上世纪80年代初，香港鳄鱼恤公司就申请并成功注册了25类“CROCODILE”商标，并一直是该商标在中国大陆的唯一合法持有者。2011年1月24日，鳄鱼恤公司通过海关备案查获了被山东黄岛海关查获的青岛瑞田公司准备出口的一批产品，该产品标注了鳄鱼恤公司享有注册商标专用权的“CROCODILE”商标。鳄鱼恤公司遂将对方告上法庭，请求法院判令青岛瑞田公司停止商标侵权并赔偿其损失。而青岛瑞田公司则辩称自己是受韩国一家公司的委托加工服装，该韩国公司向青岛瑞田公司提供所需的全部制衣材料，青岛瑞田公司则按照其提供的贴牌加工定制要求进行生产加工，所有产品全部在日本销售。且该韩国公司在本国也合法拥有“CROCODILE”商标，自己使用该商标获得了商标权人的合法授权，既没有侵权的主观故意和过错，也没有给香港鳄鱼恤公司造成实际影响和损失，因此并不构成对其商标专用权的侵犯。

该案一审法院认为，由于商标权保护的地域性原则，鳄鱼恤公司在中国申请注册的涉案商标，在中国境内应当受到保护。无论瑞田公司在使用“CROCODILE”商标时是否取得了外国公司的授权，其在中国境内生产加工带有与中国注册商标相同标识产品的行为都构成对鳄鱼恤公司注册商标专用权的侵犯。而山东高院终审判决表示，瑞田公司涉外定牌加工行为，“不是与商品流通相联系的商标使用行为，不属于我国商标法意义上的商标使用”。与此同时，瑞田公司所加工产品全部出口，并不在中国境内流通销售，且加工方瑞田公司尽到了合理注意义务，因此，产品上所贴附的商业标识对于国内消费者而言并不会发挥识别商品来源的作用，这样的定牌加工行为不构成商标侵权。该案的最终结果是，二审法院判决撤销了原审法院的判决，对于鳄鱼恤公司的诉讼请求全部驳回。

这一则同案不同判的商标侵权案引起了社会的广泛关注，法学理论界则将关注的焦点再次集中于出口加工中涉外定牌加工行为是否构成商标侵权这一议题上。对于这一经久不衰的热议话题，在修订后的《商标法》施行的背景下，有必要进行探讨。

三、涉外定牌加工侵权判定理论争议

当下关于涉外定牌加工是否侵犯商标专用权的各类学说众说纷纭，除了实务界与理论界之间的纷争，涉及到相关案件的法院系统、工商系统以及海关系统之间也存在观点分歧。通过概括梳理，简要介绍一下以下三类主要观点。

(一)肯定侵权说

从司法裁判来看，对于涉外定牌加工行为的定性大多数法院都作出了肯定侵权的裁判。以典型的“耐克商标案”为代表，肯定侵权的理由之一便是：知识产权的地域性特征使得商标保护同样具有地域性的特点，在中国境内合法注册了商标，只要在我国法院的司法管辖权范围内，未经商标权人许可，任何人不得以任何方式侵害其注册商标专用权；境外委托人在其本国享有的商标权不具有域外效力，不能成为其在中国享有商标权的依据，我国只保护在中国享有的注册商标专用权。

在后续的广州“NENKEL”案以及浙江“RBI”商标侵权案等案件中，法院做出肯定侵权裁判的基本理由主要是依据我国原《商标法》第五十二条第一款的规定，即认定商标侵权不以产品在境内销售为前提，不以可能导致消费者混淆为基础。

而对于同样具有商标行政执法权的工商系统与海关系统来说，在涉及到涉外定牌加工的相关问题时，均采用严格认定侵权的执法标准。工商行政管理部门以《关于对外贸易中商标管理的规定》中的相关要求为依据，严查定牌加工过程中企业擅自使用商标侵犯他人商标专用权的问题。同样，对于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，“海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准”。从我国目前现行《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的制度设计看来，中国海关既严格控制货物的进口行为，对货物的出口行为同样实行了强制性的知识产权保护标准。

(二)否定侵权说

一直以来，理论界的大多数观点均倾向于认定涉外定牌加工没有侵犯商标权，法院系统近些年在一些具体判例中也纷纷作出不侵权判决。较为显著的有，上海“JOLIDA”商标侵权案以及“无锡艾弗国际贸易有限公司与新加坡鳄鱼恤有限公司商标侵权纠纷案”，上海地区的法院均以相似的理由作出了确认不侵权的判决，即涉外定牌加工的产品由境外委托方全部在国外进行经营销售，涉案商标在国内不发挥区分商品来源的商标识别作用，只在国外市场发挥商标识别功能。因此，对于中国国内消费者来说，不会产生对该商品的来源发生混淆以及误认的可能性，因而不构成侵权。

除此之外，学界持不侵权立场的学者还认为：定牌加工行为属于合同法中的加工承揽行为，而非商标法意义上的商标使用行为；涉外定牌加工的产品不在中国境内销售，因而不会对国内商标权人的权益造成实质损害。

(三)区分侵权说

此类观点以浙江省法院系统为代表，浙江省高级人民法院课题组在其研究报告中指出：“涉外贴牌行为如果符合在相同商品或服务上使用相同标记的，应直接推定混淆成立, 从而认定定作方和加工方构成侵权；在涉外贴牌行为中，如贴牌产品与国内商标权人核准使用的商品、服务或者注册商标不相同，因涉外贴牌产品均出口，不在国内销售，国内的消费者没有发生混淆的可能，应认定为不属于类似商品、类似服务、或商品与服务类似或者不构成近似商标，从而不构成商标侵权。”

四、涉外定牌加工侵权认定争议的思考

(一)商标权地域性的双面理解

一方面，知识产权作为一种专有性权利，其在空间上有限的效力只限于一国境内，即知识产权具有严格的领土性决定了其要受到一定的地域限制。知识产权没有域外效力，以商标权为例，在一国获得商标注册的商标权人，若要在其他国家受到法律的保护，那就必须严格按照该国的各项相关法律规定获得合法登记注册或审查批准。商标权作为法定权利，同时也是国家公共政策的产物，它必须凭借法律的强制性规定才能够存在，且商标权的具体内容以及范围也完全取决于一国法律的规定。而各个国家有关商标权的获得和保护的规定却又各不相同，因此一国的商标权在其他国家不能自动获得保护。而随着全球经济一体化进程的不断加速，商标权的地域性虽然存在被淡化的趋势，但各项国际条约的签署只是在一定程度上削弱了商标权的地域性，并没有完全取消地域性。例如，中国和美国虽然都是《保护工业产权巴黎公约》的缔约国，但是在美国合法获得注册的商标并不会自动受到保护。美国的商标权利人只有在中国经过合法的商标注册登记之后，其注册商标专用权才在中国受到中国法律的保护。因此，在上述肯定侵权说中，“涉外定牌加工的国外定作方在其本国合法享有的商标权不能成为其在中国享有注册商标专用权的依据”这一观点是具有一定合理性的。

另一方面，同样基于商标权的地域性特征，国内合法注册的商标权人与国外商标权人均是依据各自国家法律中有关商标权的规定而行使权利并依法受到保护，在其各自的法域内其商标权均独立合法有效。当产生如涉外定牌加工此类商标侵权纠纷时，国内的商标权人通过国内诉讼的方式向国内加工方主张权利，实际上通过国内法的效力间接影响到了定作方即国外商标权人合法的委托生产以及在国外的经营销售行为，这已经在某种程度上突破了商标权地域性的限制。随着现代科学技术的不断进步与国际贸易需求的不断扩大，知识产权国际交易市场的形成与发展使得知识产权的地域性限制与知识产品的国际性需求之间的矛盾与日俱增。面临这样的巨大矛盾，世界各国通过国际组织的调停以及国际知识产权保护制度的建立等方式使得知识产权的地域性限制有所削弱。如在国际知识产权保护中的国民待遇原则的规定就对知识产权的地域性特点作了重要补充，它使得一国承认或授予的知识产权根据国际公约在缔约国发生域外效力成为可能。如今，知识产权法律适用的多元化与涉外知识产权纠纷的非专属管辖，已经对商标权的地域性特征带来了重大的影响。而为了有效保护商标权利人利益和提高诉讼效率，一些国家正在酝酿国家地区之间的跨地域管辖与法律适用的发展。

因此，诸如涉外定牌加工此类涉外商标侵权纠纷问题，对于商标权的地域性特征提出了挑战，国家也应当尝试从制度建设与长远发展角度进行考量，以实现对国内加工方的利益平衡和对国内商标权人的权益保护。

(二)定牌加工构成“商标使用”

在国内定牌加工中，由于商品生产针对的是国内市场，即使受托加工方不直接从事侵害注册商标专用权的商品销售行为，商品最终都会进入国内市场流通，商标标识最终会投入到实际使用环节。因此，国内贴牌生产方式下，无论是生产过程中加商标标识，还是生产后立即贴附商标标识的行为都构成商标使用，也构成商标假冒、仿冒行为。但是，涉外定牌加工的产品是由加工方直接将生产加工的成品交付给国外委托方，委托方的销售市场在国外，所有产品不会进入中国国内市场流通销售。在这种情况下，加工方的单纯加工行为是否构成商标使用或者侵害注册商标专用权的行为就值得探讨了。

关于涉外定牌加工行为是否属于我国商标法意义上的“商标使用”行为这一问题，理论界争议已久。随着修订后的《商标法》的实施，出现了称现行《商标法》第四十八条对于“商标使用”做出的新定义支持了定牌加工行为并非商标使用行为这样的说法，即“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”新法中增加了“用于识别商品来源”这样一个短语，强调了商标的最基本功能即区别商品或服务来源的功能。那么是否可以根据涉外定牌加工中加工方在产品上贴附商标并非为了发挥商标区别商品或服务来源的功能这一理由，就直接认定该行为并非“商标使用”行为呢？笔者认为，“用于识别商品来源”这一表述属于对法律概念的目的解释而并非构成要件，“商标使用”与商品的生产制造无关，无论该商品是买来的、自己制作的还是委托加工的，在认定是否属于“商标使用”行为时完全不用考虑该使用商标的商品来源是什么，“商标使用”只与在商品上使用商标有关。

实际上，商标使用既可以是注册商标人的自行使用，也可以是第三人被许可使用。涉外定牌加工中所体现的正是国外委托方与国内加工方之间通过协议的方式建立起来的定牌加工合作关系，委托方合法授权其商标权，加工方生产并销售带有委托方注册商标的商品，这也是一种商标使用许可关系。现实生活中对商标的使用方式多种多样，无论自主生产还是接受他人委托加工，不论是在商品上直接使用还是在商业文件或其他材料中使用，只要用以向消费者或购买者传递有关商品与其生产者之间关系的信息，即构成商标法意义上的“商标使用”行为。综上所述，我们并不否认定牌加工行为属于加工承揽行为的一种，但它也属于商标使用行为。

(三)修订后的《商标法》“混淆可能性”要件的引入

可能导致消费者对商品的来源产生混淆和误认，是构成商标侵权的必要条件，也是商标法必须要进行防范和制止的行为。世界各国商标法无论实行使用原则还是注册原则，保护商标的立论基础都是防止混淆。商标法规定商标权人有权禁止的使用行为，无不以足以导致误认、混淆为前提。我国2013年修订的《商标法》第五十七条对于商标侵权认定要件进行了修改，相较于原《商标法》第五十二条第(一)项的规定而言，《商标法》参照了国际条约和各国的普遍做法，终于在商标侵权认定中纳入了“容易导致混淆”的要件。而前述肯定侵权说的观点中，法院以导致混淆不是认定侵权的构成要件为理由作出的判决，是以原《商标法》第五十二条的规定为依据的，在此便不多作评论。

修订后的《商标法》第五十七条第(二)项增加了“容易导致混淆的”这一条件，对于第(一)项“双重相同”的情形，理论界也普遍认为应推定存在混淆的可能性，且该推定是“绝对”推定，即在具体的实践中不可能以相关事实和理由来推翻这样的推定。前述以浙江省法院系统为代表的区分侵权说中，对于涉外定牌加工中“双重相同”的情形坚持了绝对保护的原则，而在“同种商品上近似商标或者类似商品上相同或近似的商标”则采用了截然不同的观点。那么关于“由于涉外定牌加工产品不在国内销售而不会使消费者产生混淆和误认，因此不认定为侵权”这样的观点合理与否，笔者又从国际贸易的角度提出了新的思考。

(四)从国际贸易角度考虑涉外定牌加工侵权与否

国际贸易的发展和企业的跨国生产经营，促成了许多国际分工与合作的现象。全球范围内自由贸易的推广，发展中国家凭借其劳动力、资源和市场来体现国际竞争优势。而随着我国改革开放的不断推进，我国的经济已逐渐深入到全球经济当中，出口加工经济已经成为我国外向型经济结构中的重要组成部分。

归根结底，涉外定牌加工属于我国出口加工产业中的一个部分，属于国际贸易中国际分工与合作的一个重要环节，它需要遵守各类国际贸易规则以及我国关于进出口行业的一系列规定。例如，关于出口行为，我国《知识产权海关保护条例》采用严格的知识产权保护要求，我国海关在实施对于出口行为的知识产权保护措施时，并不要求审查有侵权嫌疑的出口货物是否具备导致消费者混淆、误认等条件。也就是说，海关在从严认定出口加工产品侵权时，是不以可能导致混淆为前提的。换言之，出口加工的产品，无论是否具有混淆可能性，均有可能被海关认定为侵权。那么可以做一个简单的逻辑判断，出口加工企业用于外贸出口的产品均不在我国国内市场销售，涉外定牌加工的产品也属于出口加工产品的一种，我们是否可以仅根据其产品不在中国境内销售而不具有混淆可能性，就直接认定其不构成侵权呢？答案显然是否定的，这样看来，前文所述否定侵权说中的相关观点仍然值得推敲。

五、修订后的《商标法》背景下的利益平衡与政策导向

关于涉外定牌加工的法律定性问题，我国法律一直未有明确的规定。北京市高级人民法院在2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中曾明确涉外定牌加工不侵权，即“贴牌加工是基于有权使用商标权人的明确委托，并且受托贴牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”但后来该条规定又被删除了。及至2013年《商标法》修订过程中，由于外商代表组织大力呼吁要求，在最初的商标法修订稿中曾涉及了贴牌加工涉及的商标侵权问题，然而在那之后的修订稿中却未再出现对这一问题的专门规定。因此，修订后的《商标法》中对于涉外定牌加工行为仍然未作规定，实践中个案的解决仍需要依靠法官及行政执法人员对于法条的充分理解运用和自由裁量权的合理把握。

世界范围内的商标权保护呈现出逐渐加强的趋势，我国修订后的《商标法》修订也体现了这样的精神。在过去对外贸易愈发蓬勃发展的三十年中，中国作为一个在国际贸易舞台上被定位为“OEM大国”的发展中国家，在国家鼓励倡导出口的贸易政策导向下，在兼顾商标权法律保护的同时，更加努力的平衡国内定牌加工方的利益，以保障民族利益和产业利益。修订后的《商标法》的出台，为商标权保护提出了更高的要求，政策导向下的商标权保护必须立足于法律。对于涉外定牌加工行为侵犯商标权与否的认定，需要综合考虑我国发展实际、法制建设以及贸易政策等各类因素，但最重要的仍然是要以法律的明文规定为依据。

知识产权保护制度的目的之一就在于引导和鼓励创新，由“中国制造”向“中国创造”转型的呼声也日益高涨。“实行严格的知识产权保护制度”就意味着国家将以“严格”的标准来加强引导和规范涉及知识产权的一切行为，对于知识产权侵权行为也采取“严格”的态度进行打击。在这一“严格”的政策导向下，对于涉外定牌加工行为而言，虽然修订后的《商标法》没有明确作出规定，但司法行政人员在进行个案判断时必然会以更加审慎严格的态度理解适用法条并合理裁量；而出口加工企业在面临转型升级的困境中，能够通过努力提升自身的企业知识产权法律意识、制定企业知识产权发展战略，促进出口加工行业的制度化、规范化、创新化发展。在国家积极鼓励创新的政策大环境下，可以合理预见，我国出口加工产业将在更加具体明确的法律制度引导下实现自身的新一轮转型升级。

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AnalysisofTrademarkInfringementinExportProcessing

TANG Si-jia

(KennethWangSchoolofLaw,SoochowUniversity,SuzhouJiangsu215006,China)

The trademark infringement involved in OEM is one of the most important and typical legal issues of intellectual property in the export-oriented manufacturing industry. Under the background of the implementation of the revised Trademark Law, the author focuses on the controversy about the infringement determination in OEM, analyzes the focal points of trademark use, regional characteristics and confusion theory, comprehensively considers the factors of interests balance and policy orientation, and points out that under the strict protection requirements of intellectual property right, the protection of trademark right in export processing can get a more clear and reasonable response.

OEM; trademark infringement; trademark use; intellectual property protection

2017-10-10

唐思佳(1993-)，女，苏州大学王健法学院硕士研究生，研究方向：知识产权法。

DF523.3

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1672-1500(2017)04-0061-05

宋 洁)