商标先申请人与后使用人的利益冲突与协调——兼评“微信”商标案

罗茗会(上海交通大学 凯原法学院，上海 323000)



商标先申请人与后使用人的利益冲突与协调
——兼评“微信”商标案

罗茗会
(上海交通大学 凯原法学院，上海 323000)

2016年4月20日，北京市高级人民法院公开宣判“微信”商标异议复审行政纠纷案。本案的核心冲突在于商标先申请人与后使用人的利益冲突。平衡以上二者的利益冲突首先需要回归《商标法》的本源，即商标本身应具有显著性，其次再考虑主观因素或时间因素等。针对“微信”商标案，最合理的方式是通过非诉讼程序解决纠纷，同时应建立商标申请信息及时公开制度、善意商标在后使用人的利益保护制度等，避免再次出现极端案例。商标的作用不止于庭审，判决后的商标将回归于市场，判决的作用应当有利于商标本质价值的体现。

先申请原则；商标显著性；先申请人；后使用人；利益平衡

2016年4月20日，北京市高级人民法院公开宣判“微信”商标异议复审行政纠纷案。本案原告创博亚太公司于2010年11月12日向商标评审委员会提出“微信”商标的注册申请。2011年1月21日，腾讯公司向市场上发布名为“微信”的软件。2011年8月27日，“微信”商标经初步审定予以公告。在法定异议期内，张新河(本案第三人)对“微信”商标提出异议。2013年3月19日，商标局作出裁定，对被异议商标不予核准注册。原告创博亚太公司不服复审裁定，向北京市知识产权法院提起诉讼。

2015年3月11日，北京市知识产权法院作出一审判决，法院认为，如果核准原告注册“微信”商标，将会对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响[1]。因此法院认定被异议商标构成《商标法》第10条第一款第(八)项所禁止的情形，驳回了原告的诉讼请求。原告创博亚太公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

2016年4月20日，北京市高院经审理后认为，被异议商标在指定使用服务上缺乏商标注册所必须具备的显著特征，其注册申请违反了《商标法》第11条第一款第(二)项的规定，被异议商标依法不应予以核准注册。北京市高院在纠正一审法院相关错误的基础上，维持原判。

“微信”商标案存在的冲突实质上是商标先申请人和后使用人的利益冲突，当二者主观都为善意时该如何协调二者所体现的价值意义，是本文主要想要解决的问题。本文将围绕“微信”案展开思考，对案件中涉及的理论点进行分析，并试图寻找解决相关冲突的对策。

一、从“微信”案分析在先申请与在后使用的利益冲突

如前所述，“微信”商标案中的核心冲突在于商标先申请人与在后使用人的利益冲突，该冲突从本质上而言又涉及法律制度中秩序价值和正义价值的冲突以及公共利益和个人利益的冲突。为解决以上冲突同时尽可能的实现利益平衡，本部分将从以下四个方面针对“微信”商标案中涉及的利益冲突展开分析，从中寻找解决本案利益冲突的突破点。

(一)“微信”案主要涉及个人利益而非公共利益

据统计，在商标评审委员会一审败诉的案件中，适用“其他不良影响”条款的案件在2012年、2013年分别占据6%、5%，2014年则飙升至10%[2]。数据表明法院与商评委在该条款上的判定存在明显差异。“微信”商标案一审判决适用“其他不良影响”条款的依据是若核准被异议商标注册，将会导致公众对“微信”商标所指代产品的来源产生错误认识。这里法院将公众对商标的认知以及市场秩序的稳定视为公共利益，但是公众对商标的认知错误根本上损害的是特定商标专用权人的利益，并未直接损害公共利益。

同时也有观点指出，如果核准原告申请注册“微信”商标，腾讯公司势必面临更改商标名称的问题，此时数亿用户的利益也将受到损害。首先，该观点直接无视商标申请注册的核心问题，即商标本身是否符合注册的构成要件。其次，腾讯公司若更改商标名称，以及更改名称后所带来的一系列后续影响应由腾讯公司自身承担，而非由原告创博亚太公司承担。腾讯公司后续的改名或收购原商标，是其因自身未及时申请商标注册而理应承担的法律代价和风险。最后，即使腾讯公司更改名称，实际上并不会对公共利益带来强烈的破坏，更不会对市场秩序造成动荡。腾讯公司只需通过软件升级等方式实现名称变更，其成本并不如一审判决所担心的如此高昂。就如王老吉诉加多宝案，实践证明，加多宝改名后公众利益并未受到明显的损害。因此，更改名称成本高昂并不足以成为适用“其他不良影响”条款的依据。

此外，《商标法》第10条属于商标绝对禁止注册事由，一审法院援用此条款驳回原告创博亚太公司的商标申请，意味着包括原告在内的其他任何主体都将无权注册该商标。因此，援用此条款并未保护任何一方的利益，甚至损害了公共利益。一审法院在判决书中指出本案援引“其他不良影响”条款驳回原告商标申请并未违背在先申请原则，因为在考虑在先申请主体的利益的同时，还应考虑公共利益和市场秩序。但是《商标法》第10条第一款第(八)项禁用的“不良影响”标志应该仅仅限于有违公序良俗的标志，而并不是有损特定民事权益的名称或标志[3]。如果商标权人的个人利益与公共利益产生冲突，需要进行合理权衡并作出取舍。从裁判产生的法律后果而言，该案并未达到保护公共利益的目的。

(二)创博亚太公司是善意商标在先申请人

2010年11月12日，原告创博亚太公司向商标评审委员会提出“微信”商标的注册申请，直至2011年8月27日，“微信”商标经初步审定予以公告。本案中创博亚太公司的核心行为主要有以下两点：第一,创博亚太公司在先申请“微信”商标。在创博亚太公司申请“微信”商标之时，腾讯公司还未推出“微信”软件，所以创博亚太公司本身并不存在“傍名牌”或抢注商标的恶意行为，其主观是善意的；第二,创博亚太公司并未使用“微信”商标。我国商标注册申请依据的是“先申请原则”而非“先使用原则”，所以法律并未明确要求商标申请人在申请商标之前必须“使用”商标，所以创博亚太公司并未使用“微信”商标不足以成为判定其主观具有恶意的理由。综上所述，在本案中创博亚太公司主观上一直是善意的，所以其作为善意商标在先申请人理应获得合理的法律保护。

腾讯公司在原告创博亚太公司申请注册“微信”商标两个月之后才在市场上推出“微信”软件，同时拥有了数亿的用户群，一审法院以核准原告商标注册申请将会造成“不良影响”为由驳回了原告商标的注册申请，无疑助长了弱肉强食之风。此后，实力雄厚的大企业可以完全不顾商标申请的先后顺序，率先在市场上投入未申请注册的商标产品，抢先占领市场。同时，实力相对较弱的公司将无对抗之力而日渐衰弱。从二审法院判决依据的理由而言，虽然其回归了《商标法》的本源，即商标标识的作用在于指示商品或服务的来源，但是二审判决回避了正面解决商标在先使用人和在后使用人这一核心利益冲突。如果日后再次出现类似案例，但是涉案标识本身在所申请服务项目上具有了固有显著性或获得显著性，法院又该如何抉择，二审法院并没有给出明确答案。所以，要正面解决商标在先申请人和在后使用人的利益冲突仍需另辟蹊径。

(三)腾讯公司是善意商标在后使用人

2010年11月12日，原告创博亚太公司向商标局提出了“微信”商标的注册申请。两个多月后，腾讯公司于2011年1月21日在市场上正式推出名为“微信”的软件。我国现有商标申请信息的公开时间比实际申请时间晚六个月左右，所以在腾讯公司推出“微信”软件时，其无法查询到有关该标识的在先申请商标的记录。依据现有的制度，腾讯公司最早只能在2011年5月以后才能通过商标局下属的商标服务中心查询最新的商标申请数据，了解到创博亚太公司的在先申请。如果腾讯公司在推出“微信”软件时可以及时查询到“微信”商标是否已经被申请注册，或许就可以通过调整或协商避免以后的系列争端。

如果受理的商标注册申请信息可以实现及时公开，就意味着申请注册的商标可以及时在全国范围内公开表明其优先地位，同时可以推定他人知道或应当知道该申请注册商标的存在。在此情形下，如果他人仍然使用与之相似的商标，就可以推定其主观上为恶意，应当承担相应法律责任。另一方面，如果公众能及时查询到在先申请注册的商标，这就为商标在后使用者在决定是否使用或继续使用某一商标标识提供充足的预测和准备时间，同时也有利于减少类似基于相同商标因注册申请人和实际使用人不同而产生的冲突。本案中，假如腾讯公司在有条件及时知晓“微信”商标在先申请的情况，仍然继续大规模使用“微信”商标，就可以推定其主观为恶意，应当为其的过错承担不利后果。

(四)“微信”案不涉及“反向混淆”

商标权是一种标识权，即识别商品或者服务来源的权利。一般意义上的商标混淆是指“正面混淆”，是消费者将商标在后使用人的产品误认为是来源于商标在先使用人的产品，或者二者存在事实或法律上的联系。现实中的正面混淆主要产生于中小企业为了依附于知名企业产品而采取的混淆手段，即我们日常所说的“傍名牌”现象。相对于“正面混淆”的是“反向混淆”，即商标在后使用人的产品已在市场上产生一定影响，以致于消费者认为商标在先使用人的产品来源于在后使用人，或二者存在事实或法律上的联系。反向混淆保护的是在先注册商标权人的利益，防止在先商标失去应有的识别功能。实力相对较弱的企业并非必须依附于知名商标而生存，其可以谋求自身的市场声誉，在原有注册范围内拓展良性的发展空间，塑造良好的品牌价值。但是我国并没有对“反向混淆”作出明确规定，只是在法院司法实践中，或是学者在学理上探讨“反向混淆”理论。

无论商标使用的结果是造成消费者的正向混淆还是反向混淆，都构成商标侵权，即“对商标侵权责任起决定作用的是混淆的事实，而非混淆的方向”[4]。本案腾讯公司虽为商标在后使用人，但是相对原告创博亚太公司的未曾使用“微信”商标而言，腾讯公司又是事实上的商标在先使用人，是其先在市场上推出“微信”产品并产生巨大的市场影响力。腾讯公司主观上并没有利用创博亚太公司在先申请商标所产生的影响力，也没有存在欺骗消费者的恶意。

“微信”案不属于严格意义上的反向混淆行为，因为创博亚太公司并未获得商标权，仅处于在先申请状态，无法获得严格意义上的商标权保护。判断是否构成反向混淆应当以原告拥有商标专用权为前提。但是笔者认为，本案可以借鉴反向混淆理论，在适用时，一方面考虑商标在先使用人的期待利益，另一方面也应当依据公平原则考虑商标在后使用人所投入的成本。如果商标在先使用人或申请人的唯一优势在于“在先使用”或“在先申请”的本身，而商标在后使用人却已通过大量劳动使商标产生影响力并占领市场，若强迫其改变计划停止使用商标，对后者而言的确有失公平。

二、解决商标在先申请与在后使用冲突之途径

“微信案”、“非诚勿扰案”的出现，为商标制度的进一步改革提供了重要契机。我国在商标申请注册制度中选择“先申请原则”后，并没有针对该原则可能产生的负面影响制定相应的应对措施，相关配套制度也存在诸多漏洞。因此在商标申请注册制度中，我国应更多借鉴国外的优秀经验，加强“使用”取得商标的理念，完善相关配套制度，避免出现各地衡量标准不一致而导致的法院同案不同判的情形。此外，立法者应尽快制定相关法律法规，例如通过非诉讼纠纷解决程序、确立善意商标在后使用人的利益保护制度、商标的善意共存制度、商标注册申请信息的公开制度等途径解决类似冲突，避免极端案例的再次发生。

(一)运用ADR解决利益冲突

ADR(Alternative Dispute Resolution)最早起源于美国，一般译为“非诉讼纠纷解决程序”。主要的ADR方式包括：调解、调停、仲裁等。解决商标在先申请人与在后使用人的利益冲突，笔者认为具体处理此类纠纷最理想的方式应当是双方在法院的组织和引导下达成调解结案。经过谈判与协商，双方都会作出合理的、对自己利益相对最大化的选择，从而实现资源利用的高效性。在调解不成时再考虑通过诉讼程序解决冲突。本案中法院可以在诉讼的初级阶段引导创博亚太公司与腾讯公司在诉讼外协商，以达成令双方都满意的结果。

对于商标在后使用人，法院不能一律简单的判决其停止使用商标。如果在后使用人已经通过诚信经营使其产品占据市场并具有良好的影响力。消费者也对该商品和服务有了稳定的认知，假如直接判决其停止使用商标，会造成财产损失，不利于资源的合理利用。从另一个角度而言，如果法院允许原告创博亚太公司获得商标，腾讯公司在市场上长期经营所产生的利益及声誉将转与原告创博亚太公司所有，对原告而言是一种不当得利。因此，法院在依据相关理论和法条认定商标侵权后，应当同时决定合理的补救措施。例如，在判断商标在后使用人的主观善意或恶意后确定民事损害赔偿数额等。我国《商标法》的“先申请原则”往往会导致善意的商标在后使用者被在先注册的商标权人所挟持，使得善意的在后使用者受到利益损失。法院应灵活运用多种解决纠纷的手段，弥补“先申请原则”的内在缺陷，避免造成社会资源的浪费。

(二)完善商标注册申请信息的及时公开制度

我国商标注册申请信息的公开比商标实际申请日滞后3～6个月，这意味着在腾讯公司推出“微信”软件时，其不可能知晓创博亚太公司已申请该商标，从而造成本案冲突。近日热议的“非诚勿扰”商标案也存在因申请信息不及时公开导致冲突的问题，江苏电视台在推出“非诚勿扰”栏目时无法查询到在先申请信息，故其主观上也应认定为善意。

在美国、加拿大等许多国家，某一主体在申请商标后，其他主体能够在几天之内就在相关网站上查询到相关在先申请商标，从而降低他人在后使用商标的风险。我国也应尽快实现商标注册申请信息的及时公开，最大程度缩小时间差，从而能够有效避免类似“微信”案的极端案件。推翻“先申请原则”的后果不利于我国《商标法》的长久良性发展，但是坚决维护“先申请原则”更需要完善的配套制度做支撑。商标申请信息的及时公开有助于《商标法》先申请原则的有效实施。“微信”案中腾讯公司在推出“微信”软件时无法检索到“微信”商标的在先申请记录，所以法院只能推定腾讯公司推出“微信”软件时主观上为善意，无法归责于腾讯公司。其实，从技术角度而言，我国商标申请已实现网上申请的形式，故实现商标申请信息的及时公开并不存在任何技术障碍。

(三)建立商标的善意共存制度

商标共存是指不同的主体针对相同或类似的商品或服务使用相同或近似的商标，同时不产生混淆的情形。商标善意共存原则起源于普通法，英国、澳大利亚、美国等国家都有明文规定，其源于解决不同权利人善意使用同一商标的困境。善意的商标共存中，相互抵触的商标权利人都尽到了善意使用的注意义务，同时不存在不正当竞争的行为。但是善意的商标共存也可能会对相关主体的利益造成损害，比如使相关公众产生混淆。判定混淆可能性有多种因素，除了商标本身是否具有近似性之外，使用人的主观是否善意也是重要判定因素，以此推定是否具有混淆可能性。

我国《商标法》至今并未明确规定商标共存的概念，只在第59条中引入了商标先用权制度，即在商标权利人申请商标注册前，另一方已经在相同或类似商品上使用过与该申请注册的商标相同或近似的商标，并在市场上产生一定影响。此时，商标权利人无权禁止该在先使用人在原有使用范围内继续使用该商标，但是可以要求其附加适当区别标识。商标先用权制度与商标共存制度近似，但并非完全一致。过去我国商标立法和实践都将使用近似商标认定为商标侵权，未意识到商标共存的可能性。

“微信”案中涉及的并非商标先用权制度，创博亚太公司先向商标局申请“微信”商标，但未使用过该商标，使用商标并使商标产生影响的是在后申请商标的腾讯公司。涉及商标使用的诉讼案件经常不是非黑即白的问题，正如“微信”案法院完全可以引入商标善意共存理论和平解决冲突，引导腾讯公司和创博亚太公司达成商标共存协议，把原本双输的局面转为共赢局面携手前行。法院可以比较二者使用商标的情况、使用的历史背景、现有市场范围中相关公众的认知状态、使用者主观状态等等因素综合判定商标是否存在混淆可能性。创博亚太公司和腾讯公司可以在不同领域共同使用“微信”商标，以免浪费商标资源，使有限资源实现包容性增长。

(四)确立善意商标在后使用人的利益保护制度

我国商标注册申请公开日期与实际申请日期存在一定的时间差，在这个时间差内，大量主体可以在市场上在先推出相同或类似商标的产品。另一方面，现有商标检索系统很难覆盖所有已申请的商标，在判断与先申请商标是否具有混淆可能性时具有较强的主观性，以上诸多因素都导致善意的商标在后使用人容易陷入困境。许多善意的商标在后使用人甚至被商标在先申请人所挟持，导致其之前投入的巨额资本受到损失。我国《商标法》第32条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，该条保护了商标在先使用人的利益，却没有提及善意商标在后使用人的利益保护问题。

在先申请原则下，我国建立善意商标在后使用人的利益保护机制的前提是需要明确如何认定商标在后使用人的主观是否为善意。此外在认定商标在后使用人的主观为善意后，需要通过权衡诸多方面的因素综合确定补偿数额，以免在后使用人蒙受巨大利益损失。考量因素应包括在后使用人实际使用商标的情况，在市场产生的影响范围；在后使用人已经取得的实际利益；在后使用人主观是否善意；剥夺在后使用人的权利是否会对消费者的利益产生不利影响,等等。

(五)明确界定商标申请权的法律属性

关于商标注册申请的财产属性，欧洲和日本都有在《商标法》中作出明确规定。例如《欧共体商标条例》第24条规定了“共同体商标申请作为财产标的”。我国《商标法》没有明文规定商标注册申请的法律属性。对于商标申请权的内涵有两种理解：一是权利人可以申请商标的权利，属程序范畴；二是权利人在申请商标之后未被注册之前所拥有的权利，属实质范畴。本文探讨的是第二种实质意义上的商标申请权。“微信”案中一审法院认为商标申请人基于申请行为产生的是对特定符号的先占利益和未来对特定符号的使用可能产生的期待利益，期待利益与稳定的社会认知相比较，法院选择保护不特定多数的公共利益。

2014年10 月11 日，最高人民法院下达(2014)知行字第4 号行政裁定书，文件首次提出商标申请权作为期待权的保护条件。最高院指出，基于商标申请权的内在性质和保护在先权利的理念，商标申请权是一种期待权，是对未来取得商标专用权的期待，存在于自商标申请日起至核准注册时止。商标申请权是现实存在合法权益，理应受到法律保护。在核准注册商标后，应当溯及既往的保护商标权。虽然该裁定书并未直接指明若商标在被注册之前与第三方发生冲突时该如何抉择，但却为保护商标申请权提供了指导思想。商标申请权既是权利，当然应具备其专属性和排他性。我国应尽快出台相关法律和司法解释，明确“商标申请权”的权利范围，并且将申请权的原则适用于知识产权的各类案件。

笔者认为，承认商标申请权具有法律属性，更加符合立法目的。作为法理学研究对象的权利和义务，是由法律规范明文规定的，或包含在法律规范逻辑之中的，或至少可以从法律精神和法律原则中推定出来的[5]。不论从法的正义价值、秩序价值还是效率价值而言，承认商标申请权都具有相应的价值意义。此外，确定商标申请的法律属性有利于《商标法》关于禁止抢注条款的适用，在一定程度上可以遏制商标抢注行为。法律在界定商标申请权的法律属性时应当考虑多种权衡因素，比如申请人是否已经使用商标，第三人的使用是否存在混淆可能性以及主观是否善意等等因素。

五、总结

我国目前在商标申请注册领域仍采用“先申请主义”，但是从“微信案”、“非诚勿扰案”等案件中可以看出，由“先申请主义”产生的商标囤积现象存在日益严重的趋势。据统计，2015年我国商标注册申请量已高达280万件。许多权利人掌握大量商标，坐等其他主体侵权。鉴于此，我国立法及司法应鼓励谨慎注册、正当注册的理念，避免在市场上形成商标抢注的不良之风。

法律陈述的是一般规则，弥补法律漏洞是立法者更是法官的职责。法官审判案件远比立法者预想的复杂，法官更需以长远的眼光选择适用的法律。“微信”案原本可以实现更加合理的双赢局面，严格依照法律作出“非黑即白”的判决反而使得各方的利益都曾受到损失。商标的作用不止于庭审，判决后的商标将回归于市场，判决的作用应当有利于商标本质价值的体现。

[1]周丽婷.“微信”案承办法官自述审理心路[DB/EL].知产力，2017-02-25.

[2]汪正,武飞.“其他不良影响”的判定尺度[DB/EL].知产力,2017-03-02.

[3]张韬略,张伟君.《商标法》维护公共利益的路径选择——兼谈禁止“具有不良影响”标注注册条款的适用[J].知识产权,2015,(4).

[4]彭学龙.商标反向混淆探微——以“蓝色风暴”商标侵权案为切入点[J]．法商研究，2007,(5).

[5]张文显.法理学(第三版)[M].北京：高等教育出版社,北京大学出版社,2007:142.

[责任编辑:刘 庆]

2017-03-29

罗茗会(1993-)，女，浙江丽水人，2016级知识产权专业硕士研究生。

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