双环汽车与本田株式会社外观设计专利纠纷案浅析

王志超 张爻晟

双环汽车与本田株式会社外观设计专利纠纷案浅析

王志超 张爻晟

对社会关注度较高的石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社专利纠纷案进行全面梳理与分析，就合理维权与不正当竞争行为的界限、《反不正当竞争法》第2条的适用等问题进行探讨，并针对此案提出相关建议。

专利纠纷 合理维权 不正当竞争行为

石家庄双环汽车股份有限公司（以下简称双环公司）与本田技研工业株式会社（以下简称本田株式会社）专利纠纷案是近年来法院审理的关于知识产权警告函的热点案件。在具体案件中，警告函的发送属于合理维权还是不正当竞争行为，各地法院认定不一，实践中尚属模糊地带。法院在该案中提出发送警告函应当履行注意义务，否则将会因为不当发送警告函而构成不正当竞争的行为。①顾萍、刘晓鹏：《如何向专利侵权人发送一份有效而安全的警告函》，载《中国发明与专利》2017年第4期，第73页。判决书一经公布，立即引发了热议。本文认为，虽然判决论点旗帜鲜明，但是如此认定可能对于明确规则、权利保护、争议解决起到相反作用。此外，作为审判依据的反不正当竞争法也有必要进一步细化，以适应知识产权维权的需要与司法审判的发展。

一、基本案情②参见北京市第一中级人民法院（2002）一中行初字第138号行政判决书、北京市高级人民法院（2003）高行终字第15号行政判决书、河北省高级人民法院（2013）冀民三初字第1号民事判决书、最高人民法院（2014）民三终字第7号民事判决书。

2003年，本田株式会社以双环公司生产、销售的“LAIBAOS-RV”汽车（以下简称涉案汽车）涉嫌侵犯其汽车外观设计专利权（以下简称涉案专利）为由，向双环公司及涉案汽车的经销商发送警告函，要求其立即停止侵权。在双环公司与本田株式会社协商未果的情况下，双环公司提起确认不侵权之诉，请求石家庄市中级人民法院确认涉案汽车外观设计未侵犯涉案专利权。其后，本田株式会社向北京市高级人民法院提起侵权之诉，称双环公司及其销售商侵犯涉案专利权，并在立案后再次向双环公司的多家经销商发出警告函。因双方对管辖权存在争议，最高人民法院指定北京市高级人民法院将受理的侵权之诉移送至石家庄市中级人民法院合并审理，其后本田株式会社向最高人民法院提出级别管辖异议，最高人民法院认为该侵权案件在国内及国际均有重大影响，因此要求侵权之诉与确认不侵权之诉均由河北省高级人民法院合并审理，但石家庄市中级人民法院一直未予移送案件。法院在审理专利侵权之诉及确认不侵权之诉期间，双环公司还向专利复审委员会（以下简称复审委）提起了针对涉案专利的无效申请，复审委经审查后作出宣告涉案专利无效的决定。本田株式会社对此不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院分别作出一、二审判决，均判令维持复审委的无效决定。基于涉案专利权已被全部宣告无效，石家庄市中级人民法院作出了驳回侵权之诉诉讼请求的判决。本田株式会社对判决不服，向河北省高级人民法院提起上诉。在侵权之诉二审期间，本田株式会社就无效案件的行政判决向最高人民法院提起再审申请。经最高人民法院再审，判决撤销一、二审行政判决及被诉无效决定，维持涉案专利权有效。其后，河北省高级人民法院裁定撤销侵权之诉的一审判决，将该案发回石家庄市中级人民法院重审。重审期间，本田株式会社撤回了原侵权之诉，在增加赔偿数额后，再次向河北省高级人民法院提起侵权之诉。双环公司对此向河北省高级人民法院提出管辖权异议，经过两审后由最高人民法院最终裁定侵权之诉、确认不侵权之诉由河北省高级人民法院合并审理。双环公司在确认不侵权之诉中增加了赔偿损失的诉讼请求，并在涉案专利权恢复有效后，以本田株式会社发送警告信散布不良舆论，导致其经营权、名誉权受损为由，再次增加索赔数额至36,574万元。

2014年2月19日，河北省高级人民法院分别就确认不侵权之诉、侵权之诉作出民事判决，其中侵权之诉判决驳回本田株式会社的诉讼请求，确认不侵权之诉判决确认双环公司不侵犯本田株式会社涉案专利权，本田株式会社赔偿双环公司损失5000万元。双环公司、本田株式会社均不服两项判决向最高人民法院提起上诉。2015年7月23日，最高人民法院对侵权之诉作出判决，认定被诉侵权汽车的外观设计未落入涉案专利权的保护范围，维持河北省高级人民法院判决。2015年12月8日，最高人民法院对确认不侵权之诉作出判决，改变案由为确认不侵权及损害赔偿，判决确认双环公司生产销售的涉案汽车不侵犯本田株式会社专利权，改判本田株式会社赔偿其经济损失1600万元。

双环公司与本田株式会社的上述纠纷涉及管辖权异议、侵害专利权的关联诉讼、行政确权诉讼等程序，案件审理时间长达12年。该案件引起了社会公众的广泛关注，新闻媒体等也对该案件进行了持续地跟踪和报道。最高人民法院终审判决双环公司不构成侵权，且本田株式会社向其赔偿1600万元，也引起了舆论的轩然大波。新闻媒体在报道中纷纷使用了“‘山寨品’的一场大胜本田告双环侵权反赔千万”③参见http://auto.sohu.com/20160430/n446977872.shtml，2017年6月17日访问。“恶人告状反获赔千万这陈案双环真的赢了?”④参见http://news.bitauto.com/rdss/20160504/1706595665.html，2017年6月17日访问。等标题，对该案司法判决的社会效果和导向作用提出了一定程度的质疑。

双环公司虽然在官司中获得了胜诉，但却在市场上遭遇了实质溃败。2016年2月29日，工信部装备工业司发布《道路机动车辆生产企业及产品（第281批）》目录，根据该目录，双环、庆铃和安驰等13家公司被撤销乘用车生产资质。

二、争议焦点

该案的焦点问题是本田株式会社在立案后发送警告函的行为是合理维权还是以不正当方式滥用侵权警告。最高人民法院认为，“本田株式会社在已经提起民事诉讼并经法院立案的情况下，扩大警告信的发送对象和范围，疏于履行权利人行使权利的合理审慎注意义务，对被警告者自行判断是否应当停止所警告行为的重大事宜在警告信中不进行披露，致使双环公司利益遭受损失，存在过错。本田株式会社的行为并非专利法所赋予的正当维权，而是有悖于鼓励和保护公平竞争的不正当竞争行为”。对于如何判断侵权警告是属于正当维权行为还是不正当竞争行为的问题，最高人民法院认为，“应当根据发送侵权警告的具体情况来认定，以警告内容的充分性、确定侵权的明确性为重点。权利人发送侵权警告必须以确定的具体侵权事实为依据，在发送侵权警告时应当对所警告的行为构成侵权善尽审慎注意义务，对所涉侵权的具体事实进行充分考量和论证后进行。侵权警告的内容不应空泛和笼统，对于权利人的身份、所主张权利的有效性、权利的保护范围以及其它据以判断被警告行为涉嫌构成侵权的必要信息应当予以披露。”

在知识产权警告函的合理性或者正当性方面，现有理论研究基本上赞同从警告函的发送对象、发送方式、函件内容等三个方面来区别认定发送行为的合法性。⑤刘维：《知识产权侵权警告函的正当性边界》，载《比较法研究》2016年第2期，第185页。如果仅仅向涉嫌侵权者发送警告函，一般会被认为是合理维权行为; 如果超出涉嫌侵权者的范围，而向对方的交易相对方直接发送，或者通过广播媒体向社会公众发送，则往往被认为超出合理维权界限，而有不正当竞争的嫌疑。但是，因为实际情况往往比较复杂，很难以一种学说涵盖所有的情形，因此需要法院在具体案件的审理中，根据具体案情斟酌认定。

三、案例评析

从该案判决书说理、诉讼程序、适用法律等三方面来看，法院的判决都有值得商榷之处。

（一）合理维权与不正当竞争行为界限不清

本文认为，最高人民法院对该问题的态度可能会使得专利权人在维权中处于不利地位，理由有以下四点：

第一，法院的上述观点不能清晰划分合理维权与不正当竞争行为的界限。对于发送警告函的行为，最高人民法院的观点是以“警告内容的充分性、确定侵权的明确性”划分两者的界限，本文对此持保留意见。一方面，知识产权侵权警告函的正当性审查实质上是在法定的专有垄断利益与自由竞争之间划定一条界线。⑥刘维：《知识产权侵权警告函的正当性边界》，载《比较法研究》2016年第2期。具言之，判断发送警告函的行为是否构成不正当竞争行为，不应以“侵权警告内容的充分性和侵权行为的明确性”为划分标准。如果仅仅依据警告内容的充分性和确定侵权的明确性来判断，那么就会得出在法院终审判定侵权成立的情况下，权利人发送内容不充分、不明确的警告函仍然构成不正当竞争的谬论。而如果行为人具有不正当损害他人合法利益的主观过错，即便警告函本身内容明确、具体，仍然应当认为其构成不正当竞争行为。主观过错应当结合法院终审判定是否构成侵权的情况、权利人与被控侵权人的沟通协商情况、权利人是否已经寻求公力救济、权利人进行侵权警告的对象和范围、权利人发送侵权警告以制止侵权行为的必要性和紧迫性等进行综合判断。另一方面，上述标准不具有可操作性。警告内容如何才可视为充分、侵权行为怎样才能算作明确，最高人民法院在判决中也并未给出可以预期的判断标准。对于专利权人而言，这种模糊的判断标准将损害其对维权行为的法律预期，使其在发送侵权警告时噤若寒蝉，难以有效行使权利。也正是由于上述标准在立法上没有依据，实践中出现了大量纯粹以阻碍竞争为目的的侵权警告，这反而增加了新的纠纷，浪费行政与司法资源。⑦范长军：《专利侵权警告制度探析——对专利法第四次修改的建议》，载《知识产权》2014年第3期。

第二，法院的上述判决导向不利于及时制止侵权行为的继续发生。该案释放的信息可能使得专利权人选择少发、慎发警告函，特别是在已经提起民事诉讼后不再发出警告函，这将不利于制止被控侵权人继续实施侵权行为，从而导致“赢了官司、输了市场”的情况更为普遍。

第三，法院的上述审理思路增加了权利人的诉累。如本文所述，最高人民法院判决释放的信息不利于制止侵权行为的继续发生。因此，对于侵权人在立案后继续实施侵权行为的，由于相关证据只能在举证期限内提交，权利人无法在诉讼中一并提交举证期限届满日至判决日之间的侵权证据。因此，专利权人对上述期间内发生的侵权行为，通常只能采取二次起诉的方式来进行维权，这无形中增加了权利人的负担。

第四，法院慎发“诉前禁令”使专利权人陷入两难。2000年《专利法》第二次修改时规定了“临时禁令”制度，但司法实践中，专利权人申请获得临时禁令较为困难，各级法院对此均采取较为审慎的态度。由于申请临时禁令需要提供担保，如果最高人民法院对权利人发送警告函的行为进行了严格限制，要求权利人承担更高的注意义务，则其应降低获得“临时禁令”的门槛，确保侵权行为能够及时有效地得到制止，使专利权人和被控侵权人之间能够达成利益的平衡。⑧杨涛：《我国知识产权临时禁令制度的现实困境与立法完善》，载《知识产权》2012年第1期。

（二）审判程序复杂，周期过长

该案历时12年，涉及专利侵权诉讼、确认不侵犯专利权诉讼、管辖权异议、专利无效宣告等多个行政、司法程序，多次经历再审和推翻原判决、裁定的情形。其中，各级法院仅针对管辖权问题就先后6次下达裁定，甚至在案件审理过程中还出现了地方法院拒不移送案卷的怪现象，造成侵权与否的事实长期处于不确定状态，给当事双方均造成了巨大影响。从整体来看，现有制度设计不利于专利权人及时维权，管辖权异议、专利无效宣告等程序往往成为被控侵权人的一种诉讼策略和手段⑨汤茂仁、管祖彦 ：《确认不侵权案的受理条件及相关法律问题研究》，载《苏州大学学报》2006年第4期。，严重拖延维权的进程。而被控侵权人则相对转圜余地更大。

（三）有扩大《反不正当竞争法》适用范围之嫌

最高人民法院在二审判决中适用《反不正当竞争法》第2条作为确定本田株式会社承担损害赔偿责任的依据，即“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”。近年来，法院在裁判知识产权领域的侵权纠纷案件时，开始频繁援引《反不正当竞争法》第2条作为“兜底条款”。上述做法有扩大《反不正当竞争法》适用范围之嫌。首先，《反不正当竞争法》是通过列举的方式规定了属于不正当竞争行为的具体情形，而发送警告函的行为并不属于《反不正当竞争法》具体规则条款中规定的不正当竞争行为。《反不正当竞争法》第2条作为原则性条款，在适用上应当比具体规则性条款更为慎重。除非不适用原则条款会严重损害竞争秩序，并进而形成不良的社会示范效应，否则不应适用原则条款来规制法律关系。其次，当事人只提出了侵犯经营权和名誉权的诉讼请求，上述诉讼请求不属于《反不正当竞争法》规制范围。最高人民法院通过适用《反不正当竞争法》判决本田株式会社承担损害赔偿责任，有改变当事人诉讼请求之嫌，有违司法被动原则。

四、相关建议

（一）追本溯源，完善“禁止知识产权滥用”相关立法

我国知识产权法律体系主要是由知识产权专门法与反不正当竞争法架构的，妥善处理知识产权专门法与反不正当竞争法的关系，对于知识产权保护很重要。⑩孔祥俊：《反不正当竞争法的司法创新和发展——为〈反不正当竞争法〉施行20周年而作》，载《知识产权》2013年第12期。应在《反不正当竞争法》与《反垄断法》的框架下，完善规制知识产权滥用行为的法律制度，使《反不正当竞争法》《反垄断法》与《专利法》等知识产权法律相关规定更加协调。

（二）细化程序，加强司法保护

首先，要加强侵权之诉、确认不侵权之诉和无效宣告程序之间的衔接。明确对涉及同一专利权的侵权之诉和确认不侵权之诉由同一法院进行并案审理，细化移送管辖的程序和时限。落实司法解释中有关无效宣告决定作出后立即裁定驳回起诉的规定，避免出现地方保护主义或当事人滥用程序，缩短侵权纠纷案件处理时限。其次，要进一步规范诉讼中管辖权异议、诉讼中止、再审的适用条件、程序及时限，增强公众的可预期性。再次，要加快案件的审理速度，严格落实《民事诉讼法》关于审限的规定，减少当事人诉累，及时定纷止争。最后，要降低颁布临时禁令的门槛，充分赋予权利人及时制止侵权行为和防止损失扩大的法律手段。⑪董晓敏：《论知识产权诉讼中的临时禁令》，载《法律适用》2008年第7期。

（三）综合施策，提升专利稳定性

从短期角度而言，应大力提升专利授权质量，扩大实用新型和外观设计专利权评价报告适用范围。从中期角度而言，应及时协调复审委、北京知识产权法院、北京市高级人民法院、最高人民法院加强专利确权标准的一致性，稳定公众预期。从远期角度而言，应积极研究发明、实用新型、外观设计“三法分立”以及外观设计专利申请实质审查的可能性。

The paper focuses on the high-pro file Shijiazhuang Shuanghuan Auto Co. vs Honda Motor Co.Ltd design patent dispute. It sorts out and assesses all the case materials and makes comment on the legal logic thereof. It explores the boundary between the reasonable right protection and unfair competition practices, and studies the application of article 2 of the Anti-Unfair Competition Law. Finally, it gives suggestions on these problems.

patent dispute; reasonable right protection; unfair competition

王志超，国家知识产权局专利管理司副处长

张爻晟，广州市知识产权局政策法规处副主任科员