浅谈实质审查中本领域重要申请人追踪检索策略的应用

姜 平李定远

浅谈实质审查中本领域重要申请人追踪检索策略的应用

姜 平⋆李定远⋆

当发明专利申请的权利要求针对装置或设备的结构特征进行较细的限定，且描述其结构特征的术语均为本领域的常规术语时，因为很难有效地提取基本检索要素，若采用常规检索策略会引入较大的噪声，不易在有限的时间内检索出有效的X/Y类对比文件。此时，应根据实际检索过程不断调整并修正检索策略，灵活且适当地应用本领域重要申请人追踪检索策略，往往会取得预料不到的效果。

发明检索追踪策略申请人

一、引 言

一项发明创造从提出专利申请到被授予专利权需要经过多个审查程序和事务处理程序。审查一般分为初步审查和实质审查两类，初步审查是对专利申请文件以及专利申请手续是否符合《专利法》及其实施细则的规定的审查；而实质审查是对要求获得专利保护的发明创造是否具备《专利法》第22条规定的新颖性、创造性和实用性为主要审查内容的专利性条件的审查。①田力普等.发明专利审查基础教程·审查分册［M］2版.北京：知识产权出版社，2012：11.实质审查是发明专利审查的主要审查阶段，对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否能够被授予专利权；而判断一件发明申请相对现有技术是否具有新颖性和创造性最为关键的一步则是检索与发明主题密切相关的现有技术。②③ 田力普等.发明专利审查基础教程·检索分册［M］.修订版.北京：知识产权出版社，2012：73，95-97.

在实质审查检索过程中，一般专利数据库检索常用的检索策略包括:简单检索、块检索以及追踪检索三种检索策略。一般情况下，简单检索策略注重于检索的快速性，常用于了解发明的现有技术状况，查找到合适的分类号和初步检索；块检索策略的组合方式有并列式块组合和渐进式块组合两种方式，根据块组合方式的不同，块检索进一步分为并列式块检索和渐进式块检索两种检索策略；追踪检索包括发明人追踪、申请人追踪和引用文件/被引用文件追踪。③一般情况下，只需使用简单检索策略或者两种块检索的检索策略，即可检索到相关发明专利申请所要保护的技术方案的有效X/Y类对比文件。但在某些特殊情况之下，特别是当发明专利申请的权利要求针对装置或设备的结构特征进行较细的限定，且描述其结构特征的术语均为本领域的常规术语时，因为很难有效地提取出基本检索要素，若采用常规检索策略会引入较大的噪声，不易在有限的时间内检索出有效的X/Y类对比文件。此时，应根据实际检索过程不断修正检索策略，灵活且适当地应用追踪检索策略中的本领域重要申请人追踪检索策略，往往会取得预料不到的效果。下面，笔者将结合自己实际审查过的案件，对如何应用本领域重要申请人追踪检索策略进行初步探讨。

二、案例探讨

1.关于申请号为201410186287.1的发明专利的检索

申请号为201410186287.1的发明专利涉及一种自动湿水胶纸机，经过对发明专利申请文件的全面阅读、理解之后，笔者确定该发明专利申请请求保护的是一种能自动湿水并分发胶带的胶带分发机；此外，该发明专利申请的权利要求所记载的技术方案，基本由机架、左侧板、右侧板、上盖板、下板等本领域中的常规术语所限定的技术特征构成，通过这些技术特征不能明显地提取检索要素，若只是简单地使用这类常规术语进行检索，将会引入极大的噪声，给实质审查检索带来较大的麻烦。

经核对，初审给出的主分类号B65H 37/00所代表的意思是:装有完成特定辅助操作装置的物件或条材发送装置，基本表达了该发明专利所要求保护的装置的特性。在确定了分类号基本正确后，开始在中英文专利摘要库（CNABS、DWPI、SIPOABS或VEN）中进行初步检索，但是未能发现有效的X/Y类文献，经过对初步检索结果的分析，发现初审员给出的分类号并没有很好地表达出该装置的作用或者功能，加上基本检索要素不好提取，检索工作困难不小。经过初步检索，虽然未能发现有效的X/Y类文献，但发现E系统案件信息中未标记的R文件（申请号: 201420226343.5），在对R文件进行核对的时候发现该实用新型专利于2015年3月10日提出过实用新型专利权评价报告请求书，并于2015年4月16日对其发出了实用新型专利权评价报告，附7篇A类文献，作出的结论是该实用新型具备新颖性和创造性。

至此，笔者已打算终止检索，但突然想起其是国内公司申请，而自动化包装机械国外起步较早，自动化程度较高，遂决定对该类型产品进行互联网信息检索摸底，以确定该领域有哪些重要申请人。借助百度搜索引擎，笔者检索发现一家美国公司在中国区设有代理机构，且能查询到其品牌名为Marsh的产品的部分相关信息；紧接着，对申请人华联机械集团的产品进行摸底，进入其官网，对展示的产品信息进行筛选，经过初步比对发现美国Marsh牌产品与华联机械集团的某一系列产品外形及构造十分接近，考虑到国外知识产权起步较早，决定对Marsh自动胶带分发机的生产厂家马什公司（The Marsh Stencil Machine，CO.，）的发明专利申请进行追踪检索。在VEN库中键入检索式/PA Marsh Stencil，命中54篇专利文献，对其进行浏览，得到对比文件1（US2845266A）及对比文件2（GB690346A）。通过浏览对比文件1及对比文件2后，发现该发明申请的更为准确的分类号应该为B65H 35/07。得到该分类号后，经核对，其代表的含义是:从或带有刀片的胶粘带发放装置，其准确地表达了申请号为201410186287.1的发明专利所请求保护的装置。于是，使用该分类号结合相关的关键词进行检索，亦可快速得到上述对比文件1及对比文件2。上述对比文件1为权利要求1、4～6的X类对比文件，权利要求2～3的Y类对比文件，对比文件2为权利要求2～3的Y类对比文献。

笔者采用对比文件1、对比文件2对该发明专利进行了新颖性及创造性评述，指出其权利要求1的技术方案不具备《专利法》第22条第2款规定的新颖性，权利要求2～6不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。目前，该申请已进入发明专利实质审查的逾期视撤程序。

2.关于申请号为201410851249.3的发明专利的检索

申请号为201410851249.3的发明专利涉及一种工作于物料上方的纠偏框架，经过对发明专利申请文件的全面阅读、理解之后，确定该发明实质请求的是一种用于柔性片材的纠偏摆架。同申请号为201410186287.1的发明专利一样，该发明专利申请的权利要求所记载的技术方案，基本由本领域中的常规术语所限定的技术特征构成，通过这些技术特征不能明显地提取检索要素，若只是简单地使用这类常规术语进行检索，亦会引入极大的噪声，给实质审查检索带来较大的麻烦。

受之前案件的启发，笔者决定对其所涉及的领域的重要申请人进行追踪检索。与申请号为201410851249.3的发明专利的检索过程相似，先对该类型产品进行互联网信息检索摸底。借助百度搜索引擎，笔者检索发现一家名为美塞斯国际集团（Maxcess International，Inc.，）的美国公司在中国区设有代理机构，其名为FIFE的纠偏系统在中国占有很大的市场份额，且能查询到该纠偏系统的部分产品信息。遂决定对其生产厂家美塞斯国际集团的发明专利申请进行追踪检索。在VEN库中键入检索式/PA MAXCESS，命中38篇专利文献，对其进行浏览后，得到对比文件1（CN102351111A），该对比文件1为权利要求1～2的X类对比文件。

笔者采用对比文件1对该发明专利进行了创造性评述，指出其权利要求1～2不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。目前，该申请案情走向为驳回。

三、结 语

发明专利申请的权利要求针对装置或设备的结构特征进行较细的限定，且描述其结构特征的术语均为本领域的常规术语时，因为较难有效地提取出基本检索要素，且基本检索要素的关键词及其扩展过于常规，若采用常规检索策略会引入较大的噪声，不易在短时间内检索出有效的对比文件。当在采用常规的检索策略进行检索后，仍没能发现有效的X/Y类对比文件时，应根据发明专利申请所限定的具体装置或设备，通过互联网搜索引擎确认其领域内是否有重要的申请人、产品制造商或者在华代理商，然后灵活且适当地应用本领域重要申请人追踪检索策略，往往会取得预料不到的效果。

此外，结合上述两个实际实审案例的检索，笔者对实审检索有如下抛砖引玉的思考。

（1）因初审侧重于对专利申请文件以及专利申请手续是否符合《专利法》及其实施细则的其他规定的审查，其对发明创造的具体技术方案的理解较为浅显。初审给出的分类号准确性有限，若不对分类号进行重新核对，往往会导致检索方向偏离。因此，检索前应通过查询器对分类号是否准确进行再确认，之后再行检索，可事半功倍。

（2）应根据实际检索过程不断调整并修正自身的检索策略，灵活且适当地应用本领域重要申请人追踪检索策略。

（3）有同族专利检索结果的，或者存在专利权评价报告的，可作为参考，但切忌迷信其检索结果，应进一步进行检索确认，以免漏检，给专利权的稳定性带来不必要的隐患。

国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心。