结合案例浅谈对具有“技术启示”的审查意见的答复

2017-01-22王月霞周佳栋

专利代理 2017年1期

王月霞周佳栋

王月霞⋆周佳栋⋆⋆

新颖性、创造性和实用性是授予发明专利的实质性条件，其中“创造性”的评判，由于审查员是在了解发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，容易得出具有“技术启示”的结论。具有“技术启示”的审查意见往往初步看起来很有道理，发明人针对该创造性答复时常常会觉得自身发明有创造性但却难以辩驳，从而不能作出有效的答复，笔者结合自己代理过的案例，对于该类审查意见答复提出一些想法。

技术启示审查意见答复

一、引言

在专利的实质审查过程中，国家知识产权局认为一件发明专利申请不符合《专利法》和《专利法实施细则》有关规定，不能在其现有专利申请文件的基础上授予专利权的，不能直接作出驳回该发明专利申请的决定，而是必须首先通知申请人，为其提供一个陈述意见、进行修改的机会。通常，国家知识产权局以“审查意见通知书”的形式，将审查意见和初步结论通知申请人。①尹新天.中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011：431.在“审查意见通知书”的答复过程中，最难答复也是争议最大的莫过于专利申请文件是否具备《专利法》规定的创造性。

关于“创造性”的标准，《专利法》第22条第3款中规定:“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。是否具有“实质性特点”和“进步”，以及是否“突出”和“显著”，都有一个程度的问题，不可避免地会带有一定的主观判断因素。

为了减少创造性判断中的主观因素的影响，在《专利审查指南》（2010版）中，对发明的创造性的判断方法及所属技术领域的技术人员进行了详细的规定，但是在审查发明的创造性时，由于审查员是在了解发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而容易得出具有“技术启示”的结论。具有“技术启示”的审查意见往往初步看起来似乎很有道理，发明人针对该创造性答复时常常会觉得自身发明有创造性却无法辩驳，从而不能作出有效的答复，笔者结合自己代理过的案例，对于该类审查意见答复提出一些想法。

二、案例介绍

专利申请号为201210316992.X，该专利请求保护一种酶法制备L-二氢乳清酸的方法，针对目前L-二氢乳清酸的制备方法主要为提取法和化学合成法，所需原料复杂，需要多步反应并且不易提取的缺陷，提供一种生物法制备L-二氢乳清酸的方法，该方法中所采用的二氢乳清酸酶目前研究主要集中在水解反应上，但在生物体内，该酶催化过程是可逆的，即在碱性条件下，有利于水解反应进行，而调整pH为酸性条件时，则可实现N-氨甲酰-L-天冬氨酸到L-二氢乳清酸方向转化。

其权利要求1如下:

一种酶法制备L-二氢乳清酸的方法，其特征在于，包括下列步骤:

1）以氰酸盐、L-天冬氨酸或者L-天冬氨酸盐为原料，在碱性条件下进行反应，形成N-氨甲酰-L-天冬氨酸，氰酸盐与L-天冬氨酸或者L-天冬氨酸盐的摩尔比为1～1.4∶1；

2）以二氢乳清酸酶或含有二氢乳清酸酶的菌体为催化剂，在弱酸性条件下，催化步骤1）得到的N-氨甲酰-L-天冬氨酸环合得到含L-二氢乳清酸的溶液；

3）将所得含L-二氢乳清酸的溶液分离，浓缩，结晶，获得L-二氢乳清酸。

在“第一次审查意见通知书”中，审查员检索到对比文件1（Synthesis of Orotic Acid from Aspartic Acid，J.F.Nyc，et al.，J.Am.Chem.Soc.，第69卷第6期，第1382～1384页），其公开了一种通过L-天冬氨酸合成N-氨甲酰-L-天冬氨酸的方法，以L-天冬氨酸和氰酸钾为原料，在KOH碱性条件下合成N-氨甲酰-L-天冬氨酸，审查员认为对比文件1是该发明的最接近的现有技术。

同时，审查员检索到对比文件2（Control by uracil of formation of enzymes required for orotate synthesis，R.A.Yates，et al.，Journal of Biological Chemistry，第227卷第2期，第677～692页），认为对比文件2中已经公开了在乳清酸合成过程中涉及三种酶（天冬氨酸甲酰胺酶、二氢乳清酸酶和二氢乳清酸脱氢酶），并且进一步公开了细菌提取物在25℃下进行反应，检测到DHO即二氢乳清酸。因此第一次审查意见通知书中指出，本领域技术人员根据嘧啶核苷酸合成代谢途径可以直接、毫无疑义地确定二氢乳清酸酶催化的反应步骤为N-氨甲酰-L-天冬氨酸到L-二氢乳清酸的转化，因而，对比文件2提供了在弱酸性条件下采用含有二氢乳清酸酶的菌体催化N-氨甲酰-DL-天冬氨酸获得DL-二氢乳清酸的技术启示。本领域技术人员知晓第二步合成反应主要应用的是二氢乳清酸酶的催化作用，而在酶反应工程中通常可以应用含有该酶的菌体直接作为催化剂，也可以通过分离纯化获得该酶用作催化剂，这两种方式的选择均属于本领域技术人员的常规技术手段，其效果是可以预料的。

三、案例分析

上述“审查意见通知书”，采用“三步法”的分析，初步看起来非常合理，对比文件1作为最接近的现有技术公开了权利要求1中步骤1）的N-氨甲酰-L-天冬氨酸的合成，对比文件2公开了可以采用含有二氢乳清酸酶的细菌提取物来催化N-氨甲酰-L-天冬氨酸到L-二氢乳清酸的转化，对比文件1和2的结合可以判断该发明权利要求1不具备创造性。针对此“审查意见通知书”，在答复时申请人强调“本发明是申请人耗费大量精力研究反复试验得出的”，目前尚无利用二氢乳清酸酶逆向催化环合活性制备L-二氢乳清酸的报道”“对比文件2中只是检测到二氢乳清酸，但是并不能达到分离提取出二氢乳清酸的目的”，但是这样的解释并不能说明对比文件1和对比文件2给出该专利的“技术启示”的问题，审查员认为该技术启示是存在的，该专利没有创造性，驳回了该申请。

在进一步的分析中，专利代理人认为该专利是具备创造性的，采用逆向思考方式，可以推翻“审查意见通知书”的“技术启示”的结论。因此，针对该专利进一步提出了复审请求，在复审请求书中，从自身立项后的检索过程，推翻了审查意见中指出的“技术启示”问题。在“第一次审查意见通知书”中，审查员的检索方式是在看到了该申请的技术方案后，再针对性地来查找对比文件，然后将检索到的对比文件进行结合评述该申请的创造性。对此，在答复审查意见中申请人指出:“本发明权利要求1中所要保护的是整个路线过程，而非单独地将几步反应割裂开来分开保护的，从审查员的审查意见可以看出，本申请的审查是基于本专利已经公开的合成方法，将其拆分为3个步骤来找对比文件，然后再推断本申请不具备创造性，这个思路是不妥的。站在本领域普通技术人员的角度来看，从理论分析上由二氢乳清酸酶催化N-氨甲酰-L-天冬氨酸环合得到含L-二氢乳清酸是可行的，要实现酶法合成L-二氢乳清酸，先得查找L-二氢乳清酸的合成文献，在检索到的L-二氢乳清酸的合成方法的文献中筛选是否有酶法合成的相关文献，同时检索二氢乳清酸酶的研究的相关文献，将两者结合确定基本合成方案，如对比文件2中给出N-氨基甲酰L-天冬氨酸到L-二氢乳清酸的启示，然后再去寻找原料N-氨基甲酰L-天冬氨酸的合成（即对比文件1的公开的内容），以此思路的话，不难看出，要将对比文件1结合到对比文件2中是非常困难的，对比文件1公开的内容与检索目的（N-氨基甲酰L-天冬氨酸的合成）不同，且对比文件1中并没有分离出来N-氨甲酰-天冬氨酸化合物，而是直接合成了海因乙酸，因此对比文件1和2的结合并不能给出该申请的技术方案的启示。”同时，申请人对权利要求书作了适当修改，补充了合成方法中的一些参数，该专利得以顺利授权。