预料不到的技术效果在发明专利创造性判断中的法律适用

赵炜楠

预料不到的技术效果在发明专利创造性判断中的法律适用

赵炜楠⋆

发明取得了预料不到的技术效果，是发明具备创造性的充分条件，但不是发明具备创造性的必要条件，其在医药化学类发明专利及申请的创造性判断中获得了广泛的法律适用。发明取得了预料不到的技术效果，具有两个构成要件：相对于最接近的现有技术而言存在特定的技术效果，上述特定的技术效果达到预想不到的程度。所谓“特定的技术效果达到预想不到的程度”，是指该技术效果不是通过合理逻辑推导出来的。同时，该判断标准与“发明克服技术偏见”“发明在商业上获得成功”等标准具有一定竞合。

创造性 突出的实质性特点和显著的进步 预料不到的技术效果 预想不到的程度

作为专利创造性判断的辅助性考虑因素，发明取得了预料不到的技术效果，是发明具备创造性的充分条件，但不是发明具备创造性的必要条件。根据《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章的规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质” 的变化，具有新的性能；或者产生“量” 的变化， 超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量” 的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。可见，虽然发明取得了预料不到的技术效果是从技术效果的角度进行考量，涉及发明“取得显著的进步”，但是我国专利审查规则仍然将其作为具有“突出的实质性特点”的重要判断因素，从而将其作为具备创造性的充分条件。①张鹏.专利授权确权制度原理与实务[M].北京：知识产权出版社，2012：49-52.

一、“预料不到的技术效果”法律适用的实证研究

“预料不到的技术效果”作为专利创造性判断的辅助审查标准，在专利审查中尤其是涉及医药化学类发明专利及申请的创造性判断中获得了广泛的法律适用。例如，在“一种胰岛素的制备方法”发明专利无效宣告请求案②参见国家知识产权局专利复审委员会第29033号无效宣告请求书。中，权利要求1涉及一种胰岛素的制备方法，其包括以下步骤:（1）获得正确构象的胰岛素原或胰岛素前体；（2）使用胰蛋白酶酶切步骤1的胰岛素原或胰岛素前体；（3）纯化步骤2的酶切产物；（4）使用羧肽酶B酶切步骤3的纯化产物；（5）使用阳离子交换层析纯化步骤4的酶切产物；（6）使用HPLC精纯步骤（5）的酶切产物；其中所述胰岛素为A、B链羧端氨基酸选自非碱性氨基酸的人胰岛素或胰岛素类似物或胰岛素衍生物。

无效宣告请求人认为，证据1公开了一种胰岛素生产方法，权利要求1与证据1的区别在于:在使用HPLC纯化羧肽酶B酶切产物之前先使用阳离子交换层析进行纯化。该申请实际要解决的技术问题是如何提高羧肽酶B酶切产物的纯度。然而，证据2公开了使用胰蛋白酶和羧肽酶B对甘赖脯胰岛素原进行酶切转化获得有正确构象的甘赖脯胰岛素，然后经阳离子交换层析纯化（纯度在90%以上），再经反相高压液相层析获得纯度达到99.77%的甘赖脯胰岛素，该技术手段在证据2中所起作用与其在该专利中所起的作用均是用于胰岛素原羧肽酶B酶切产物的纯化。可见，证据2给出了用阳离子交换层析纯化胰岛素原羧肽酶B酶切产物，再用HPLC进一步精纯以得到更高纯度人胰岛素产物的技术启示，因此，权利要求1相对于证据1与证据2的结合不具备创造性。

在无效宣告程序中，专利权人修改了权利要求，修改后的权利要求1为:“一种胰岛素的制备方法，包括以下步骤:（1）获得正确构象的胰岛素原或胰岛素前体；（2）使用胰蛋白酶酶切步骤1的胰岛素原或胰岛素前体；（3）纯化步骤2的酶切产物；（4）使用羧肽酶B酶切步骤3的纯化产物；（5）使用阳离子交换层析纯化步骤4的酶切产物；（6）使用HPLC精纯步骤5的酶切产物；其中所述胰岛素为A、B链羧端氨基酸选自非碱性氨基酸的人胰岛素或胰岛素类似物或胰岛素衍生物；所述步骤（3）中的纯化步骤选自阳离子交换层析。”

专利权人认为，权利要求1与证据1的区别在于，权利要求1所述方法通过两步层析纯化胰岛素，即在胰蛋白酶酶切后进行一次阳离子交换层析，在用羧肽酶B酶切之后，用HPLC精纯之前，再使用阳离子交换层析进行一次纯化；而证据1仅在胰蛋白酶酶切后进行一次阳离子交换层析，在羧肽酶B酶切后直接进入HPLC精纯。本专利实际解决的技术问题是如何提高胰岛素终产品的纯度。然而，证据2所述方法是将胰岛素原同时用胰蛋白酶和羧肽酶B酶切，酶切后仅使用一次阳离子交换层析纯化，并不涉及通过两步阳离子交换层析纯化胰岛素，其层析后的纯度仅有90%，也表明一次阳离子交换层析的纯化效果很低。此外，证据2中阳离子交换层析步骤的作用属于初步纯化，主要用于去除胰蛋白酶的酶切副产物和主要大杂质，对Arg（B31）-胰岛素前体没有针对性，也不能彻底去除与Arg（B31）-胰岛素前体具有相同洗脱时间的微量杂质，可见，其与权利要求步骤5中阳离子交换层析的作用并不相同。而且证据2并没有给出在初步纯化后再使用阳离子交换层析能去除与Arg（B31）-胰岛素前体具有相同洗脱时间的微量杂质，提高HPLC纯化效率以及回收率的技术启示，其也不属于本领域的公知常识。因此，现有技术并没有给出在胰蛋白酶和羧肽酶B分步酶切后分别进行两次阳离子交换层析纯化的技术启示。另外，权利要求1所述技术方案能够彻底去除未与羧肽酶B反应的胰岛素前体，使最终胰岛素纯品的纯度在99.85%～99.86%（实施例2、4、6），与采用阴离子交换层析等进行第一次纯化再经过阳离子交换层析进行第二次纯化的方法（实施例1、3、5）相比纯度更高；而且，采用两次阳离子交换层析的实施例2明显去除了实施例1和3中与目标胰岛素相近的保留时间为19分钟左右的杂质峰，可见两步层析能去除绝大部分酶切副产物和杂质，降低HPLC纯化负担，提高HPLC纯化效率，实现高回收率的工业化生产，并且能延长HPLC纯化柱的使用寿命。

专利复审委员会经审查认为，权利要求1请求保护一种胰岛素的制备方法，根据该专利说明书记载的技术效果可知，该专利的最终胰岛素纯品的纯度能达到99.7%以上。证据1公开了胰岛素的生产方法，并具体公开了如下步骤:获得正确折叠的hGH-小胰岛素原融合蛋白（即权利要求1所述正确构象的胰岛素原或胰岛素前体），用胰蛋白酶消化分离的正确折叠的hGH-小胰岛素原融合蛋白，以形成正确折叠的Arg（B31）-人胰岛素，通过阳离子交换层析将Arg（B31）-人胰岛素纯化为至少90%的纯度，然后用羧肽酶B消化已纯化的Arg（B31）-人胰岛素，以形成正确折叠的人胰岛素，然后再通过反相HPLC纯化（参见说明书第22～25页实施例）。权利要求1与证据1相比，区别在于:权利要求1所述方法在羧肽酶B酶切步骤和HPLC精纯步骤之间增加了阳离子交换层析纯化步骤，即权利要求1所述步骤（5）；而证据1在羧肽酶B酶切后直接进入HPLC精纯。基于上述区别技术特征和该专利说明书记载的技术效果可知，该专利权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是提高胰岛素终产品的纯度。

证据2公开了甘赖脯胰岛素（GlyA21-LysB28-ProB29人胰岛素）的纯化方法，并具体公开了如下步骤:获得正确构象的甘赖脯胰岛素原，分别加入胰蛋白酶和羧肽酶B，得到有正确构象的甘赖脯胰岛素，然后经阳离子交换层析（CM）纯化（纯度在90%以上），再经反相HPLC纯化，纯度达到99.77%，符合国内外药典重组人胰岛素项下的标准要求（参见说明书第6页第1～4段），即证据2也涉及胰岛素的纯化方法，其公开了在经两种酶（胰蛋白酶和羧肽酶B）的酶切之后，将所获胰岛素在进行HPLC步骤前，先进行阳离子交换层析步骤。证据2教导了对于胰岛素原经胰蛋白酶和羧肽酶B酶切处理后的酶切混合物，采用阳离子交换层析结合后续HPLC的纯化方式可以显著提高胰岛素产物的纯度进而满足国内外对胰岛素应用的纯度要求。对本领域技术人员而言，已经知晓胰岛素原需要经两种酶酶切处理后才能转化形成胰岛素，胰蛋白酶酶切得到B链羧基末端带有碱性氨基酸精氨酸的Arg（B31）-胰岛素，羧肽酶B用于去除Arg（B31）-胰岛素羧基末端的精氨酸，胰蛋白酶和羧肽酶B针对的酶切位点是本领域公知的，根据具体酶切位点可以确定酶切后的目标产物和杂质，因而，本领域技术人员可以确定证据2中阳离子交换层析纯化步骤与该专利权利要求1步骤（5）中羧肽酶B酶切后的阳离子交换层析针对的目标产物均是经两种酶酶切后的胰岛素，二者层析对象的区别仅是证据2所述阳离子交换层析纯化前的混合物中包含了两种酶酶切的产物。由于证据2教导了对于胰岛素原经胰蛋白酶和羧肽酶B酶切处理后的酶切混合物，采用阳离子交换层析结合后续HPLC的纯化方式可以显著提高胰岛素产物的纯度进而满足国内外对胰岛素应用的纯度要求，在此基础上，本领域技术人员容易想到在证据1所述方法的羧肽酶B酶切步骤之后采用阳离子交换层析结合HPLC的纯化方式，而且根据证据1和2的描述，两步酶切的产物均适用阳离子交换层析纯化，末端碱性氨基酸的去除会影响两次酶切产物之间的电荷变化，所产生的电荷差异会导致两者在离子交换层析柱上的迁移速度发生变化，进而通过控制洗脱体积和梯度得到有效的分离，可见，提高胰岛素产物纯度的技术效果也是本领域技术人员可以合理预期的。因此，权利要求1相对于证据1～2的结合不具备创造性。

二、“预料不到的技术效果”法律适用的比较研究

欧洲专利局专利审查指南将“预料不到的技术效果”作为创造性判断的辅助审查标准，可以作为是否具备创造性的考虑因素。同时，“预料不到的技术效果”的主要判断标准是，带来这种预料不到技术效果的特征选择不是一种必然的趋势。在欧洲专利局专利审查指南中对于该情形给出了一个实例，即由于缺乏可选替代要素而造成一种“独木桥”的情形，此时不能构成“预料不到的技术效果”。亦即，如果所属技术领域的技术人员考虑到现有技术的情况，获得落入权利要求范围内的某些特征已经是显而易见的，例如由于缺乏可选替代要素而造成一种“独木桥”的情形，这时预料不到的技术效果仅仅是一种奖励式的效果，它并不赋予所要求保护的主题以创造性。③Guidelines for examination, in the EPO, 2005, Part C, IV-28, 9.10.3.

在欧洲专利局法律实践中，“预料不到的技术效果”判断的关键是技术效果的认定。亦即，在预料不到的技术效果的判断中，将哪些技术效果加以认定对于创造性的判断是至关重要的。欧洲专利局申诉委员会在决定中指出，该涉案专利的权利要求1 保护一种阻燃剂聚酯组合物，所述组合物在具有好的拉伸强度、破裂伸长和热稳定性的同时还表现出好的抗白化性质。申诉人争辩，基于对比文件2 的教导，解决白化问题已经是显而易见的，因此其他物理性质的提高，不能被认为是具备创造性的依据。但是欧洲专利局申诉委员会不赞成这种观点。欧洲专利局申诉委员会认为，所属技术领域的技术人员应该全面考虑所有的技术效果，衡量它们在相关的技术和应用上的重要性，不能基于细枝末节的或者根本不相关的技术效果来确定发明所解决的技术问题，这就违背了对于预料不到的技术效果进行限制的初衷。判断哪个技术效果是关键的，哪个仅仅是偶然的，实际的方法是在所提供的情形下考虑这些效果相关的技术和应用上的重要性。尽管解决白化问题相对于现有技术是显而易见的，但是申诉委员会无法接受任何其他物理性质（例如拉伸强度、破裂伸长和热稳定性）的提高不构成预料不到技术效果的考虑因素。因为从所述组合物的整体性能来看，拉伸强度、破裂伸长和热稳定性至少和抗白化性质同等重要，因此任何上述性质的提高不能被认为仅仅是一种偶然而不加以考虑。④T227/899号判例[EB/OL].[2017-01-04].http：//legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t890227eu1.htm.

日本专利审查指南规定，虽然印证发明和发明申请的技术方案非常相近，或者发明申请由多个引证发明结合形成，本领域技术人员能够容易地作出发明申请，但如果本领域技术人员不能预料到发明申请相对于引证发明能够取得性质上完全不同或者性质上虽然相同但数量上很突出的有益技术效果，也可以认定具备创造性。⑤石必胜.专利创造性研究[M].北京：知识产权出版社，2012：353.

三、“预料不到的技术效果”的构成要件

立足我国法律规定，结合国际比较经验，对于预料不到技术效果的认定而言，包含两个构成要件:相对于最接近的现有技术而言存在特定的技术效果，上述特定的技术效果达到预想不到的程度。其中，所谓“特定的技术效果达到预想不到的程度”，是指该技术效果不是通过合理逻辑推导出来的。同时，该判断标准与“发明克服技术偏见”“发明在商业上获得成功”等标准具有一定竞合。

一方面，在“相对于最接近的现有技术而言存在特定的技术效果”的判断中，需要检索到涉案专利的最接近的现有技术，然后分析涉案专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征，最后分析上述区别技术特征使得涉案专利的技术方案具备哪些技术效果。亦即，涉案专利相对于最接近的现有技术而言存在的技术效果应当是由于涉案专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征直接导致的。并且，带来这种预料不到的技术效果的特征的选择不是一种必然的趋势。

例如，在“点电焊机焊头夹”发明专利无效纠纷案⑥参见国家知识产权局专利复审委员会第29564号无效宣告请求审查决定。中，涉案专利是一种点电焊机焊头夹，证据1没有公开连接螺丝、绝缘连接套、绝缘定位销、凸起、凹槽、连接螺丝上套有的绝缘套，因此与之相关的技术特征尤其是“一夹块（lb）后部内侧有一凸起（12），另一夹块（la）有一与该凸起相配合的凹槽（13），焊头夹上用于安装连接套（2）的圆孔（15）就位于该凸起处；有一连接螺丝（5b）从外侧面穿过带凸起的夹块（lb），顶住连接套（2），另一连接螺丝（5a）从外侧面穿过另一夹块（la）拧于凸起（12）上”没有被证据1公开。基于上述区别，该专利相对于证据1实际要解决的技术问题是如何使得点电焊机的夹持块可靠定位、易于安装。证据2仅公开了在夹持装置中设置定位销，但不是涉及“点电焊机的焊头夹”，也没有公开连接螺丝、绝缘连接套、凸起、凹槽、“连接螺丝上套有的绝缘套”。而该专利的改进点之一是将两夹块中的一个夹块设置凸起、另一夹块设置对应的凹槽，并在凸起中设置圆孔以安放绝缘连接套。由此，改变了背景技术中现有的夹块结构和绝缘连接套的设置位置。通过在一个夹块形成的凸起部形成安装绝缘连接套的圆孔，该专利取得了有益的技术效果，能够省去现有技术的金属环，使结构简化、易于加工和安装。对此，证据1、2均未公开，也没有给出技术启示，专利复审委员会认为这些技术特征为涉案专利带来了预料不到的技术效果，权利要求1具备创造性。

另一方面，在“特定的技术效果达到预想不到的程度”的判断中，需要判断涉案专利相对于最接近的现有技术而言存在的技术效果所达到的程度，上述技术效果需要达到预想不到的程度。所谓“预想不到的程度”，是指上述技术效果不是通过合理逻辑推导出来的。例如，在本文所引述的案例中，所属技术领域的技术人员容易想到在证据1所述方法的羧肽酶B酶切步骤之后采用阳离子交换层析结合HPLC的纯化方式，而且根据证据1和2的描述，两步酶切的产物均适用阳离子交换层析纯化，末端碱性氨基酸的去除会影响两次酶切产物之间的电荷变化，所产生的电荷差异会导致两者在离子交换层析柱上的迁移速度发生变化，进而通过控制洗脱体积和梯度得到有效的分离，可见，提高胰岛素产物纯度的技术效果也是所属技术领域的技术人员可以合理预期的，从而没有达到“预想不到的程度”。

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