外观设计专利无效宣告程序中的转用问题

刘迎春

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现行中国专利法自制定以来已经经过了三次修正，特别是最近一次修正，对外观设计专利授权条件又增加了要求，即，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

对于此条款，在《专利审查指南2010》中又做出了特别规定，指出了几种涉案外观设计专利与现有设计或设计特征的组合相比不具有明显区别的情形，这其中就包括了涉案外观设计专利是由现有设计转用得到的情况。

改法之前很有名的一个案例是德国宝马公司诉汕头某玩具公司“玩具汽车”外观设计专利无效案。汕头某玩具公司将宝马公司的轿车产品的外观设计申请了“玩具汽车”外观设计专利，宝马公司虽然在先申请了该桥车产品的外观设计专利，但是因为玩具汽车和桥车产品在国际外观设计分类号中分属“21-01”和“12- 08”，二者用途不同，一个是用于玩耍，另一个是用于代步的交通工具，因此不是相同或相近种类的产品，不具有外观设计相同或相近似比较的前提，没有可比性。即便宝马公司在后续程序中希望更改专利名称和分类号，但是因为最初申请外观设计专利时所确认的分类号、用途等不同，专利复审委员会和法院均没有支持宝马公司无效汕头某玩具公司“玩具汽车”外观设计专利的请求。

除了将国际大型企业的产品设计申请为玩具外观设计专利，类似的情形还有将其他著名企业的产品设计申请为食品或装饰品外观设计的情形。对于这种赤裸裸的抄袭，由于改法前未规定转用的情形，在外观设计专利无效过程中判断承载外观设计的产品是否为相同相近种类后，即被认为不具有可比性，根本不会进行相同相近似的判断，被抄袭产品设计的企业很头疼。

在改法之后，所规定的转用的情形是指将现有产品外观设计应用于其他种类的产品。这样，上述“玩具汽车”等抄袭的外观设计专利即可被原设计者利用不同类别的原产品设计无效掉。具体而言，如果涉案外观设计专利是由现有设计转用得到，且涉案外观设计专利和现有设计的设计特征相同或差别非常小，具体转用手法在相同或相近种类产品的现有设计中存在启示，除非转用之后有想不到的独特视觉效果，否则就意味着涉案外观设计专利与现有设计或设计特征的组合相比不具有明显区别，该涉案外观设计专利应予无效。

通过这种关于转用的规定，尤其是认定将其他产品外观设计转用到玩具、食品、装饰品类产品上得到外观设计为明显存在转用启示的情形，就可以将那些涉及将现有产品设计直接转用到玩具、食品、装饰品产品上的毫不动脑筋的抄袭打击掉，更符合立法时鼓励富有美感的新设计的初衷。

例如，在广州市枫采贸易有限公司（以下简称枫采公司）诉林勇外观设计专利“挂件（电视机）”无效案中，“挂件（电视机）”外观设计专利的分类号为11-02，其简要说明中记载的用途为“用于挂件、小饰品、小礼品，黑暗中照明”，也即是一种装饰品挂件，属于明显存在转用手法启示的情形，鉴于该外观设计保留了日常生活中常见的传统电视机的基本构成元素，模拟度较高，且相对传统电视机的整体基本造型未产生独特视觉效果，因此合议组认为涉案专利与枫采公司所提供的传统电视机对比设计相比不具有明显区别，因而宣告“挂件（电视机）”外观设计专利无效。宝马公司只能怪自己的案子生不逢时了。

富有美感的新设计来源于生活、高于生活，是专利法所鼓励的。不动脑筋地单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计同上述将其他产品转用到玩具、食品、装饰品产品上一样，也被认为是有转用启示而不具有明显区别的情形。但是应当注意的是，以上情形指的是单纯模仿，如果已经经过艺术加工，则不属此种情形。在李玉成诉李继文外观设计专利“灯罩（1）”无效案中，请求人提供了包括现有设计灯饰图片和自然生长牵牛花的图片等多项证据，认为涉案灯罩外观设计专利是单纯模仿自然物牵牛花的原有形态得到的外观设计，且转用得到的设计没有产生独特的视觉效果，因此涉案专利与证据中的现有设计相比不具有明显区别。

但是合议组经审理认为，请求人所提供的证据仅能表明涉案专利的灯罩是源于自然物牵牛花的造型，但是其与自然物牵牛花无论是在组成部分的比例关系还是细节设计都不一样，例如涉案专利在花萼、花瓣末端的内外表面设计有分界线明显的凸条纹，灯罩整体接近大笨钟造型，而细节的艺术处理足以表明涉案专利设计并非单纯模仿自然物牵牛花，因此涉案专利与自然物牵牛花相比存在明显区别。

很显然，如果已经对自然物或景象进行了艺术加工，艺术价值高于原物，则不能认定是明显存在转用手法启示的情形，还必须给出转用的启示的证据。

类似地还有单纯模仿全部或部分著名建筑物、著名作品而得到外观设计的情形，也被认为是属于存在明显转用手法启示的情况。但是一定要注意，前提条件依然很重要，必须是单纯模仿且是“著名的”，非著名的不能算是明显存在转用启示的情形。而且从目前复审委员会的相关无效决定来看，对于有些没有被认定为是著名的作品，无论是模仿其全部还是一部分都没有被认为是有明显转用手法启示，还需要请求人提供进一步的证据来证明。到什么程度才算是著名的呢？目前似乎还没有明确的规定，不过还记得杰克和罗斯一起展翅飞翔的泰坦尼克号么？来看看赛鲁斯·米拉廉诉大英县永乐湖旅游投资开发有限公司外观设计专利“房屋（船型）”无效案。

请求人赛鲁斯·米拉廉在提出无效宣告请求前做足了功课，提供了多份证据，其中证据1是电影《泰坦尼克号》的截图，证据2是网易博客的船模介绍网页，证据3是腾讯新闻的报道“四川大英将斥巨资等比例复制泰坦尼克号”，证据4是网易新闻报道“美国建泰坦尼克展览馆 将纪念沉船百年”，证据5是搜狐旅游新闻报道“原型重建泰坦尼克号 史诗传奇起航签约仪式”， 记载了某投资人在美国一码头兴建泰坦尼克号原型并将其发展为世界级地标建筑的内容。虽然证据3报道的内容也能看出该外观设计确实耗费了专利权人大量物力人力，但是这只是用于搜集泰坦尼克这艘著名邮轮的绝大部分图样，而非去进行新设计，即便是再耗时费力的单纯模仿也不是专利法所提倡和鼓励的。

经过审理，合议组认为，尽管邮轮、船模、船型房屋属于不同种类的产品，但是这种单纯模仿著名作品的全部或部分形状、图案、色彩得到的外观设计，属于明显存在转用手法启示的情形，可以将涉案专利与对比设计1或2进行对比判断，更何况证据5实际上也已经给出了将泰坦尼克号邮轮的外观设计转用于建筑物产品的启示。最终，该“房屋（船型）”外观设计专利被宣告无效。

对于不是以上明显存在转用启示的情形，在无效宣告过程中怎么利用“转用”这个法宝呢？必须同时提供给出转用启示的证据。

在夏薇佳诉杨沛雄外观设计专利“电话机（钢琴型）”无效案中，请求人提供了两份证据，证据1是涉及钢琴形电话机的96306 204.2号中国外观设计专利，证据2是涉及钢琴的201030143162.3号中国外观设计专利。很显然，证据1和涉案专利是相同种类的产品，但是证据2是用于弹奏的钢琴，而涉案专利是用于通讯的电话机，证据2和涉案专利显然不是相同或相近种类的产品。但是请求人所提供的证据1恰巧是钢琴型的电话机，给出了将钢琴的形状转用于电话机设计的启示。因此证据2的外观设计可以转用于电话机，并与涉案专利的外观设计进行对比，也可以将证据1和转用之后的证据2组合与涉案专利进行对比。由于专利权人的设计只是模仿了现有设计的钢琴，而请求人所提供的证据1非常出色的完成了给出启示的任务，该“电话机（钢琴型）”外观设计专利被宣告全部无效。

在苏钊洪诉陈江南外观设计专利“灯饰配件（茶壶）”无效案中，请求人提供了多份证据，其中证据1为关于茶壶的现有外观设计专利，证据2-5为关于茶壶造型的灯具的现有外观设计专利。虽然证据1中的茶壶与涉案专利“灯饰配件（茶壶）”不属于相同相近种类的产品，但是证据2给出了茶壶状小夜灯，给出了将茶壶外观形状应用于与涉案专利相同产品种类的灯饰产品的设计手法，也即给出了转用手法启示，可以将证据1给出的外观设计与涉案专利进行比较。由于专利权人也是简单模仿了现有设计的茶壶，最终经过审理，合议组宣告该“灯饰配件（茶壶）”外观设计专利无效。

综上所述，改法后，有了“转用”这个法宝，可以打击很多不动脑筋地偷懒设计者，更加符合立法保护外观设计专利的初衷，鼓励富有美感的新设计。但是在外观设计专利无效宣告程序中，如果要利用“转用”这个法宝，除了上述几种被认为是明显存在转用启示的情形，其余均需要提供给出转用启示的证据，还需要无效宣告请求人在提起无效宣告请求之前做好功课。

参考文献：

[1]专利少写模型两字 宝马落败车模专利之争.中国汽车消费网.http：//inf.315che.com/n/2006_08/16993/.

[2]专利复审委员会第23049号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=23049&lx=wx.

[3]专利复审委员会第23821号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=23821&lx=wx.

[4]专利复审委员会第28363号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=28363&lx=wx.

[5]专利复审委员会第19036号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=19036&lx=wx.

[6]专利复审委员会第28647号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=28647&lx=wx.