企业专利风险的形成机理及其防范研究

舒欣 徐惠

摘要：企业专利行为涉及到制度适用、文件撰写和经营管理等多个环节，因此，如何有效防范在这些环节当中可能面临的专利风险是企业技术管理和专利活动的主要内容。在文献综述的基础上，探讨了专利风险基本认识，并进而从技术研发、专利申请、专利运营和专利侵权等角度，探讨了企业专利风险的防范策略。

关键词：专利风险；风险防范；技术管理

一、研究概述：企业技术管理活动中的专利风险

风险是指在特定的环境下、特定的期间内，因为触及相关的风险因素，而发生相应的风险事故，导致相关领域风险损失产生的可能性知识产权风险属于风险的一种表现形式，是企业技术创新中面临的主要风险。

通过专利申请，获得专利权是企业保护技术创新成果的重要模式，专利权的获得也为企业对该无形资产进行市场运营带了便利与保障。拥有技术创新成果的企业，如果对该无形资产进行合理而完善的专利保护，就有可能为企业赢得市场先机，获得市场竞争的优势地位。在法律上，专利保护的技术成果范围包括发明、实用新型和外观设计三种，不同的专利种类决定了法律风险管理与防范侧重的重点与难度存在差异。同时，在专利的研发、专利的申请、专利的运营、专利的侵犯防范、追究专利侵权等方面都存在着非常多的商业风险与法律风险。

本文在对专利风险的现有研究现状进行综述的基础上，探讨专利风险的种类及其形成机和识别机制，最终为企业积极有效地防范专利风险提供防范策略，具有现实的理论意义和实践价值。

二、专利风险及其防范的有关认识

由于我国法律没有对技术的成熟度做出规定，经常出现将不成熟的技术、非专利产品或者尚处于试验阶段的技术成果当作专利转让，导致受让方在专利转让过程中遭受很大的风险。在企业合作创新过程中，知识产权风险是合作创新中存在的比较普遍的风险，甚至可以说是合作创新所面临的首要风险；研发作为技术创新的关键阶段，研发过程中的风险管理是技术创新活动中知识产权风险管理的重要内容（冯晓青，2013）；在专利申请的过程中也存在风险，申请时间太早，很可能面临专利技术不稳定，同时又把竞争对手引入相关领域，使自己失去竞争优势。申请时间太晚，有可能被他人申请获得专利，限制了自己的发展（潘春英，2014）；在专利风险防范方面，在进行专利许可贸易之前进行专利检索与评估，可以有效地防范专利风险；同时，建立可靠的权利基础、及时的证据保全等，对于大中型企业而言，应建立自身的预警机制，尽量将侵权纠纷化解于未成形之时。

现有研究表明，专利风险及其防范是企业技术管理和专利活动中的重要内容，当前学者关于专利风险的研究，更多的是从法律的角度，从侵权的层面，探讨专利风险问题，而从技术研发管理的角度探讨企业可能面临的专利风险的有关研究，有待进一步完善和补充。为此，本文从技术研发、专利申请、专利运营和侵权等角度探讨企业专利风险的形成及其防范，具有理论意义。

三、企业专利风险的防范策略

（一）企业专利技术研发风险的防范

风险存在于每一个领域、每一个环节，但企业可以采取相关的措施来规避相关的风险，降低风险所带类的损失。在企业技术创新研发的过程中，企业可以从以下几个方面来防范相关的法律风险。

首先，技术创新研发中的无形资产管理相关制度的建立至关重要。通过培训加强企业员工对无形资产的认知，深化对知识产权可能会面临的风险。同时建立监控、预警机制，及时发现风险，规避风险。

其次，针对研发可行性带来的风险，企业可以采取以下措施减少相应的损失：充分挖掘市场需求，并以市场需求为导向；充分重视检索查新；重视产品技术效果的评估；制定专利战略，进行有效的专利规划和布局。

在自主研发的过程中，企业应该注意以下几个方面：1.自主研发活动的技术开发计划云周期安排十分重要，需要进行一定的时间预算，需要充分预计市场需求与开发的难度，从而保持技术开发活动的持续性、递进性。2.自主活动还应该避免职务技术成果的权属争议，明确职工个人技术成果与职务技术成果的界限。3.为保证自主研发的持续性规模，企业可以考虑建立独立的技术研发机构。4.不断吸收优秀的技术人才保持自主研发的人力资源配置。

在委托研发与合作研发的过程中，选择合作对象时，企业应注意合作对象的资信情况、经济实力、技术研发水平等进行深入调查了解，注意对开发所需要的资金、场地、设备材料和人员等投入作出合理预算和安排。

（二）企业专利申请风险的防范

专利申请布局具有很强的专业性与技巧性，针对专利申请布局中所可能遇到的风险，需要配备专业的人员和相关资源进行全面统筹和设计。在专利申请布局过程中，企业应该着重注意以下几个方面。

1.加强检索查新，全面分析专利环境；2.根据不同的专利申请目的确定不同的专利布局；3.多种保护模式相结合。技术秘密的保护模式与专利保护模式都各有其优缺点，专利申请的过程中，企业可以将两者进行有效的组合，采取“以秘密模式为主，专利申请为辅”或者“专利申请为主，技术秘密为辅”等模式进行对技术成果的保护。

针对专利撰写瑕疵的风险，首先撰写准确的权利要求书，明确权利人主张权利的范围。此外结合企业的专利申请布局的不同，权利要求侧重也有差异。如果主要是想在产品生产国获得专利保护，那么应该采取产品保护或者产品制造方法保护的模式，在撰写权利要求的时候就应该以产品及其制造方法为主；如果是想保证市场优势，在撰写权利要求的时候就要着重注意专利产品项目和应用的保护。同时，在申请专利时，权利要求中所含有的技术特征的多寡也需要全面衡量。权利要求中所含技术特征越多，不必要的技术特征存在可能性越大，竞争者就越容易通过减少不必要的技术特征来规避侵权的风险。企业尤其需要对最终权利要求范围作技术性和法律性的整体评价与判断，充分考虑各种可能影响权利要求具体范围的因素。

专利申请的时机对技术保护的影响也极为远大。申请太早，所保护的技术不成熟的可能性越大，竞争对手在此基础上改进研发的几率越大，容易“为他人作嫁衣裳”。专利申请太晚，泄露技术秘密的风险增大，竞争对手抢先申请的概率变大。因此在申请专利时机发面，企业应该充分考虑整体战略布局，根据市场策略、技术性质、研发进度有的放矢地进行专利申请。如果在某一技术研发过程中，企业的研发进度与竞争对手的研发进度不相上下，就可以采取边研发边申请专利的方式抢占先机，遏制竞争对手。如果专利成果已经研发成功并适合采用专利保护，就应该充分利用“申请在先原则”和“优先权原则”及时申请专利保护。为了避免与他人在先申请相冲突，事先检索专利申请文献是必经的步骤。

专利申请权权属纠纷的避免可以从以下几点出发：1.加强企业知识产权培训，着重强调职务发明与非职务发明的区别与界定；同时加强对企业技术研发成果的监控，做好备案记录。2.在委托研发、合作开发等对外协作过程中，对研发成果的权利归属进行明确的约定，以最大程度保护企业的知识产权专有权。

（三）企业专利运营风险防范

在进行专利转让之前，应该对相关专利信息进行全面的检索和调查，尤其是关于转让人的主体资格，专利权属证书的相关信息。在受让科研单位专利技术成果时，应避免与科研单位的内部科研组织签订合同。同时在专利转让的合同中，受让人可以要求出让人租出相应的承诺，保证提供完整、真实、有效的全部技术资料，并负有一定的技术指导义务。

在进行专利实施许可的过程中，首先，企业应该对权益实施的合作伙伴进行有效的事前考察措施，对方的地域、合同目的、实施效果、对知识产权价值的影响等进行预测和监督；在许可方式方面需要进行一定的法律风险筹划，无论是许可人还是被许可人，不同目的和一定的法律限制等因素必须被考虑到。

专利许可合同的完善制定非常重要，为此：1.为了防范专利许可费收取的风险，企业可以在合同中确定收益条款，如果专利产品的销售涉及销售商或者分销售商，选择固定的“每单位许可费”又或者收取使用收益的百分比，再以每单位保底价值的方式进行收费对许可人更加有利；对于被许可人而言，如果双方属于竞争关系，应该按照终端用户销售价格来计算。同时注意“稽核”条款与“利息”条款的设定。2.在签订专利许可协议时，一定要重视保密条款的设定，这也将使包括商业秘密在内的知识产权得到更为全面的保护，以避免和降低法律风险。3.许可人应主动进行专利许可的备案，被许可人应当督促许可人对专利许可合同进行备案。4.为了防止因后续改进而导致的各种纠纷的产生，在订立合同之初，应该就后续改进的相关条约进行详细的约定。

（四）企业专利侵权风险的防范

在防范企业专利侵权的过程，需要注意以下几个方面。

1. 以合法权利为基础进行生产经营活动。企业的生产经营活动可以建立在现有技术的基础上进行，在专利侵权纠纷中亦可以利用“现有技术”抗辩侵权指控；企业的经营活动也可以建立在自身合法拥有的科技成果的基础上，包括专利、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。

2. 重视自主创新能力的提高， 加速传统产品的技术更新， 加速创新性产品的研发， 并及时申请专利保护；建立企业专利追踪机制， 搜索国内外最新的专利技术， 在此基础上确立研发方向，保证研发技术的先进性、前沿性。

3. 在专利的研发阶段，在充分检索的基础上进行专利挖掘，整体布局。深入研发使技术本身具有不易模仿的独创性特征；采取多种方式交叉保护，使欲侵权者无法获知完整的技术信息；注重对核心专利的保护，充分运用外围专利进行侵权预防的模式。

4. 加强预警防控，实时进行检索查新。在企业产品投入市场前，就可能有人非法实施相关技术。在企业将产品投入市场之后，也需要周期性进行相关信息的检索，及时发现侵权信息，采取保护措施。

5. 保全证据。侵权纠纷解决过程中，证据是极为重要的一部分，关乎维权的成败。当专利权人发现侵权之后就应该着手进行证据的收集，必要的时候可以申请“诉前证据保全”等法律措施。

6. 通过行政程序或者诉讼程序进行自我权利的救济。不同的救济途径具有不同的优缺点，通过行政程序维权能够得到专业的服务，费用也很低，程序简便，但是行政程序的裁决不具有强制执行力，保证不了权利的实现；诉讼途径维权费用高，程序复杂，所涉诉讼技巧的要求高，但是其最后的判决具有强制执行力。权利人可以根据不同的情况采取不同救济方式，也可以组合运用。

参考文献：

[1]科易.专利转让中如何让规避风险[J].发明与创新，2012（02）.

[2]冯晓青.企业技术创新、合作创新过程中的知识产权风险管理[J].甘肃社会科学，2013（04）.

[3]潘春英.企业专利申请中的风险管理与防范[J].柴油机设计与制造，2014（01）.

[4]张锦锐.企业降低专利侵权风险探析[J].中国发明与专利，2009（01）.

[5]黄慧、刘均建.专利许可贸易中的风险、防范和救济[J].科技文化，2013（04）.

（作者单位：湘潭电机股份有限公司）