从Alice案看美国专利法第101条可授权客体的最新进展

张　曼

(西北大学 法学院，陕西 西安 710127)



从Alice案看美国专利法第101条可授权客体的最新进展

张曼

(西北大学 法学院，陕西 西安 710127)

Alice案预示着美国司法界和知识产权管理部门开始逐步提高商业方法专利，尤其是软件专利的可授权门槛。Alice案之后，法院通过一系列判例对美国专利法第101条进行了严格解释，缩小了可授权客体的范围。同时，美国专利和商标局也大幅减少了软件专利的授权量。虽然上述实践有利于打击专利流氓，防止专利滥用，但一刀切的做法难免有失偏颇，对互联网背景下商业模式创新的经济活动未能起到积极作用。

商业方法专利；抽象观点；可授权客体

纵观国外商业方法专利的历史发展，其可谓一波三折。以美国为例，1908年联邦巡回法庭在Hotel Security Checking Co一案中指出数学演绎法不属于专利保护对象，排除了这一商业方法的可专利性。随着网络技术的发展和普及，1970年之后，美国联邦最高法院通过Gottschalk案、Parker案和Diamond案等判例改变了原有的态度，即商业方法的应用如果可以产生实用的、具体的和有形结果的话，那么就可以纳入专利保护范围[1]154-163。然而，2010年美国联邦最高法院在Bliski一案中否认了原告所主张的“机器或转换”测试法是认定商业方法可专利性的标准，认为这是对美国专利法第101条的误读。同时，由于Bliski案审理过程中，一部分大法官出具了不同的意见书，对商业方法的可专利性提出质疑，因此使得商业方法可专利性的判断标准再次陷入争议之中[2]74-84。2014年6月9日，美国联邦最高法院通过审理Alice Corp.v.CLS Bank Int案，明确了可授权客体的条件，也潜在地排除了之前判例对可授权客体所做的较大范围的对象。

一、美国司法机构对Alice案的审判实践

美国《专利法》第101条规定：“可获专利的发明：凡发明或发现任何新颖而适用的制法、机器、制造品、物质的组分，或其任何新颖而适用的改进者，可以按照本编所规定的条件和要求取得专利权。”101条将可获得专利的发明分为四类：制法、机器、制造品和物质的组分，这也就可以理解为凡是阳光之下由人类制造的所有事物。不过，Bliski案和Mayo案以判例的方式确定了101条的例外，即“自然法则、物力现象和抽象的观点”不属于专利法可授权客体。由于计算机软件容易被司法界视为第101条的例外，因此很长一段时间内，美国司法实践是不授予计算机软件专利权的。这种情况一直持续到Alappat案才有了新的突破，美国联邦巡回法院判定计算机所执行的运算法则可以享有专利权。自此，打开了软件专利申请的洪流，当然其中也不乏大量的专利流氓。软件专利性质和范围的模糊使得专利流氓借此进行法律诉讼威胁和索要专利许可费，这也是为什么公众将软件专利视为专利流氓问题产生的根源。

(一)美国联邦巡回法院对Alice案的审理

2013年5月10日，美国联邦巡回法院受理了Alice案的上诉，本案中Alice Corp.公司的专利包括了对商业方法、数据处理系统和计算机可读媒体的权利要求，这一专利的目的是为了降低商业交易中的风险。Alice案的初审法院(地区法院)认为商业方法、数据处理系统和计算机可读媒体的权利要求属于第101条的例外情形，即“抽象观点”，因此不能授予专利权。然而，联邦巡回法院却支持了上诉人Alice Corp.公司的诉求，判定商业方法、数据处理系统和计算机可读媒体的权利要求可享有专利权。巡回法院的法官们针对计算机执行的发明是否可享有专利权，提出两个问题：其一，法院应采取什么样的标准来决定一项计算机执行的发明是否是一项不合格的专利；以及在必要情形下什么时候一项权利要求中计算机的出现导致会专利适格性(patent eligibility)或者相反的后果。其二，根据美国专利法第101条评估计算机执行的发明的专利适格性时，该项发明按照商业方法、系统或存储媒体形式提出权利要求是否将会影响评估结果，同时这些权利要求是否符合第101条的立法目的。

不过，联邦巡回法院的法官并未对上述问题给出清晰而明确的回答。在关于商业方法和计算机可读媒体权利要求是否属于专利授权客体时，10位法官中有7位法官认为不应授予。对于数据处理系统的权利要求，10位法官中5票对5票没有给出是否属于专利授权客体的答案。即便如此，巡回法院仍然对计算机软件可专利性的判断提出三个框架式标准：第一，最高标准。即一项权利要求是否从本质上属于“抽象观点”；第二，中等标准。即一项权利要求从整体上看，是否限定于一个抽象观点的特定适用；第三，最弱标准。即无论对象如何，都不应进行专利可授权的考察和判断，而应统统给予专利权保护。

(二)美国联邦最高法院对Alice案的审理

联邦最高法院在审理Alice案时适用了其在Mayo案中总结出来的“二步法”[3]171-184。首先，法院认为本案中所提出的权利要求类似于一种“即时清算”的抽象观点，而且法院通过调查和了解，认为这是一种在美国商业实践中长期存在的基本交易方式；其次，法院认为权利要求没有包含足够的“额外特征”以确保其不仅仅是垄断抽象观点的一个初步努力。也就是说，计算机执行并不足以提供必要的创新概念，单单通过计算机将抽象观点应用于特定的技术环境，这种计算机+抽象观点的组合不属于专利法第101条可获得专利权的客体。

另外，为了更加清楚地解释其审判理由，最高法院对计算机功能进行了界定，即“纯粹的惯例”。换言之，如果一项发明只是进行了电子记录(最常见的计算机功能)，或者使用计算机获得数据、调整账户平衡和发布自动化指令，这些都是广为周知的计算机运行惯例实践，即这项所谓的发明其每一步都只是一台计算机理所应当执行的一个功能，因此该项发明不能作为可授权的对象。只有在一项发明显著地改进计算机功能，或者通过其他技术或技术领域改进了计算机执行的效果，才是符合第101条授权条件。

二、Alice案后美国软件专利的实践路径

Alice案之后，美国软件专利的实践与发展主要表现在以下两个方面：一方面，美国专利和商标局(USPTO)对后续软件专利申请标准趋向严格化；另一方面，美国法院以及专利商标上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB)对Alice案的援引和参考比率，数据表明Alice案更加限定了软件发明的可专利性条件。

第一，USPTO于2014年6月25日公布了一个指导性备忘录以帮助申请者理解Alice案判决，即USPTO将可授权的软件发明限定在“对另一项技术或技术领域的改进”或者“针对计算机本身功能的改进”以及“超越一般性在特定技术环境中使用抽象观点”。这些限定作为专利审查员工作中的指南，众多商业方法发明都将被视为抽象观点。同时，审查员将与银行、投资和支付交易相关的客体划归为“基本商业实践”一类或者“组织人类活动的方法”一类。如此，申请类似发明的申请者将很难获得专利授权，而唯一的希望就是能够在申请书中清楚表明其发明是显著地远超抽象观点，但证明和支撑这一主张并不容易，因此可以预见未来美国与商业方法、数据处理系统和计算机存储媒体相关的发明，将很难获得专利权保护。

第二，大量类似于Alice案的专利权利要求纠纷被法院和PTAB驳回。根据美国学者詹妮弗统计，截至2015年6月19日PTAB援引了198次Alice案。地区法院的判决中援引Alice案63次，联邦巡回法院援引Alice案11次。换言之，共有272件案件中的软件发明专利保护请求被驳回[4]67。

第三，软件发明纠纷被驳回导致案件原被告根据相应的驳回率选择诉讼机构。因为无论是PTAB、地区法院还是联邦巡回法院，虽然它们都相应地提高了软件发明的可专利性判断标准，但是比较而言地区法院的驳回率最低，PTAB次之，联邦巡回法院驳回率最高。例如，主张软件发明专利权的当事人会争取在地区法院审理案件，而反之对方当事人则积极寻求巡回法院管辖审理。

三、美国专利法第101条可授权客体范围的最新发展

美国是普通法系国家，因此判例是其重要的法源。自Alice案后，美国联邦巡回法院和最高法院陆续审理了一系列案件，无一例外地对专利法第101条进行了严格解释，缩小了可授权客体的范围。毫无疑问，这样既打击了专利流氓滥用专利权，也有利于提高软件专利的含金量。下面，以2014年6月至2015年6月美国法院审理的典型案件做进一步说明。

在Ultramercial, Inc.诉 Hulu, LLC(772 F.3d 709 Fed. Cir. 2014)中，联邦巡回法院认为通过一项广告设计系统免费传送内容的发明，是不能获得专利权的，因为该项系统只是简单地指导实践者按照惯常地、传统地活动去执行抽象观点，并无对现有技术或技术领域的改进。在Digitech Image Technologies, LLC 诉 Electronics for Imaging, Inc.(758 F.3d 1344 Fed. Cir. 2014)一案中，主张软件发明专利权保护的当事人认为其发明是将两个数据系统合并从而产生一个新的系统，使得数据拥有新的形式。不过，联邦巡回法院并没有支持这一主张，法官认为这一所谓的新系统其本质仍是收集和合并数据的抽象过程，不涉及物理设备的介入。Planet Bingo, LLC 诉 VKGS LLC(576 F. App’x. 1005 Fed. Cir. 2014)案中，巡回法院的法官对涉诉的发明进行判断，认为其只是一个管理宾果游戏的系统，该系统允许游戏玩家在长时间内不停重复相同的数字，无异于玩家用纸和笔就能做到的效果，因此该系统仅仅是抽象观点通过计算机执行的结果，不具备第101条的可授权客体条件[5]40。

同样地，在All Voice Developments US, LLC,诉 Microsoft Corp(No. 2014-1258, 2015 WL 2445055 Fed. Cir. May 22, 2015)案中，联邦巡回法院的法官认为“接口应用”(interface application)不属于可授权客体范围。另外，在OIP Technologies, Inc.诉 Amazon, Inc(788 F.3d 1359 Fed. Cir. 2015)案中，一项发明主张“价格优化”商业方法可以通过自动估价和测算实际预期价格选项，从而帮助卖家自动达成较好的价格决定。不过，联邦法院法官驳回这一主张，认为该项发明权利要求是以要约基础的价格优化，其本质还是一种抽象观点，缺乏创造性概念，因此仍然不属于第101条可授权范围[6]。

四、结论

自Alice案后，美国司法界和知识产权管理部门提高了软件专利的审查标准和门槛，导致大量的相关发明申请被驳回或认定无效，这样的结果有利有弊。利在于可有效阻拦专利流氓，防止其滥用专利权，损害公共利益，提高相关领域专利技术的含金量，鼓励真正的发明创造。但是，弊端也是显而易见的，最为突出的是一刀切的做法，使得某些处于“灰色”地带的发明被驳回，发明者的利益难以得到保护。软件专利、计算机执行的发明或者商业方法专利，无论名称何谓，其本质都跟互联网技术紧密相关。技术的发展总是不断突破现有的规则和制度，即便是较为灵活的判例，也无法逃脱其滞后性。因此，美国专利法第101条的未来是趋向于严格解释还是宽松解释，仍有待实践来回答。

[1] 蔡步青.从美国法院典型判例看商业方法的可专利性[J].河南财经政法大学学报, 2012(5).

[2] 张玉敏, 谢渊.美国商业方法专利审查的去标准化及对我国的启示[J].知识产权, 2014(6).

[3] 李洁琼.利用计算机实施的发明的可专利性研究[J].中山大学学报(社会科学版), 2015(2).

[4] Jennifer A. Albert.Impact of the Alice V. CLS Bank Decision-A Year-End Review[EB/OL].http://www.goodwinprocter.com/Publications/Newsletters/IP-Alert/2014/1219-Impact-of-the-Alice-V-CLS-Bank-Decision.aspx?article=1,GOODWIN PROCTER: IP ALERT, Dec. 19, 2014.

[5] Tristan Gray-Le Coz & Charles Duan. Apply It to the USPTO: Review of the Implementation of Alice v. CLS Bank in Patent Examination[J].Patently-O Patent Law Journal 2014.p2-11.

[6] Dennis Crouch, What to do About All These Invalid Patents? [EB/OL]PATENTLYO (Aug. 28, 2014), http://patentlyo.com/patent/2014/08/these-invalid-pate nts.html.

[责任编辑乐知]

The New Development to Patentability of Patent Law in US from Alice Case

ZHANG Man

(LawSchool,NorthwestUniversity,Xi’an710127,China)

Alice case reflects the sign of enhancing the gate of patentability of software. After Alice case, courts in US began to explain the Article 101 of Patent Law in the strict way and narrow the scope of patentability objects. Meanwhile, USPTO decreased the authorization quantity of software patent. Although those practice is beneficial to hit the existence of non-practicing entities and patent abuse, it is still too biased, which is not good to the development of software technology in Internet age. So in the future this issue still needs to be solved in US.

business method patent; abstract idea; patentability object

2005-12-09

2014年教育部人文社科规划项目“互联网金融知识产权保护机制研究”(项目编号：14YJA820032)

张曼(1978- )，女，陕西紫阳人，西北大学法学院副教授，法学博士，主要从事知识产权研究。

D923.4

A

1671-8127(2016)01-0031-03