专利申请文件修改的整体考量

柴春英

（国家知识产权局专利局，北京　100088）

专利申请文件修改的整体考量

柴春英

（国家知识产权局专利局，北京100088）

是否“能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”是判断专利文件的修改是否符合专利法第33条的规定的一个难点。本文结合两件具体案例说明技术方案的整体考量在该判断过程中的重要性。

修改；专利法第33条；技术方案；整体考量

1　概述

专利申请文件自提交申请后，在后续过程中常常出现需要申请人对专利申请文件进行修改的情形，究其原因主要有以下两方面：第一，由于申请人自身在提交申请时对现有技术或专利制度的了解不够全面，导致申请日提交的申请文件没能充分地表达申请人的意图；第二，由于申请日提交的文件存在缺陷而进行的针对性修改，包括实质审查、复审及无效过程中针对被发现的问题进行的相应修改；当然也包含申请人发现申请存在的明显缺陷而提出的主动修改。但是无论哪一种情形，申请人对申请文件的修改程度必然要受到一定约束，作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书作出不符合专利法第33条规定的修改，均是不允许的。

具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。修改内容明确记载在原说明书（及其附图）和权利要求书内容中的情形比较容易进行判断。但是，在具体案例中往往涉及到使用是否“能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”来进行判断的情形，由于修改涉及的情形千差万别，因此该判断的过程常常不是泾渭分明的，如何把握是否“能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”成为一个难点。首先，应当明确“直接地、毫无疑义地”的含义。有观点认为，从字面上理解，“直接”的含义是指“不经过中间事物的”，与“间接”相对，在这里，“直接地确定的内容”应当是无需其他证据材料或工具等辅助，仅依赖本领域技术人员自身所具备的专业知识推导出的内容，包括有相应文字记载以及隐含的内容；“毫无疑义”即指可以明确确定，不会有第二种解释。就上述解释可知，只有同时满足“直接地”和“毫无疑义地”两个条件，才能使修改后所呈现的技术方案的内容在原说明书（及其附图）和权利要求书记中进行了实质性的记载。而后，需要明确“直接地、毫无疑义地”确定的依据是“原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容”。这里说明书和权利要求书通过文字表达来呈现申请人提出的技术方案，该技术方案是一个由技术特征构成有机整体。对技术特征的理解直接决定了技术方案所限定的范围的确定，准确理解技术特征的含义，不仅应明晰其文字含义，还应将其放在发明技术方案的整体背景下，将该技术特征作为技术方案的有机组成部分进行整体考量。涉及到修改具体技术特征所依据的内容也不应当仅仅停留于对该技术特征的文字表达，即使原说明书和原权利要求书中存在一致性的表述，也不意味着该修改后的内容必然符合专利法第33条的规定；通常在这种情况下，将修改部分融在其所在的技术方案中来看待其修改后的范围，并将原说明书/原权利要求书所记载的技术方案作为一个整体构成修改的依据来考量修改是否符合专利法第33条的规定更为合理和有效。下面结合两个具体的案例来说明技术方案的整体考量在该判断过程中的重要性。

2　案例介绍

案例一涉及一种半导体器件的制造方法，其所要解决的技术问题是：AlGaAs/InGaAs延伸界面上大量碳的沉积，造成电流增益截止频率的下降。该申请使用在生长包含In的化合物半导体结晶层后，暂时停止包含As的全部供给，在基片温度上升到In的再蒸发开始温度以上后，生长与包含In的所述化合物半导体不同的半导体结晶层；由此在短时间内蒸发剩余In，降低作为在生长停止中累积的杂质碳。在该案的审查过程中，申请人将该案说明书第3页第31-32行和第4页第22-23行“如果到达设定温度，那么同时开始Al、Ga、In、As的供给，生长Si掺杂AlGaAs电子供给层”中的In修改Si。该案的原权利要求书没有与之相关的记载，说明书记载的内容成为修改的重要依据，但是，上述修改恰恰涉及具体实施例中技术细节的改变。从文字表述来看，修改后的技术特征与原权利要求书和说明书中的相应技术特征明显不同，但是在该申请的技术方案中，包含了生成AlGaAs层和InGaAs层的步骤。从说明书整体上看，本领域的普通技术人员能够清楚地知道：为了生成InGaAs，需要供给的是In、Ga、As；当生成了InGaAs后，进行AlGaAs的生成工序，此时需要供给的是Al、Ga、As，而没有In；如果需要生成Si掺杂AlGaAs，当然除了供给Al、Ga、As外，还需供给Si。对于原始说明书第3页第31-32行和第4页第22-23行中“如果到达设定温度，那么同时开始Al、Ga、In、As的供给，生长Si掺杂AlGaAs电子供给层14”，从说明书整体看，此处所要生长的为“Si掺杂AlGaAs层”，它不包含In，因此供给的材料中不应当有In，同时该结晶层是Si掺杂的，因此供给的材料中还应当包括Si。因此，本领域的普通技术人员从技术方案的整体上考量，能够清楚地知道，上述记载的“Al、Ga、In、As”存在明显的错误，惟一的正确的记载应为“Al、Ga、Si、As”。可见，说明书中对上述部分的修改是本领域的普通技术人员能从说明书的整体及上下文看出的惟一的正确答案。虽然该案中修改后的内容与原说明书中的表述明显不同，但是在该案所属的技术领域内，通过对说明书中记载的技术方案整体进行考量，能够得出申请人对该案的上述修改是能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定的结果。因此，虽然该案例中，修改后的内容与原说明书的表述不同，但是本领域技术人员从说明书记载的技术方案整体考量，能够明确得出该修改符合专利法第33条的规定。

案例二涉及一种用于合成丙烯酸酯的方法。申请人在该案的审查过程中，对权利要求书进行修改，将原从属权利要求2的附加技术特征“该第三步酯化反应在60-90℃的温度和在1.2×105Pa-2×105Pa的压力下在酸性催化剂存在下进行，其中该反应在均匀的单相介质中发生，或者酸性固体催化剂存在时进行，在这种情况下，该反应在非均匀的两相介质中进行”加入到独立权利要求1中；同时增加了新的从属权利要求2，其内容如下“2.根据权利要求1的方法，特征在于丙烯酸酯是丙烯酸2-乙基己基酯，马来酸酐的含量低于40 ppm”。上述修改中将从属于权利要求1的权利要求2中记载的附加技术特征加入到原权利要求1中的修改符合专利法第33条的规定。但是对于新的权利要求2，其中技术特征“马来酸酐的含量低于40 ppm”的修改依据是说明书第13页实施例4中相应的记载。从文字表达来看，该技术特征记载在原说明书中，这是否就说明该修改符合专利法第33条的规定呢？在下结论之前，还需要进一步分析才能够确定。根据说明书第13页实施例4中相应的记载，实施例4涉及丙烯酸2-乙基己基酯（A2EH）的制备，其是将由实施例2中出自丙三醇的丙烯酸在实施例3的酯化条件下与2-乙基己基醇进行酯化，实施例4中的马来酸酐在经纯化的A2EH中的最后酸度为<40ppm。而根据说明书第13页的记载，实施例3中的酯化反应在95℃温度下、0.65×105Pa的压力下进行。由上可见，说明书记载的实施例4中的“马来酸酐在经纯化的A2EH中的最后酸度为<40ppm”是在上述实施例3中的特定酯化反应后获得的。权利要求2是对权利要求1的进一步限定，在其请求保护的技术方案（权利要求2从属于权利要求1，其限定的技术方案中包含权利要求1的所有技术特征和权利要求2的附加技术特征）中，酯化反应是在如权利要求1限定的60-90℃的温度和1.2×105Pa-2×105Pa的压力下进行。显然，权利要求2的酯化反应温度和压力均不同于说明书实施例4中的反应条件。可见从整体上而言，所属技术领域技术人员看到的权利要求2的技术方案与原申请记载的技术方案不同，并且本领域技术人员也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定权利要求2的酯化反应条件下同样也能获得“马来酸酐的含量低于40 ppm”的结果。在该案中，如果仅仅因为修改的内容在原说明书中存在一致性表述则认为该修改符合专利法第33条的规定，将会有失偏颇。如上分析方式所示，将修改后的内容与其所在的技术方案整体考量，将其与原说明书记载的技术方案进行分析对比更易于获得准确的结论。

3　结语

每一项发明专利申请至少记载了一个技术方案，由于构成技术方案的技术特征之间或紧或疏具有关联，很多情形下我们都不能也不应当忽视上述关联的存在。文字表述作为信息载体将技术方案以专利申请文件的形式呈现，但是受于文字表达的局限性，申请人往往难于将自己的真实意图完美一致地呈现在申请文件中，尤其在对某个或某些具体技术内容进行描述时难免出现片面、不完善的情况。涉及判断专利申请文件的修改是否符合专利法第33条的规定的情形，有时需要我们解读原申请文件传达的整体信息，而不是仅仅停留于对某一技术特征的文字表达，即该判断重点在于如何判断该修改后的技术信息是否是本领域技术人员能能够从原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定。在具体实践中，将修改部分融在其所在的技术方案中来看待其修改后的范围，并将原说明书/原权利要求书所记载的技术方案作为一个整体构成修改的依据来考量修改部分是否符合专利法第33条的规定，对一些具体案例的判断更为客观、更加有效。

技术方案作为一个有机的整体，在实践中，很多方面都涉及到整体考量的运用，这里用于判断申请文件的修改是否符合专利法第33条的规定的情形，需要注意该整体考量是在“能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”的原则之下，不能随意演绎和加工，也不能是可能的、模棱两可的技术内容。如果通过原申请文件记载的内容可以直接地得到的修改方式有多种可能，根据技术方案的整体考量，本领域技术人员可以确定只一种修改方式是合理的，即合理的修改方式唯一，则该修改方式是“能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定”，否则则不符合专利法第33条的规定。

［1］中华人民共和国知识产权局.专利审查指南2010（M）.北京：知识产权出版社，2010.

［2］中国知识产权研究会专利委员会，最高人民法院中国应用法学研究所，国家知识产权局复审委员会.《专利名案解读（二）——以20起典型专利纠纷案例评析》.北京：知识产权出版社，2011.

Overall Consideration of Amendments on Patent Application Document

Chai Chunying
（The Patent Office of SIPO，Beijing 100088）

Theprincipleof direct and unambiguousdetermination fromoriginal disclosureregulated under Article 33 of thepatent lawisdeemed tobedifficult tograsp duringpractical judgment.In thepresent text theimportanceof an overall consideration on the solution in the procedure of the judgment is proposed in conjunction with two specific cases.

amendment；article 33 of the patent law；technical solution；overall consideration

D923.42

A

1003-5168（2016）06-0085-03

2016-5-22

柴春英（1979-），女，硕士研究生，审查员，研究方向：半导体节能器件。