失效外观设计专利所涉著作权保护研究

李慧婷

湘潭大学法学院·知识产权学院，湖南　湘潭　411105



失效外观设计专利所涉著作权保护研究

李慧婷

湘潭大学法学院·知识产权学院，湖南湘潭411105

摘要：我国对外观设计的保护，目前是以《专利法》来保护。但在工业品外观设计领域中，将一些美术作品或摄影作品应用于产品外观设计的情形经常出现，使得该类外观设计在享有专利权的同时可通过主张著作权进行保护，因此，该类外观设计既可以通过《专利法》也可以通过《著作权法》进行双重保护。该类外观设计的特殊性在于，就其外观设计整体而言，属于《专利法》保护的客体，可通过外观设计专利权获得垄断性保护，而该设计所涉作品则通过著作权获得非排他性保护。正是因为这类外观设计能获得双重保护，当外观设计专利失效进入公共领域后，对于除所涉著作权人及其他相关合法权利人之外的任何其他人实施失效专利，是否构成著作权的侵权，这一问题尚处于我国法律空白区域。

关键词：失效外观设计专利；著作权

2013年在浙江海宁市人民法院审理的谢某某诉叶某某、海宁某食品有限公司著作权侵权纠纷一案中，关于实施失效外观设计专利是否构成著作权侵权的问题再次引发热议。随着该案二审法院浙江省嘉兴市中级人民法院作出维持一审法院驳回原告谢某某诉讼请求的判决，实施失效外观设计专利不构成著作权侵权的观点已得到司法实践上的支持。虽然，该案判决已经生效，但其反映出的失效外观设计专利所涉著作权保护问题并没有因此而解决，本文将对该问题进行简要探析。

一、对外观设计专利权保护客体与著作权保护客体重叠的理解

根据我国《专利法》第二条对外观设计的定义，外观设计保护的是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利权保护的客体是作为整体的外观设计，其设计要素包括产品的形状、图案、色彩。在司法实践中，通过产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合来判断其与相同或者相近似类别产品的外观设计是否相同或实质相同。著作权保护的客体包括美术作品与摄影作品，这两类作品一般具有美感，同时也有一些美术作品或者摄影作品能够被应用于外观设计中，作为设计的组成部分或整体而使用，从而导致外观设计专利权保护的客体与著作权保护的客体在客观上存在交叉，即确实存在一些能受著作权保护的美术作品或摄影作品，能被应用于外观设计中。

著作权保护的客体与外观设计专利权保护的客体重叠的范围，该范围首先应当是美术作品或者摄影作品；其次，其能够应用于外观设计中，以图案的形式或者作为产品的形状、亦或两者的结合在外观设计中展现。但需要明确的是，该类作品在其所应用的外观设计中，只是作为该设计的设计要素，外观设计专利保护的是依附于产品之上的外观设计，而不是该类作品本身。

因此，外观设计专利权保护的客体与著作权保护的客体的“重叠”是指，存在一部分美术作品或者摄影作品，富有美感，并能够作为设计要素应用于依附于产品之上的新的外观设计，并不是指存在与外观设计专利权保护客体相同的著作权保护客体。

二、失效的外观设计专利所涉著作权法律状态及其保护

外观设计专利权与著作权在取得方式、授权条件、保护形式上都不相同，两者是相互独立的权利。在实践中，对于一项外观设计专利主张著作权以寻求另一种保护途径，其对著作权的主张依据绝非该项外观设计，而是作为该外观设计要素的作品。

一项外观设计中引入享有著作权保护的美术作品或摄影作品，可能的情况有：(1)美术作品或摄影作品的著作权人为外观设计专利权人；(2)美术作品或摄影作品的著作权人为外观设计专利权人之外的第三人。对于这两种情形中的任一情形，外观设计中所涉作品的著作权在该作品由作者独立创作完成时即产生，因此，外观设计专利所涉及的著作权是先于外观设计专利权之前所独立存在的权利。

受著作权保护的美术作品或者摄影作品被引入外观设计作为设计要素使用，只有在著作权人许可的情形下才能被引入使用。这种许可的方式有很多种，可以以明示的方式或者默示的方式。在前述第一种情形下，外观设计专利权人与其所涉作品的著作权人为同一人时，一般以默认许可的方式允许该作品在外观设计中使用。对于前述第二种情形，一般需要所涉作品的著作权人作出明示的许可，允许其作品被使用于外观设计中，这种明示的许可，可以是以合同或者其他方式进行。

外观设计依附于产品之上，需要在工业上进行大量生产，因而著作权人允许其美术作品或摄影作品在外观设计中的应用应当理解为是对他人将其作品进行复制、发行的许可，对于该作品在许可范围之外的使用，则构成对所涉作品著作权的侵犯。前述许可范围之外的使用，包括如下三种侵权形式。

第一种侵权形式为外观设计专利权人行使其他由著作权人享有的除复制权、发行权之外的权利。例如外观设计专利权人将所涉作品应用于外观设计中时擅自对作品进行修改，这里排除著作权人将除复制权、发行权的其他著作权财产权转让予外观设计专利权人的情形。

第二种侵权形式为在外观设计专利有效期内，除专利权人之外的第三人在相同或相近类别的产品上使用相同的或相近似的外观设计，则构成外观设计专利权侵权。如若该第三人能够证明其实施的外观设计专利中所涉作品是由其独立完成或存在其他合法授权，则其对该外观设计专利的实施只构成专利侵权而不构成著作权侵权，否则，其同时构成对外观设计专利权和著作权的侵权。

第三种侵权形式为在外观设计有效期内，除专利权人外的第三人在不相同也不相近类别的产品上使用相同或相近似的外观设计，其并不构成外观设计专利侵权。若该第三人能够证明其实施的外观设计专利中所涉作品是由其独立完成或存在其他合法授权，则不构成著作权侵权，反之，则侵犯所涉作品的著作权。

而外观设计专利失效后，原专利权人及其之外的第三人实施该失效外观设计专利，是否构成对所涉作品的著作权侵权，尚处于争议阶段，这也是本文分析的重点。外观设计专利失效后，根据《专利法》及相关规定，该项外观设计进入公共领域，属于现有设计，任何人均可以对该现有设计进行使用，不构成专利权的侵犯。但是，这并不必然导致任何人对该现有设计的使用也不构成对外观设计专利所涉作品著作权的侵犯。

在2013年谢某某诉叶某某、海宁某食品有限公司著作权侵权纠纷一案中，二审法院裁判要旨为基于公众的信赖利益，对于已经公布的失效外观设计专利，任何人实施该项失效的外观设计专利不构成著作权侵权。本文认为，对于实施失效外观设计专利不构成著作权侵权可以进行根本性地分析。

著作权人将其作品允许外观设计专利权人在外观设计中作为设计要素使用，其许可的范围仅限于该作品因外观设计所附产品在工业上的生产与出售，而在客观上存在复制、发行的行为。著作权人将其作品在外观设计中使用而产生的复制、发行其作品的许可行为，并不会对著作权人同时行使复制权、发行权或者许可他人复制、发行其作品产生限制，但专有许可的除外。著作权人在外观设计中的这种许可，与著作权中的一般许可行为在本质上是否相同呢？

根据《著作权法》的相关规定，使用他人作品应当经著作权人许可，许可的内容中需要约定许可使用的权利类型、地域范围以及时间。可见，著作权人许可他人使用作品时一般是附有期限的。在许可使用期满后，被许可人不能再对作品行使其在期限届满前所享有的被许可的著作权。被许可人期满后若未经允许继续使用作品的，则构成对著作权的侵犯。同时，著作权人就他人使用其作品的行为可以享有收获报酬的权利。虽然《著作权法》中对许可的规定是在他人使用作品时需经著作权人许可，但是并不排除著作权人自己对其作品的使用许可，这也是著作权人应当所享有的权利，这种著作权人自己使用的行为可以认为是一种默认许可，不需明示的行为。即著作权人对作品在外观设计中的使用包括默认许可和明示许可，当著作权人与外观设计专利权人一致时，为默认许可，当著作权人与外观设计专利权人不一致时，则需明示许可。同时，著作权人许可外观设计专利权人在外观设计中使用其作品，可以就许可使用的权利类型、许可使用的地域、时间以及其应当获得的报酬进行约定。因此，著作权人对作品在外观设计中使用的许可属于《著作权法》中规定的一般许可。

根据《专利法》及其相关规定，外观设计专利在有效期内享有垄断性的权利，在其失效后，即进入公共领域成为现有设计，公众可以使用该现有设计，这也是外观设计专利获得垄断性权利的前提条件之一，否则，将不利于科学技术的进步与发展，也违背了《专利法》第一条规定。著作权属于私权，权利人可以按照其意思表示处分其权利，同时其也应遵守相关法律规定，承担相应地义务。著作权人许可其作品应用于外观设计中，其应当知道所涉外观设计在失效后，进入公共领域成为现有设计，公众可以使用该现有外观设计。著作权人不得以其不知道或其与被许可的外观设计专利权人未就此作相关明确约定为由对所涉外观设计进入公共领域提出异议。此外，著作权人就该类许可相应地可享有报酬，其可以与外观设计专利权人约定较一般许可高一些的报酬来弥补其在外观设计专利失效后的相关权益损失。

同时，外观设计专利失效后，其所涉作品的著作权仍然存在，为了保护著作权人的权益，公众也不得以外观设计专利失效成为公共领域的现有外观设计为由而任意使用该外观设计。公众对该失效外观设计专利的使用应在原外观设计专利的使用范围内，例如，公众不得将作品从失效外观设计专利中分离出来单独使用该作品，否则就构成著作权侵权，所涉作品的著作权人仍可以著作权要求相关保护。著作权人许可其作品应用于外观设计，不管是默示的许可方式还是明示的许可方式，其许可范围限于所涉作品作为外观设计的设计要素随外观设计在工业上的应用而所必然产生的复制、发行。因此，任何第三人对失效外观设计作为整体的使用不构成著作权侵权。

综上分析，外观设计专利权与其所涉作品的著作权相互独立，外观设计专利失效后，作为外观设计要素的作品所涉著作权仍然有效。失效的外观设计专利进入公共领域成为现有外观设计，这是外观设计专利在有效期获得垄断性权利的前提条件之一。而著作权为私权，著作权人对其权利的行使完全按照其意愿进行，因此著作权人许可其作品应用于外观设计时，其应当知道外观设计专利失效后即进入公共领域为公众所用，故著作权人不得以其实际不知道或其与外观设计专利权人已约定限制失效外观设计专利的使用为由提出异议。因此，公众实施失效外观设计专利，在不超出著作权人原许可使用的范围，不够成著作权侵权。

[参考文献]

[1]董红海，陆准.美国外观设计专利侵权判断方法的最新发展——简评Egyptian Goddess案[J].知识产权，2009(04).

作者简介：李慧婷(1991-)，女，汉族，湖南永州人，湘潭大学法学院·知识产权学院，法律硕士，研究方向：知识产权法。

中图分类号：D923.4

文献标识码：A

文章编号：2095-4379-(2016)01-0100-02