涉外定牌加工行为定性

江琼柳

[摘 要]近年来，涉外定牌加工是否侵犯国内相同或者类似注册商标的纠纷层出不穷，相关判决也随着理论认知的深入而不断改变。新《商标法》第四十八条将商标的使用限定于“用于识别商品来源”，第五十七条将商标侵权情形进行细分并对“同种商品上使用相同商标”情形外的侵权形式增加“容易导致混淆”这一要件。这两项修订将直接影响今后实务中涉外定牌加工行为的定性。

[关键词]新《商标法》；涉外定牌加工；商标使用；商标侵权

[中图分类号]D920.4

[文献标识码]A

[文章编号]1671- 5918（ 2015） 08- 0089 - 02

doi：10. 3969/j.issn.1671- 5918. 2015. 08- 041

[本刊网址]http：//www.hbxb.net

经济全球化的趋势下，我国许多工厂接受国外品牌的委托成为其国内加工点。不少我国注册商标权利人认为定牌加工行为侵犯其商标权，在商品出口时向海关申请扣留并对加工企业提起侵权之诉，如美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣公司商标侵权纠纷案等，定牌加工涉及的法律问题愈发受到关注。

一、相关法律规制历程

定牌加工，指我国境内加工企业接受国外企业委托生产加工产品，并贴附国外企业指定或授权使用的特定商标，产品最终全部交付境外委托方的贸易方式。当国外企业指定或授权使用的商标与国内某个已注册的商标相同或类似，且贴标产品的类别与国内注册商标核定使用的类别相同或类似时，就可能引发商标侵权纠纷。随着相关领域法律不断完善法学理论和对涉外定牌加工行为的深入认识，我国对外定牌加工的合法性的判断也在不断变化。

2004年北京高院发布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，第十三条规定“定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权”。2006年新“解答”删除该规定，反映北京高院对定牌加工问题表现出了与2004年不同的态度。

2009年最高院出台《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指示“‘贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形应结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担”。这一观点在2011年广东省高院宣判的“CROCODILE”商标侵权案中得到确认。

2012年最高院对良品计画诉国家工商行政管理局商标评审委员会一案的再审判决认定“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或者服务的来源，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能”，涉外定牌加工行为不侵犯我国注册商标商标权。

2014年新《商标法》实施，第四十八条规定商标使用是“用于识别商品来源的行为”及第五十七条相关规定，用于认定出口的“贴牌”商品是否对我国注册商标专用权造成损害。这一指导思想与2012年最高院的审判思路基本一致。

总结既往司法机关对涉外定牌加工的指导意见与判例可得，对于涉外定牌加工的定性，从不构成侵权到加工方应承担必要的审查注意义务并依该义务的履行情况判定侵权责任，再到认定商标的使用限于商品流通环节、贴牌行为不属于商标的使用范围，涉外定牌加工并不侵犯国内相同或类似注册商标的合法权益。新《商标法》吸纳“商标使用是用于识别商品来源的行为”并对商标侵权的情形进行拆分细化，将混淆原则引入商标使用侵权的构成要件之中，这一改变将影响实务中涉外定牌加工行为的定性。

二、涉外定牌加工行为定性的关键

（一）涉外定牌加工行为的民法定性

涉外定牌加工在传统民法上定性为承揽符合承揽的一般要件，即国内加工方按照境外委托方的要求完成产品的加工并交付工作成果，委托方给付报酬的行为。与一般承揽不同的是，定牌加工过程中涉及帖附商标的行为即“贴牌”，易引发商标权侵权纠纷。

新《商标法》实施前，涉外定牌加工商标权利纠纷中，起诉方通常认为，涉外定牌加工方未经其许可，违反旧《商标法》第五十二条第一款，在同种或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，侵犯其注册商标专用权。同时，基于商标权权利范围具备地域性，相关境外委托人虽在境外拥有合法商标权，但其商标权的保护范围止于境外，不可作为不侵犯我国商标权的抗辩理由。对此，被告方一般抗辩称，由其加工贴牌的产品全部交付国外委托方，不在境内销售和流通，不会使消费者产生混淆和误认，因此并不侵犯境内注册商标权利。

（二）涉外定牌加工侵犯商标权的实质要件

新《商标法》第五十七条对侵犯商标权的行为要件以列举的形式规定了六种侵犯商标权的具体情形并辅之以兜底条款。对涉外定牌加工的规制依据是该条文第一款“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，及第二款“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。依据这两项法条并结合既往相关案件争议点，判定涉外定牌加工是否侵犯我国注册商标合法权益的关键在于下列两个因素。其一，涉外定牌加工过程中的“贴牌”行为是否构成商标法上的商标使用；其二，新《商标法》对使用商标导致侵权的认定采纳混淆标准，涉外定牌加工产品是否会造成消费者混淆也是涉外定牌加工行为定性的实质要件之一。

1.“贴牌”行为是否构成商标使用

商标法意义上的商标使用不仅是维持商标存续的法定要件，也是构成商标侵权的必备要件。商标使用作为认定商标侵权行为的事实标准，是否构成商标使用是实务中处理商标侵权纠纷的关键。我国商标法第五十七条列举的商标侵权具体形式其中第一、二款就是针对商标使用这一情形。 2002年公布的《商标法实施条例》规定商标使用：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动”。该规定未将使用目的明文规定为商标使用的构成要件，因此过去实务中不少司法机关根据条文字面意思将涉外定牌加工中贴牌行为认定为商标的使用。新《商标法》第四十八条引入商标使用并增加“用于识别商品来源的行为”这一限定。对第四十八条文意解释可得，商标的使用指在各种类型的商业活动中用于识别商品来源的行为。endprint

涉外定牌加工中将商标贴附于产品表面或者产品外包装、容器上并不构成商标法意义上的商标使用。新《商标法》第四十八条规定商标使用服务于商标识别功能的实现，商标的使用被限定于用于识别商品来源的行为。商标使用为其目的所限定，而若要实现使用目的，商品就必须进入流通领域。因为，一般消费者无法接触到未进人流通领域的加工产品，更不用谈通过其表面或外包装上的商标标识认知加工产品的来源。我国涉外定牌加工产品将全部交付境外委托方，并不直接在境内销售，不会直接通过境内加工方进入我国流通领域。因此，被帖附的商标不可能在境内直接实现识别商品来源这一功能，涉外定牌加工中的贴牌行为不构成商标法意义上的商标使用。

2.涉外定牌加工是否造成混淆

商标的功能在于识别，即通过使用商标让消费者认知商品或服务的来源，将此商品或服务与其他商品或服务相区别。侵犯商标权的实质在于使消费者对商品或服务的来源产生混淆即错误的认识。商标侵权的判定以消费者是否受到混淆为标准，保护消费者免于被混淆成为商标权保护的基本出发点。因此，产生混淆是商标侵权的另一个关键的构成要件。

新《商标法》吸纳混淆要件将原《商标法》第五十二条第一款“未经商标注册人的许可，在同种或类似商品上使用相同或类似商标侵权”拆分细化，将容易产生混淆明确规定为未经许可，在同种商品上使用近似商标或在类似商品上使用相同或近似的商标这一情形下的构成要件，作为新《商标法》第五十七条第二款。五十七条第一款“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”中虽未明文规定“容易导致混淆”，但同种商品上使用同种商标必然导致消费者认为该商品来源于注册商标权利人，导致混淆是在同种商品上使用相同商标的必然结果，无需在法条中特别明示。因此，我们可以断定造成“混淆”是使用商标而侵犯商标权的一般必备要件。

产品要让消费者产生错误的认识，就必须进入流通领域。对于涉外定牌加工行为，其过程中虽然涉及贴牌，但国内生产方加工所得成品最终不在中国境内销售和流通，而是全部交付境外委托方。境内消费者根本不可能通过加工方接触到加工成品，不可能对产品的来源产生混淆而将该产品误认为来源于国内注册商标权利人，不会对境内注册商标权利人造成损害。因此涉外定牌加工产品不会使消费者产生混淆，不符合新《商标法》规定的商标侵权要件。

三、结论

一直以来，我国涉外定牌加工商标侵权纠纷争议不断，新《商标法》修订过程中，外商代表组织曾表示希望可通过此次修法对涉外定牌加工侵权纠纷做出明确的规定。最终新《商标法》虽未对涉外定牌加工问题做出特别规定，但对此行为的定性，正如孔祥俊庭长所言“其实质上属于商标法有关规定的理解适用问题，如涉及商标使用行为、商标侵权行为等规定的具体适用，无须单独在法律上明确”。

综上，新《商标法》第四十八条引入商标使用并将其限定于识别商品来源，同时第五十七条吸纳混淆原则作为使用商标导致侵权的一般要件。涉牌定牌加工过程中的贴标行为不属于商标使用的范畴且不会导致境内消费者产生混淆，不符合新《商标法》要求的商标权侵权构成要件。因此，依据新《商标法》涉外定牌加工并不对同种或类似商品上已经注册的相同或近似商标构成侵权。

参考文献：

[1]沈强.涉外定牌加工中的商标侵权问题——对我国<商标法>第五十二条第（一）项的理解与适用[J].国际商务研究，2009（5）：54.

[2]黄晖，冯超.定牌加工商标侵权问题辨析[J].电子知识产权，2013 （6）：42.

[3]孔祥俊.新修订商标法适用的几个问题（上）[N].人民法院报，2014 - 06 - 18（ 007）.

[4]冯晓青.知识产权法利益平衡理论[M].北京：中国政法大学出版社，2006.endprint