浅谈审查意见中关于公知常识的答复

房岭梅

目前，在专利审查中评价发明申请的创造性时，审查员经常采取“由对比文件结合公知常识可以得出本申请权利要求所请求保护的技术方案”的评价方式来否定专利申请的创造性。然而，现行专利法以及相关审查指南中均没有给出关于公知常识的明确定义，从而导致申请人、代理人以及审查员对创造性评价中“通过对比文件结合公知常识得到本申请所要求保护的权利要求的技术方案是否显而易见”产生争执。

对于如何对涉及公知常识审查意见进行答复，笔者仅就以下几方面进行探讨，供大家参考。

首先需要了解什么是公知常识。关于公知常识，审查指南第二部分第四章创造性部分第3.2.1节中关于判断创造性的三步法中第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见有所提及，即在下述情况中通常认为现有技术中存在上述技术启示：所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书、工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。此外，例如，审查指南第4部分复审与无效请求的审查第4.3节关于证据的认定也有所提及，即对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。从审查指南的记载可总结出，公知常识为本领域中的惯用手段、教科书、工具书（技术词典或技术手册）等中披露的技术问题的技术手段等。公知常识是经过长期科研、生产、使用或者生活积累而成，已经获得了非常广泛的认可，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知。因此，基于这种特性，一旦某个技术特征被认定为公知常识，则必然地通过其获得技术效果默认为公知的，那么以此技术特征为区别特征的技术方案也必然是显而易见的。

了解什么是公知常识之后，应该针对对应于公知常识的区别技术特征进行相应的陈述。

首先，可以根据审查意见中所给出的现有技术，即检索报告中出现的A类文件、X类文件以及Y类文件进行分析阐述。检索报告中出现的这些对比文件和现有技术代表着目前该技术领域先进的或具有代表性的技术（包括目前广为使用或认可的技术方案）。仔细阅读这些对比文件，针对这些对比文件做出相应的分析，从而得出对申请文件有利的结论。

为了得到相应的结论，需要进行以下几点的分析：

第一，需要分析检索报告中的这些文件是否公开有或暗示有审查意见中所针对的区别技术特征，一般情况，如果在审查员所检索到的文件有所记载的话，审查意见中往往会提及，因此，通常这些文件中都没有关于相应区别技术特征的记载。

第二，通过分析来确定这些现有技术所记载的技术方案构思是否大体相同。如果相同，那么这些现有技术文献所记载的技术特征很可能是本技术领域的惯用技术手段，从而可以确认为本领域的公知常识。在此，笔者认为其中一两篇现有技术的技术方案相同不足以说明该技术方案是公知常识，因为公知常识应该是已经获得了非常广泛地认可的技术方案，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知的，而不能仅凭一两篇所公开的专利文献就认定该技术方案是本领域的公知常识。因此，为了明确上述所记载的技术特征是否为本领域的公知常识，有必要对上述现有技术文献中所记载的相同技术特征进一步检索，以最终确定上述现有技术文献所记载的技术特征是否为本技术领域的惯用技术手段。如果确定上述现有技术文献所记载的技术特征是公知常识，那么就可以从正面论述本申请的区别技术特征并不是上面通过分析论证所获得的本领域的公知常识。如果无法明确确定这些现有技术文献所记载的技术特征是本领域的公知常识的话，可以接着进行以下分析。

第三， 如果这些现有技术文献所记载的技术方案或进一步检索到的现有技术文献均不相同或大部分不相同，即无法确定本领域的公知常识，那么可以进一步论述说明本领域中关于相关技术问题有许多不同的技术方案来实现，而目前被认为是本领域公知常识的区别技术特征也是实现上述相关技术问题的一种解决方案，从而以论证的方式证明审查意见中被认为为公知常识的区别技术特征是目前所寻求解决相应技术问题所采用的不同技术方案，从而获得审查意见所认同的区别技术特征不是本领域的公知常识的结论。

其次，应该详细分析针对区别技术特征所要解决的技术问题，判断审查意见中所给出的对比文件是否给出了解决相应技术问题相应记载/公开。如果对比文件与本申请所解决的技术问题不同，那么很显然，本领域技术人员没有动机获得相应的技术方案，即该技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的。

如果对比文件与本申请所要求解决的技术问题相同，那么需要进一步分析对比文件所采用的技术方案与本申请所采用的技术方案。如果两者所采用的技术方案相同，那么就要进一步分析对比文件中相应技术方案所记载的技术效果与本申请中相应技术方案所记载的技术效果。通常申请者在撰写申请文件时往往会把相应发明点所对应的技术效果明确记载在说明书中，因此，对比对比文件与本申请相应技术方案所带来的技术效果可以明确获得对比文件是否给出相关区别技术特征所给出的技术启示。如果对比文件所获得技术效果与本申请完全不同，那么很显然，本领域技术人员不会从对比文件获得相应的技术启示来结合该区别技术特征以获得该申请的技术方案。

因此，在上述论述的过程中，一定要摆明观点，即审查意见中的区别技术特征并非公知常识，而且在对比文件的基础上，本领域技术人员不能获得相应的动机/启示对对比文件进行改进来获得所要保护的技术方案。

此外，根据审查指南的规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。因此，在答复过程中也可以要求审查员对于公知常识予以举证。

以上仅是笔者对于评判创造性时关于公知常识的分析和探讨，希望能够对申请人及专利代理人在答复审查意见过程中有所帮助。